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“涉事企業(yè)可以參照深圳知識產(chǎn)權(quán)保護中心此前發(fā)布的《美國商標(biāo)異議和撤銷制度》《亞馬遜美國站商標(biāo)注冊指引》《跨境電商知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)指南》等研究報告和實務(wù)指引,以獲取更多關(guān)于商標(biāo)注冊和保護的指導(dǎo)信息?!?/strong>
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關(guān)于美國專利商標(biāo)局發(fā)布涉嫌違規(guī)代理商標(biāo)的應(yīng)對指引
近日,深圳知識產(chǎn)權(quán)保護中心(以下簡稱“深圳保護中心”)監(jiān)測到一起涉嫌違規(guī)代理美國商標(biāo)申請事件。
2025年2月24日,美國專利商標(biāo)局(以下簡稱“USPTO”)在其官網(wǎng)發(fā)出了一份補充責(zé)令說明原因令及美國專利商標(biāo)局?jǐn)M重新考慮其注冊決定的通知文件(SUPPLEMENTAL ORDER TO SHOW CAUSE AND NOTICE THAT THE USPTO PROPOSESTO RECONSIDER ITS REGISTRATION DECISIONS),指控了深圳市賣家成長網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(Shenzhen Seller Growth Network Tech. Co., Ltd.)及兩家關(guān)聯(lián)公司(1、Shenzhen Qianhai Bishengdao ;2、Shenzhen Qianhai Be-Victory Network Tech. Co., Ltd.)[ 兩家公司英文名實際為同一主體的不同英文翻譯,現(xiàn)已更名為辰海云(深圳)科技有限公司](以下簡稱“涉事機構(gòu)”)通過偽造簽名、提供虛假律師信息等不正當(dāng)手段規(guī)避正當(dāng)審查程序,違反美國商標(biāo)法。
一、事件基本情況
USPTO通過補充責(zé)令說明原因令告知涉事機構(gòu)及擁有涉事商標(biāo)的企業(yè),在針對該涉事機構(gòu)的行政制裁程序中,計劃撤銷相關(guān)商標(biāo)的注冊狀態(tài)。本次涉事商標(biāo)的申請日橫跨2010年-2023年期間,涉及商標(biāo)數(shù)量41741件。同時,本次補充責(zé)令說明原因令設(shè)定了最后期限(2025年3月26日),要求相關(guān)主體就初步制裁給予書面證據(jù)和答復(fù),否則可能會面臨撤銷程序,涉事商標(biāo)清單詳見附件。
二、應(yīng)對策略
涉事企業(yè)可以根據(jù)附件進行排查,評估風(fēng)險,及時采取措施,以免影響正常經(jīng)營和商標(biāo)布局,可以重新委托合格的代理機構(gòu)提交申請,但須嚴(yán)格合規(guī),避免提供不真實的信息??梢詫ι虡?biāo)重新進行設(shè)計,如果重新提交的商標(biāo)申請與涉事商標(biāo)一致的,USPTO對此類申請可能會提高審核標(biāo)準(zhǔn)、延長審核周期。
此外,涉事企業(yè)可以參照深圳保護中心此前發(fā)布的《美國商標(biāo)異議和撤銷制度》《亞馬遜美國站商標(biāo)注冊指引》《跨境電商知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)指南》等研究報告和實務(wù)指引,以獲取更多關(guān)于商標(biāo)注冊和保護的指導(dǎo)信息。
三、在美商標(biāo)申請的建議
美國商標(biāo)申請與中國存在一定差異,商標(biāo)申請人在申請美國商標(biāo)時,應(yīng)當(dāng)注意以下幾點:
一是謹(jǐn)慎甄選代理機構(gòu),建議企業(yè)委托正規(guī)專業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)代理機構(gòu)進行海外商標(biāo)申請,或直接委托美國律師進行遞交,無論直接委托或間接委托,都可通過美國官方網(wǎng)站檢索查詢,核實美國代理律師的真實身份,防止注冊不合規(guī)導(dǎo)致美國商標(biāo)被撤銷的風(fēng)險。美國商標(biāo)申請的費用一般包括官費、美國律師費及機構(gòu)服務(wù)費,企業(yè)切忌因為低價而盲目選擇代理機構(gòu)。
二是合理選擇申請種類,美國商標(biāo)分類較中國更為細(xì)致,申請人應(yīng)審慎選擇商品和服務(wù)類別。在注冊過程和后期維護中,均涉及使用證據(jù)的提交,如果企業(yè)前期選擇的類別過多,未能在期限內(nèi)提供使用證據(jù),相關(guān)類別的商標(biāo)將會面臨被撤銷的風(fēng)險,由此產(chǎn)生不必要的布局成本。因此企業(yè)應(yīng)該依據(jù)自身業(yè)務(wù)開展計劃合理選擇商標(biāo)申請的類別。
三是確保使用證據(jù)合規(guī),根據(jù)美國專利商標(biāo)局的規(guī)定,在商標(biāo)授權(quán)后的5-6年以及10年續(xù)展之時,應(yīng)提交使用證據(jù)。建議企業(yè)保留所有產(chǎn)品的真實使用證據(jù),并確保擬提交的商標(biāo)必須是實際使用或意向使用的商標(biāo),不能基于省錢、求快等目的制造虛假的使用證據(jù),否則將構(gòu)成虛假申請,增加商標(biāo)的駁回或撤銷風(fēng)險。
企業(yè)如若遇到上述相關(guān)問題,建議了解并核實相關(guān)情況。若在此過程中需要進一步的應(yīng)對指引或有任何疑問,可隨時與深圳保護中心取得聯(lián)系。
聯(lián)系人:金女士、馮女士。
聯(lián)系電話:0755-86968273
聯(lián)系郵箱:hwwq@mail.amr.sz.gov.cn
深圳知識產(chǎn)權(quán)保護中心
2025年2月28日
延伸閱讀:
美國當(dāng)?shù)貢r間2025年2月24日,美國專利商標(biāo)局(USPTO)發(fā)布一份長達(dá)531頁的“補充說明理由令及美國專利商標(biāo)局?jǐn)M重新考慮其注冊決定的通知文件”引發(fā)關(guān)注,該命令涉及3家深圳知識產(chǎn)權(quán)代理公司。
命令顯示,由這3家深圳知識產(chǎn)權(quán)代理機構(gòu)代理申請的商標(biāo)存在申請人和代理人的虛假陳述、偽造美國律師簽名、商標(biāo)申請在提交前未由指定簽署人審查等涉嫌違反相關(guān)管理法規(guī)的行為,其注冊的41825個美國商標(biāo)將面臨USPTO的重新審查和撤銷。
USPTO指出,美國專利商標(biāo)局初步認(rèn)定在2022年和2023年的 “原因顯示令 ”中涉及的商標(biāo)申請的申請人/注冊人和美國執(zhí)業(yè)律師在涉案商標(biāo)注冊申請書上的簽名是偽造的,申請書在提交前未經(jīng)簽名人審查。此外,被投訴人故意隱瞞其參與商標(biāo)程序的情況,向美國專利商標(biāo)局提供虛假信息,欺騙美國專利商標(biāo)局使其相信申請和其他提交材料是正當(dāng)?shù)摹?/p>
因此,美國專利商標(biāo)局將行使其固有權(quán)力,重新考慮其注冊決定,將涉及撤銷的商標(biāo)追加約4.2萬個,并重新啟動相關(guān)程序。
USPTO指出,如對美國專利商標(biāo)局重新考慮其上述注冊決定,或?qū)γ绹鴮@虡?biāo)局在重啟的程序中實施 “顯示原因命令”中建議的終止處罰有異議,須在美國東部時間2025年3月26日晚上11:59之前做出答復(fù)。
2021年6月,美國專利商標(biāo)局(USPTO)就曾向中國深圳一知識產(chǎn)權(quán)公司的代表人發(fā)出“ORDER TO SHOW CAUSE”。USPTO認(rèn)為該深圳知識產(chǎn)權(quán)有限公司及其員工、代理人、關(guān)聯(lián)公司或管理人員未經(jīng)授權(quán)從事商標(biāo)事務(wù),并且在其商標(biāo)代理中提供虛假第三方簽名。
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來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
編輯:IPRdaily辛夷 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:深圳知識產(chǎn)權(quán)保護中心發(fā)布:關(guān)于美國專利商標(biāo)局發(fā)布涉嫌違規(guī)代理商標(biāo)的應(yīng)對指引(點擊標(biāo)題查看原文)
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