在美國專利申請(qǐng)過程中如何更好履行IDS義務(wù)｜企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局（五十）

#本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表IPRdaily立場(chǎng)#

“本文旨在解析美國專利申請(qǐng)?bào)w系中的信息披露聲明制度，幫助申請(qǐng)人全面理解此次調(diào)整，確保美國專利申請(qǐng)的順利推進(jìn)。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李健 中國貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

隨著科技創(chuàng)新的日新月異，企業(yè)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的重視程度不斷提升，全球范圍內(nèi)的創(chuàng)新主體紛紛加強(qiáng)專利申請(qǐng)布局，而海外專利布局已成為國內(nèi)申請(qǐng)人知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃的關(guān)鍵一環(huán)。在眾多國內(nèi)申請(qǐng)人選擇的海外專利布局國家中，美國赫然位居前列。美國專利申請(qǐng)?bào)w系中的信息披露聲明（Information Disclosure Statement, 簡(jiǎn)稱IDS）制度，作為一項(xiàng)獨(dú)特且至關(guān)重要的環(huán)節(jié)，引起了申請(qǐng)人的廣泛關(guān)注。鑒于美國專利商標(biāo)局最新發(fā)布的通知，自2025年1月19日起，信息披露聲明（IDS）的提交將采用全新的收費(fèi)模式。本文旨在解析這一新規(guī)，幫助申請(qǐng)人全面理解此次調(diào)整，確保美國專利申請(qǐng)的順利推進(jìn)。

一、履行信息披露聲明（IDS）義務(wù)的重要性

專利申請(qǐng)的本質(zhì)與公共利益密切相關(guān)。為了更好地維護(hù)公共利益并確保最有效的專利審查，《美國專利法實(shí)施條例》第37 CFR§1.56規(guī)定，與專利申請(qǐng)的遞交和審查相關(guān)的每個(gè)人都負(fù)有向美國專利商標(biāo)局提供其已知的、與該專利申請(qǐng)的可專利性實(shí)質(zhì)相關(guān)的所有信息的義務(wù)，即遞交信息披露聲明（IDS）的義務(wù)。

履行信息披露聲明（IDS）義務(wù)對(duì)于保護(hù)專利權(quán)益至關(guān)重要。如果申請(qǐng)人在申請(qǐng)過程中對(duì)專利局或企圖對(duì)專利局有欺騙行為，故意違反信息披露義務(wù)，則不授予專利。

二、當(dāng)前實(shí)踐與規(guī)則更新

在實(shí)際準(zhǔn)備遞交信息披露聲明（IDS）的過程中，所需提交的對(duì)比文件大多源自具有相同優(yōu)先權(quán)的同族申請(qǐng)?jiān)谧珜懞蛯彶檫^程中產(chǎn)生的現(xiàn)有技術(shù)，例如，美國以外的其他國家和地區(qū)的同族申請(qǐng)?jiān)趯彶檫^程中引用的對(duì)比文件，申請(qǐng)人提交給專利局的對(duì)比文件，以及在申請(qǐng)文件（如背景技術(shù)）中提到的對(duì)比文件[1]。

截至目前，美國專利商標(biāo)局對(duì)于提交信息披露聲明（IDS）的收費(fèi)政策保持不變，即，在規(guī)定的期限內(nèi)提交新獲知的現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)則無需繳納官費(fèi)，與對(duì)比文件數(shù)量無關(guān)。故，依據(jù)當(dāng)前實(shí)踐，大多數(shù)申請(qǐng)人傾向于提交所有已知的現(xiàn)有技術(shù)文件，力求詳盡無遺。然而，美國專利商標(biāo)局在今年年末發(fā)布的公報(bào)中表示，實(shí)際上，這些IDS文件中包含了許多與本專利相關(guān)度較低或是重復(fù)的內(nèi)容。鑒于大量涌入的IDS文件給審查員的工作帶來了沉重的負(fù)擔(dān)，美國專利商標(biāo)局決定自2025年1月19日起，將在原有的規(guī)則上，根據(jù)申請(qǐng)人提交的對(duì)比文件數(shù)量實(shí)施分級(jí)收費(fèi)制度[2]。

根據(jù)美國專利商標(biāo)局公布的數(shù)據(jù)，約87%的專利申請(qǐng)中所包含的對(duì)比文件數(shù)量不超過50項(xiàng)。在剩余13%的專利申請(qǐng)中，大約有5%的專利申請(qǐng)含有51至100項(xiàng)對(duì)比文件，4%的專利申請(qǐng)則包含101至200項(xiàng)對(duì)比文件，而僅有4%的申請(qǐng)，其對(duì)比文件數(shù)量龐大，超過了200項(xiàng)[2]。

由此可見，在實(shí)際申請(qǐng)過程中，大部分專利申請(qǐng)能將對(duì)比文件數(shù)量控制在50項(xiàng)以內(nèi)。但仍有部分申請(qǐng)因技術(shù)領(lǐng)域復(fù)雜、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、同族申請(qǐng)眾多等原因，而產(chǎn)生大量對(duì)比文件。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，越來越多的專利申請(qǐng)涉及多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的交叉融合。例如，信息技術(shù)、生物技術(shù)、材料科學(xué)等領(lǐng)域的交叉融合已逐漸成為常態(tài)。在審查這類專利申請(qǐng)時(shí)，審查員可能需要同時(shí)引用多個(gè)不同領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)，以全面評(píng)估其創(chuàng)新性和實(shí)用性。

三、應(yīng)對(duì)策略

面對(duì)這一新變化，如出于控制費(fèi)用的目的，申請(qǐng)人則需審慎評(píng)估當(dāng)前已知的現(xiàn)有技術(shù)文件是否有必要提交IDS。

1.母案中的對(duì)比文件無需重復(fù)遞交

當(dāng)前，有許多申請(qǐng)人選擇在美國專利申請(qǐng)母案授權(quán)后再繼續(xù)遞交美國分續(xù)案。秉著應(yīng)交盡交的原則，這些申請(qǐng)人還會(huì)選擇將母案遞交過的IDS以及美國審查員在審查意見中提到的對(duì)比文件，再次向美國專利商標(biāo)局進(jìn)行遞交。

此次公報(bào)中，美國專利商標(biāo)局就此特意強(qiáng)調(diào)，針對(duì)分續(xù)案，申請(qǐng)人無需再將母案中已被考慮的IDS文件重復(fù)遞交。母案中已遞交過的對(duì)比文件與美國審查員在審查意見中引用的對(duì)比文件在分續(xù)案中都會(huì)自動(dòng)被審查員考慮，且不會(huì)被計(jì)算在分續(xù)案遞交的IDS文件數(shù)量中。這一利好消息將大大減輕美國分續(xù)案的信息披露聲明（IDS）工作。

2.排查對(duì)比文件同族

在專利的全球布局策略中，許多申請(qǐng)人會(huì)針對(duì)同一發(fā)明或創(chuàng)新方案，進(jìn)入不同的國家或地區(qū)。因此，各個(gè)國家或地區(qū)審查員引用的對(duì)比文件，往往可能源自基于同一發(fā)明構(gòu)思的同族專利申請(qǐng)。本著應(yīng)交盡交的原則，多數(shù)申請(qǐng)人通常不會(huì)考慮新引用的對(duì)比文件之前是否已經(jīng)交過其同族專利。然而，隨著新規(guī)則的出臺(tái)，適當(dāng)?shù)呐挪楣ぷ骺蔀樯暾?qǐng)人節(jié)省一定的費(fèi)用。

以一件PCT國際專利申請(qǐng)為例，該申請(qǐng)同時(shí)進(jìn)入了美國、韓國和日本。在韓國的首次審查意見中，審查員引用了對(duì)比文件A，代理機(jī)構(gòu)據(jù)此就同族美國專利申請(qǐng)?zhí)峤涣薎DS請(qǐng)求。隨后，在日本收到的審查意見中，審查員又引用了對(duì)比文件B。經(jīng)核查，對(duì)比文件B與對(duì)比文件A實(shí)為同族申請(qǐng)，兩者涉及的創(chuàng)新方案高度相似。在此情況下，申請(qǐng)人可選擇不再重復(fù)提交對(duì)比文件B。

從上述事例中可以看出，在專利申請(qǐng)過程中，可能會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)新引用的現(xiàn)有技術(shù)與先前提交對(duì)比文件為同族的情況，及時(shí)進(jìn)行排查此類情況減少重復(fù)遞交，可以有效地控制信息披露聲明（IDS）可能產(chǎn)生的費(fèi)用。

3.按對(duì)比文件類別進(jìn)行判斷

在部分國家或地區(qū)專利局發(fā)出的檢索報(bào)告或?qū)＠麑彶橐庖姷戎?，審查員會(huì)對(duì)所引用的現(xiàn)有技術(shù)文件會(huì)進(jìn)行分類處理。

具體而言，對(duì)比文件通常被劃分為X、Y、A、PX等幾個(gè)類別。例如，X類文件單獨(dú)即可影響權(quán)利要求的新穎性或創(chuàng)造性；Y類文件則需與其他Y類文件組合后，才能對(duì)權(quán)利要求的創(chuàng)造性產(chǎn)生影響；A類文件為背景技術(shù)文件，主要反映權(quán)利要求的部分技術(shù)特征或相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)；而PX類文件則特指該申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)文件本身。

當(dāng)面臨遞交的對(duì)比文件數(shù)量即將達(dá)到需支付額外費(fèi)用的臨界點(diǎn)時(shí)，出于對(duì)費(fèi)用的考慮，申請(qǐng)人可以以此為參考，在與代理律師充分評(píng)估后，基于實(shí)際情況，選擇優(yōu)先遞交會(huì)對(duì)權(quán)利要求的創(chuàng)造性產(chǎn)生較大影響對(duì)比文件。

四、結(jié)語

隨著2025年IDS新規(guī)的即將實(shí)施，申請(qǐng)人需清楚盲目地遞交全部現(xiàn)有技術(shù)文件已不再是最佳的選擇，通過審慎評(píng)估現(xiàn)有技術(shù)文件的相關(guān)性、合理利用審查員的分類標(biāo)準(zhǔn)、有效排查同族對(duì)比文件以及放棄在分續(xù)案中重復(fù)遞交母案中的對(duì)比文件，可以確保申請(qǐng)人在充分履行信息披露聲明（IDS）義務(wù)的同時(shí)，有效地節(jié)省成本，提高流程效率。

總之，美國專利申請(qǐng)中的信息披露聲明（IDS）流程雖復(fù)雜，但只要我們緊跟規(guī)則變化，深入理解其實(shí)質(zhì)要求，采取科學(xué)合理的應(yīng)對(duì)策略，便能夠順利跨越這一障礙，為專利的成功申請(qǐng)與未來的法律保護(hù)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。希望本文能夠?yàn)槟诿绹鴮＠暾?qǐng)中的IDS流程操作提供有益的參考和幫助。

注釋：
[1]https://www.ecfr.gov/current/title-37/chapter-I/subchapter-A/part-1/subpart-B/subject-group-ECFRd0f79bc8d99d445/section-1.56.
[2] https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-11-20/pdf/2024-26821.pdf.

相關(guān)閱讀：

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（一）│ 英國商標(biāo)注冊(cè)制度詳解

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（二）│ 印度商標(biāo)維權(quán)路徑探析

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（三）│ 印度專利申請(qǐng)加快審查途徑介紹

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（四）│ 美國專利申請(qǐng)加快審查簡(jiǎn)介

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（五）│ 歐洲單一專利和統(tǒng)一專利法院制度介紹（上）

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（六）| 南非商標(biāo)保護(hù)的主要路徑（上）

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（六）│ 南非商標(biāo)保護(hù)的主要路徑（下）

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（七）│ 巴西專利申請(qǐng)的加速審查介紹

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（八）│ 淺談?dòng)《葘＠职干暾?qǐng)實(shí)務(wù)

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（九）│ 非洲知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織專利制度特色

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（十）│ 新加坡：通過主張商標(biāo)假冒侵權(quán)對(duì)在先商標(biāo)權(quán)進(jìn)行保護(hù)

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（十一）│ 印度尼西亞著作權(quán)保護(hù)情況概述

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（十二）│ 緬甸商標(biāo)保護(hù)制度及近況

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（十三）│ 土耳其專利申請(qǐng)途徑及現(xiàn)狀

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（十四）│ 印度與中國發(fā)明專利申請(qǐng)制度的異同

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（十五）│ 印度尼西亞簡(jiǎn)易專利制度

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（十六）│ 越南最新知識(shí)產(chǎn)權(quán)法關(guān)于商標(biāo)制度的修改

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（十七）│ 印度尼西亞發(fā)明專利制度

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（十八）│ 歐洲單一專利和統(tǒng)一專利法院制度介紹（下）

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（十九）│ 老撾人民民主共和國知識(shí)產(chǎn)權(quán)立法綜述

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（二十）│ 阿聯(lián)酋專利制度制度概況及特點(diǎn)

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（二十一）│ 加拿大商標(biāo)注冊(cè)和侵權(quán)救濟(jì)淺議

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（二十二）│ 淺談俄羅斯對(duì)商標(biāo)的保護(hù)

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（二十三）│ 越南知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法制度研究（上）

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（二十三）│ 越南商標(biāo)制度介紹之申請(qǐng)注冊(cè)篇

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（二十三）│ 越南商標(biāo)制度介紹之異議無效篇

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（二十三）│ 越南商標(biāo)制度介紹之侵權(quán)維權(quán)篇

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（二十三）│ 越南著作權(quán)保護(hù)情況概述

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（二十四）│ 印度尼西亞商標(biāo)制度介紹之注冊(cè)申請(qǐng)篇

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（二十四）│ 印度尼西亞商標(biāo)制度介紹之侵權(quán)維權(quán)篇

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（二十四）│ 印度尼西亞商標(biāo)授權(quán)確權(quán)制度簡(jiǎn)介

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（二十五）│英國專利制度簡(jiǎn)介

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（二十六）│ 韓國專利申請(qǐng)和審查程序介紹
企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（二十七）│ 歐洲專利制度簡(jiǎn)介

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（二十八）│ 歐盟商標(biāo)撤銷和無效程序簡(jiǎn)述

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（二十九）│ 法國專利制度概述

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（三十）│ 俄羅斯專利制度概況及特點(diǎn)

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（三十一）│ 新加坡專利申請(qǐng)異議和專利復(fù)審及撤銷程序介紹

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局（三十二）│ 李早陽：日本局部外觀制度介紹——申請(qǐng)篇

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局（三十三）│ 崔錫強(qiáng)：意大利專利申請(qǐng)和審查程序介紹

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局（三十四）│ 曲虹：法國商標(biāo)保護(hù)的主要路徑

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局（三十五）│ 柳冀：墨西哥專利制度介紹

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局（三十六）｜郭姍姍：墨西哥商標(biāo)申請(qǐng)及保護(hù)簡(jiǎn)介

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局（三十七）｜張立國：德國專利和實(shí)用新型制度概述

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局（三十八）｜丁苗：新加坡商標(biāo)法簡(jiǎn)介

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局（三十九）｜杜仙：印度尼西亞展會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局（四十）｜王福萍：日本商標(biāo)法修改要點(diǎn)介紹

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局（四十一）｜鄒丹：新加坡知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對(duì)方式概覽

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局（四十二）｜唐婉：日韓引入商標(biāo)共存同意制度

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局（四十三）｜魏曉萍 宋芮：緬甸商標(biāo)異議制度簡(jiǎn)介

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局（四十四）｜美國專利保護(hù)制度介紹

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局（四十五）｜美國專利審查實(shí)踐中現(xiàn)有技術(shù)文件的核查

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局（四十六）｜羅馬尼亞專利維權(quán)簡(jiǎn)介

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局（四十七）｜巴基斯坦商標(biāo)侵權(quán)糾紛應(yīng)對(duì)策略

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局（四十八）｜美國商標(biāo)使用證據(jù)相關(guān)規(guī)定解讀

企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局（四十九）｜美國商標(biāo)法簡(jiǎn)介及注冊(cè)商標(biāo)時(shí)的隱患防范

（原標(biāo)題：在美國專利申請(qǐng)過程中如何更好履行IDS義務(wù)）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李健 中國貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙甄          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：在美國專利申請(qǐng)過程中如何更好履行IDS義務(wù)｜企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局（五十）（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily是全球領(lǐng)先的知識(shí)產(chǎn)權(quán)綜合信息服務(wù)提供商，致力于連接全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個(gè)國家和地區(qū)的高科技公司及成長(zhǎng)型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識(shí)產(chǎn)權(quán)負(fù)責(zé)人，還有來自政府、律師及代理事務(wù)所、研發(fā)或服務(wù)機(jī)構(gòu)的全球近100萬用戶（國內(nèi)70余萬+海外近30萬），2019年全年全網(wǎng)頁面瀏覽量已經(jīng)突破過億次傳播。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場(chǎng)，如若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處：“http://globalwellnesspartner.com”