【以案說法】商標(biāo)共存與商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定

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作者：周家亮  安徽省天長(zhǎng)市人民法院

【內(nèi)容提要】　從最高人民法院對(duì)拉科斯特公司訴鱷魚國(guó)際公司商標(biāo)侵權(quán)案作出的判決可以看出,在我國(guó)商標(biāo)侵權(quán)行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為混淆,在混淆的認(rèn)定上商標(biāo)近似雖然具有舉足輕重的地位,但訴爭(zhēng)商標(biāo)的形成歷史和發(fā)展歷程、被訴標(biāo)識(shí)的使用環(huán)境和狀態(tài)、被告的主觀意圖、訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上的共存和使用情況等也是需要考慮的因素。最高人民法院根據(jù)個(gè)案的特點(diǎn),靈活、綜合地判定混淆,這對(duì)于公平合理地認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)行為具有重要意義。該案對(duì)我國(guó)商標(biāo)法引入混淆理論和有限度地承認(rèn)商標(biāo)共存協(xié)議亦有所啟示。

【關(guān)鍵詞】商標(biāo)共存 商標(biāo)侵權(quán) 混淆可能性

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展使得各市場(chǎng)主體對(duì)商標(biāo)權(quán)的爭(zhēng)奪日趨激烈，而各級(jí)法院每年審理的商標(biāo)侵權(quán)案件的數(shù)量也愈來愈多。但是，由于商標(biāo)權(quán)認(rèn)定方面的知識(shí)較為專業(yè)，使得許多案件在中級(jí)人民法院的審理并不能令人滿意，對(duì)于這一情況，最高人民法院也先后出臺(tái)了一系列司法解釋，同時(shí)對(duì)于某些典型案件，例如“鱷魚”案，經(jīng)過最高人民法院審理才得以終結(jié)。在現(xiàn)實(shí)中，案件的復(fù)雜性以及相關(guān)法律的不完善使得很多法院在案件審理中難以認(rèn)定商標(biāo)共存和商標(biāo)侵權(quán)，對(duì)于這一問題，筆者作以下梳理。

首先應(yīng)當(dāng)明確的是，何為商標(biāo)共存？WTO給出的定義是：不同的市場(chǎng)主體使用相同或近似的商標(biāo)從事商品銷售或服務(wù)而不必然影響各自商業(yè)活動(dòng)的情形。從這一定義看，WTO對(duì)于商標(biāo)共存的界定是以不同于其他商業(yè)主體的商場(chǎng)消費(fèi)群體作為標(biāo)準(zhǔn)[1]。筆者以為,此種界定的外延過于寬泛。商標(biāo)共存作為一種客觀事實(shí),可以包容所有的相同或近似商標(biāo)同時(shí)存在的情形,無論是合法商標(biāo)之間的共存,還是非法商標(biāo)之間的共存。但是作為構(gòu)建商標(biāo)法律制度的基本概念,商標(biāo)共存不應(yīng)包括違法商標(biāo)的共存。即市場(chǎng)主體應(yīng)當(dāng)符合合法性，不合法的主體因自身存在的違法性和對(duì)市場(chǎng)秩序產(chǎn)生的不良影響是應(yīng)當(dāng)被阻隔在市場(chǎng)之外的。對(duì)于商標(biāo)侵權(quán)這一行為，商標(biāo)侵權(quán)是指：行為人未經(jīng)商標(biāo)權(quán)人許可，在相同或類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)，或者其他干涉、妨礙商標(biāo)權(quán)人使用其注冊(cè)商標(biāo)，損害商標(biāo)權(quán)人合法權(quán)益的其他行為。侵權(quán)人通常需承擔(dān)停止侵權(quán)的責(zé)任，明知或應(yīng)知是侵權(quán)的行為人還要承擔(dān)賠償?shù)呢?zé)任。情節(jié)嚴(yán)重的，還要承擔(dān)刑事責(zé)任。有學(xué)者認(rèn)為，侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為又稱商標(biāo)侵權(quán)行為，是指一切損害他人注冊(cè)商標(biāo)權(quán)益的行為。判斷一個(gè)行為是否構(gòu)成侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，主要看是否具備四個(gè)要件：一是損害事實(shí)的客觀存在；二是行為的違法性；三是損害事實(shí)是違法行為造成的；四是行為的故意或過失。上述四個(gè)要件同時(shí)具備時(shí)，即構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為。 我國(guó)《商標(biāo)法》第五十二條： 有下列行為之一的，均屬侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)：（一）未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的；（二）銷售侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品的；（三）偽造、擅自制造他人注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)或者銷售偽造、擅自制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的；（四）未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人同意，更換其注冊(cè)商標(biāo)并將該更換商標(biāo)的商品又投入市場(chǎng)的；（五）給他人的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的。就第一款而言，這一款中的“使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)”使得許多商標(biāo)注冊(cè)人認(rèn)為，在發(fā)現(xiàn)其他商品的名稱、包裝或者圖案與自己所有的商標(biāo)構(gòu)成近似時(shí)就可以向法院起訴并要求對(duì)方承擔(dān)法律責(zé)任的錯(cuò)誤想法。那么，如何認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)和商標(biāo)共存呢？

原告（法國(guó)）拉科斯特股份有限公司（LACOSTE）（簡(jiǎn)稱“拉科斯特公司”）創(chuàng)辦于1933年，同年在法國(guó)注冊(cè)“鱷魚圖形”商標(biāo)，其產(chǎn)品主要在歐洲銷售。1980年，拉科斯特公司在我國(guó)大陸地區(qū)注冊(cè)了“鱷魚圖形”商標(biāo)，隨后其產(chǎn)品正式進(jìn)入我國(guó)。三個(gè)商標(biāo)均為拉科斯特公司在中國(guó)的注冊(cè)商標(biāo)，也是本案中原告起訴被告的權(quán)利依據(jù)。被告（新加坡）鱷魚國(guó)際機(jī)構(gòu)私人有限公司（簡(jiǎn)稱“鱷魚國(guó)際公司”）于1949年在新加坡申請(qǐng)注冊(cè)了“crocodile+鱷魚圖形”商標(biāo)，其產(chǎn)品于1994年進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)。由于原被告的商標(biāo)均含有近似的鱷魚圖形，雙方曾在多個(gè)國(guó)家和地區(qū)多次發(fā)生糾紛。1973年雙方在日本大阪高等法院達(dá)成同意對(duì)方近似商標(biāo)注冊(cè)的和解協(xié)議。1983年6月17日，雙方又簽訂商標(biāo)共存協(xié)議，意圖在于使雙方的商標(biāo)在我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、文萊共存不致混淆。

在我國(guó)大陸地區(qū)，先商標(biāo)權(quán)人拉科斯特公司曾多次就鱷魚國(guó)際公司的商標(biāo)注冊(cè)提出異議和撤銷申請(qǐng)，2007年12月14日北京市高級(jí)人民法院作出行政終審判決，對(duì)鱷魚國(guó)際公司申請(qǐng)的“CARTELO及圖”商標(biāo)（即圖5所示標(biāo)識(shí)）予以核準(zhǔn)注冊(cè)。但早在2000年5月11日，拉科斯特公司就向北京市高院提起商標(biāo)侵權(quán)民事訴訟，稱其就“鱷魚圖形”商標(biāo)享有專用權(quán)，鱷魚國(guó)際公司在中國(guó)的多家店面招牌上印有鱷魚圖形，銷售標(biāo)有“鱷魚圖形”商標(biāo)的服裝產(chǎn)品，被告使用的“鱷魚圖形”商標(biāo)與其公司的“鱷魚圖形”注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成相同商品上的近似商標(biāo)，侵犯了其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，其要求被告停止侵害、賠償損失、消除影響。一審法院判決時(shí)，北京市高院認(rèn)為：北京市高級(jí)人民法院（2007）高行終字第178、277號(hào)行政判決書已確認(rèn)，被告的“CARTELO及圖”商標(biāo)與原告的“鱷魚圖形”、“鱷魚圖形+LACOSTE”商標(biāo)之間不會(huì)產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)，本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品在實(shí)際銷售時(shí)其外包裝及產(chǎn)品吊牌上均使用的“CARTELO及圖”商標(biāo)，與拉科斯特公司主張權(quán)利的注冊(cè)商標(biāo)不會(huì)造成消費(fèi)者的混淆和誤認(rèn)，未侵犯拉科斯特公司的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。對(duì)于鱷魚國(guó)際公司在被訴侵權(quán)產(chǎn)品上單獨(dú)使用“鱷魚圖形”的行為，根據(jù)整體比對(duì)、綜合判斷的原則，拉科斯特公司與鱷魚國(guó)際公司的系列商標(biāo)標(biāo)識(shí)作為整體，二者之間已經(jīng)形成了顯著性的區(qū)別特征，亦不侵犯拉科斯特公司的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。綜上，一審法院2008年12月判決駁回拉科斯特公司的訴訟請(qǐng)求[2]。二審法院判決時(shí)，最高人民法院認(rèn)為，就本案訴爭(zhēng)商標(biāo)具體情況而言，在認(rèn)定其是否近似時(shí)，僅僅比對(duì)標(biāo)識(shí)本身的近似性是不夠的，還必須綜合考量鱷魚國(guó)際公司的主觀意圖、雙方共存和使用的歷史與現(xiàn)狀等因素，結(jié)合相關(guān)市場(chǎng)實(shí)際，進(jìn)行公平合理的判斷。

首先，鱷魚國(guó)際公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后主要是對(duì)其已有商標(biāo)的沿用，且在實(shí)際使用中也有意區(qū)分訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)，其主觀上并無利用拉科斯特公司的品牌聲譽(yù)，造成消費(fèi)者混淆、誤認(rèn)之故意。其次，從相關(guān)國(guó)際市場(chǎng)看，雙方訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)在亞洲部分國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)長(zhǎng)期形成共存和使用的國(guó)際市場(chǎng)格局。再次，從訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)在中國(guó)市場(chǎng)的共存和使用情況看，兩者在中國(guó)市場(chǎng)內(nèi)已擁有各自的相關(guān)公眾，在市場(chǎng)上均已形成客觀的劃分，已成為可區(qū)別的標(biāo)識(shí)。綜合考慮以上因素，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為被訴標(biāo)識(shí)與拉科斯特公司的注冊(cè)商標(biāo)相比雖有近似之處，但相關(guān)公眾已在客觀上將兩公司訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)區(qū)別開來，其共存不足以使相關(guān)公眾對(duì)其商品的來源產(chǎn)生混淆，不足以對(duì)拉科斯特公司的注冊(cè)商標(biāo)造成損害。在本案判決中，最高人民法院反復(fù)強(qiáng)調(diào)，商標(biāo)構(gòu)成要素上的近似并不必然造成混淆，應(yīng)根據(jù)案情綜合各種因素認(rèn)定是否構(gòu)成混淆。最高人民法院將混淆作為商標(biāo)侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)的觀點(diǎn)躍然紙上。

我國(guó)商標(biāo)卻僅僅規(guī)定商品相同或類似加商標(biāo)相同或近似即構(gòu)成侵權(quán)。《商標(biāo)糾紛解釋》引入了混淆的要求，在一定程度上彌補(bǔ)了商標(biāo)法的不足，但問題仍然存在：首先，混淆與近似的邏輯關(guān)系倒置。在商標(biāo)法理論上，混淆是認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)行為的根本標(biāo)準(zhǔn)，商標(biāo)近似是認(rèn)定混淆的重要因素；而《商標(biāo)糾紛解釋》卻將混淆作為認(rèn)定商標(biāo)近似的因素。其次，商標(biāo)侵權(quán)判定混亂。依據(jù)現(xiàn)行商標(biāo)法，商標(biāo)侵權(quán)行為的認(rèn)定必須在商品類別和商標(biāo)兩個(gè)層面進(jìn)行認(rèn)定，《商標(biāo)糾紛解釋》進(jìn)而要求在這兩個(gè)層面都必須考慮混淆，即商品的類似是指混淆性類似，商標(biāo)的近似是指混淆性近似。由此，我國(guó)商標(biāo)侵權(quán)判定出現(xiàn)兩個(gè)混淆，這兩個(gè)混淆之間的聯(lián)系和區(qū)別何在？這兩個(gè)混淆在認(rèn)定上有何不同？這都是難以回答的問題。實(shí)際上，商標(biāo)侵權(quán)行為僅僅要求一個(gè)混淆，即商品來源或聯(lián)系上的混淆。《商標(biāo)糾紛解釋》中規(guī)定的商標(biāo)近似性混淆已經(jīng)滿足了認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)的所有要求，這也是為何本案中一、二審法院均只字未提原被告商標(biāo)類別的原因所在。再次，將近似解釋為混淆性近似容易導(dǎo)致法律理解上的失誤。按照我國(guó)現(xiàn)行的商標(biāo)法及商標(biāo)法解釋，有兩種意義上的“近似”，一是商標(biāo)構(gòu)成要素的近似，二是混淆性近似。在漢語中，近似的含義本就為前者。這就造成在一些審判中，法院將認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)所要求的混淆性近似誤認(rèn)為僅僅是商標(biāo)構(gòu)成要素上的近似。因此，在我國(guó)《商標(biāo)法》修訂時(shí)應(yīng)明確將混淆作為商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定的根本標(biāo)準(zhǔn)，將商品類別的相同和近似、商標(biāo)的相同或近似作為認(rèn)定混淆的基本要素。那么，什么是商標(biāo)侵權(quán)與商標(biāo)共存的判定標(biāo)準(zhǔn)？

筆者認(rèn)為，WTO關(guān)于商標(biāo)共存的定義提供了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：不影響各自商業(yè)活動(dòng)。從這一標(biāo)準(zhǔn)引申出的是，在商品經(jīng)濟(jì)中，雙方當(dāng)事人即使商標(biāo)可能相似，但只要未給對(duì)方的消費(fèi)群體造成誤認(rèn)，從而影響對(duì)方的商業(yè)活動(dòng)，對(duì)于這種近似的商標(biāo)，法律是允許其存在的。比如“阿迪王”與“阿迪達(dá)斯”，這兩種商標(biāo)雖然在英文拼寫有相似之處，但由于兩者的受眾不同且不會(huì)使消費(fèi)者造成誤認(rèn)。因此，“阿迪王”被允許存在并銷售。但需要指出的是，WTO提出的這一比準(zhǔn)過于寬泛，并不明確且造成無法實(shí)際操作，這樣就有必要進(jìn)一步對(duì)此加以細(xì)化[3]。從不影響各自商業(yè)活動(dòng)這一根本理念出發(fā)，可以分析出一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來區(qū)分商標(biāo)共存和商標(biāo)侵權(quán)—混淆可能性。商標(biāo)所有人之所以著力創(chuàng)造出商標(biāo)并獲得商標(biāo)權(quán)，就在于所創(chuàng)造的商標(biāo)存在與其他已存商標(biāo)的可辨別的區(qū)分性和新穎性。這一區(qū)分促使許多商標(biāo)權(quán)著力打造自己的品牌從而獲得更豐厚的利益，而法律也通過規(guī)定來防止有些近似商標(biāo)搭便車的情況。

筆者認(rèn)為，混淆可能性的判別方式主要包括以下幾點(diǎn)：1、公眾實(shí)際感受性，應(yīng)當(dāng)結(jié)合相關(guān)公眾實(shí)際感受商標(biāo)的方式以及商標(biāo)使用的具體情況以及其對(duì)相關(guān)公眾的影響進(jìn)行比較。在實(shí)際操作中，如果其他近似商標(biāo)足以造成普通民眾的誤認(rèn)，那么該商標(biāo)即構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，例如在某些案件中，有些廠商將大白兔寫成大白太，這顯然會(huì)使普通消費(fèi)者在不仔細(xì)辨認(rèn)的情況下造成錯(cuò)誤購(gòu)買。2、商標(biāo)整體印象。商標(biāo)產(chǎn)生的整體印象一般具有決定意義，法院在區(qū)分商標(biāo)侵權(quán)與商標(biāo)共存的時(shí)候，對(duì)商標(biāo)不應(yīng)當(dāng)對(duì)各個(gè)部分單獨(dú)進(jìn)行比較，因?yàn)橄嚓P(guān)公眾實(shí)際上不可能單獨(dú)識(shí)別和記憶。3、顯著性標(biāo)準(zhǔn)。需要明確的是，一般而言商標(biāo)的整體印象是由該商標(biāo)的顯著部分決定的，在認(rèn)定某一商標(biāo)對(duì)其他商標(biāo)構(gòu)成侵權(quán)時(shí)，必須把握顯著性這一最基本辨別方式，例如，如果兩種商標(biāo)的團(tuán)不同，但顏色搭配相同，在這種情況下，是不能認(rèn)定這一商標(biāo)構(gòu)成侵權(quán)的。因?yàn)?，在多?shù)商標(biāo)中，外形輪廓是改商標(biāo)區(qū)別于其他商標(biāo)罪顯著的方面，那么即使顏色搭配相同，也不會(huì)造成消費(fèi)者的誤認(rèn)[4]。

因此，在判斷商標(biāo)共存與商標(biāo)侵權(quán)上，必須綜合考慮上述三個(gè)方面。當(dāng)相同或近似商標(biāo)同時(shí)存在時(shí),如果一方出于惡意,不正當(dāng)?shù)乩盟说纳虡?biāo)或?qū)λ嗽斐蓳p害時(shí),法院會(huì)將其認(rèn)定為侵權(quán),從而禁止其使用。此時(shí),相同或近似商標(biāo)的共同使用就不能納入到商標(biāo)共存制度之中。此外,在采注冊(cè)制度的國(guó)家,當(dāng)注冊(cè)商標(biāo)與未注冊(cè)商標(biāo)因近似而發(fā)生沖突與糾紛時(shí),法律通常會(huì)保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)而對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)加以否定,甚至禁止使用,此種情形也不應(yīng)納入到商標(biāo)共存制度中。但是也有例外。在承認(rèn)商標(biāo)先用權(quán)的國(guó)家,具有一定知名度的未注冊(cè)商標(biāo)可以對(duì)抗注冊(cè)商標(biāo),此時(shí)的未注冊(cè)商標(biāo)可得到法律有限的保護(hù)。商標(biāo)共存中的商標(biāo)應(yīng)當(dāng)是合法使用的商標(biāo),而對(duì)于具有違法性的商標(biāo),不應(yīng)將其列入到商標(biāo)共存之中,違法商標(biāo)的使用應(yīng)由商標(biāo)侵權(quán)制度進(jìn)行規(guī)制。在對(duì)商標(biāo)共存進(jìn)行界定時(shí),應(yīng)對(duì)事實(shí)上的商標(biāo)共存與法律上的商標(biāo)共存加以區(qū)分。將商標(biāo)共存中的相同或近似商標(biāo)界定為合法的商標(biāo),才有助于我們構(gòu)建商標(biāo)共存制度,進(jìn)而有益于商標(biāo)制度的完善。

筆者認(rèn)為,商標(biāo)共存是指不同的市場(chǎng)主體在符合法律規(guī)定的情況下,對(duì)相同或近似商標(biāo)進(jìn)行使用而不存在混淆可能性的情形。將商標(biāo)共存限定為合法商標(biāo)之間的共存,對(duì)于合理分配商標(biāo)共存制度與商標(biāo)侵權(quán)制度之間的適用范圍,厘清商標(biāo)共存與商標(biāo)侵權(quán)之間的“模糊地帶”均不無意義。在世界上很多國(guó)家都和諧共存的兩個(gè)鱷魚商標(biāo)，緣何在我國(guó)形成曠日持久的商標(biāo)戰(zhàn)？這是值得思考的問題。拉科斯特公司在上訴狀中一語道破了天機(jī)——“中國(guó)法律不承認(rèn)商標(biāo)共存（協(xié)議）”。而在國(guó)際上，商標(biāo)共存協(xié)議已經(jīng)成為有效預(yù)防和解決商標(biāo)糾紛的重要途徑。如著名的美國(guó)蘋果公司早在1991年就與Apple音樂唱片公司就兩者近似的蘋果商標(biāo)達(dá)成了商標(biāo)共存協(xié)議，該商標(biāo)共存協(xié)議的效力在之后的訴訟中得到法院的支持。商標(biāo)權(quán)是私權(quán)，法院應(yīng)認(rèn)可商標(biāo)權(quán)人對(duì)各自近似商標(biāo)所達(dá)成的商標(biāo)共存協(xié)議的效力，只要該協(xié)議不違背法律的強(qiáng)制性規(guī)定且不損害消費(fèi)者利益和公共利益[5]。綜上所述，由于自身存在的專業(yè)性強(qiáng)和復(fù)雜性特點(diǎn)，使得商標(biāo)共存與商標(biāo)侵權(quán)在認(rèn)定方面存在諸多困難，這就需要在實(shí)務(wù)中進(jìn)行摸索以及法律對(duì)此加以具體規(guī)定。

注釋：

【1】吳漢東等著：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)基本問題研究》，中國(guó)人民大學(xué)出版社2009年3月第2版第444頁。

【2】薛潔：《商標(biāo)共存制度初探》，載《電子知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2010年第2期。

【3】陳武：《論近似商標(biāo)共存制度》，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2008年第6期。

【4】李玉香：《構(gòu)建我國(guó)商標(biāo)共存制度的法律思考》，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2012年第3期。

【5】黃淳、李震：《商標(biāo)共存的合目的性—從“鱷魚”案談起》，載《中國(guó)發(fā)展觀察》2012年第5期。

來源：中國(guó)法院網(wǎng)

作者：周家亮  安徽省天長(zhǎng)市人民法院

編輯：IPRdaily王夢(mèng)婷

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