“新百倫”侵權(quán)案背后的思考

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　美國知名運動品牌“New Balance”，因使用中文譯名“新百倫”，被廣東省自然人周樂倫于2013年7月以商標侵權(quán)為由訴至法院。今年4月，廣州市中級人民法院認定美國New Balance公司在我國的關(guān)聯(lián)公司--新百倫貿(mào)易(中國)有限公司(下稱新百倫中國公司)侵犯了周樂倫持有的“新百倫”與“百倫”涉案注冊商標專用權(quán)，一審判決新百倫中國公司停止使用“新百倫”標識，并賠償周樂倫經(jīng)濟損失9800萬元。新百倫中國公司不服該一審判決，向廣東省高級人民法院提出上訴。11月5日，法院二審開庭審理了該案，并將擇日宣判。該案涉及了在先權(quán)利抗辯的適用、混淆誤認的判定及賠償數(shù)額確定等焦點問題，在實務(wù)界與理論界引發(fā)了較大關(guān)注和爭議。

　　能否適用在先權(quán)利抗辯

　　對于新百倫中國公司能否以其在先字號權(quán)、知名商品特有名稱權(quán)，以及在先使用并有一定影響的未注冊商標“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”，作為未侵犯周樂倫持有的“新百倫”注冊商標專用權(quán)的抗辯理由，蘇州大學法學院副教授李小偉認為，新百倫中國公司對于“新百倫”標識使用在先，并通過大量廣告宣傳使得其“新百倫”字號具有了較高知名度，作為同行業(yè)競爭者的周樂倫，系為在后的商標申請者，其理應(yīng)知曉新百倫中國公司“新百倫”字號的存在。因此，周樂倫在鞋、服裝等產(chǎn)品上申請注冊“新百倫”商標時，理應(yīng)知曉同一行業(yè)的新百倫中國公司具有較高知名度的“新百倫”字號，所以周樂倫具有明顯的攀附故意。根據(jù)誠實信用、維護公平競爭的原則，新百倫中國公司的在先字號權(quán)和知名商品特有名稱權(quán)以及在先使用并有一定影響的商標應(yīng)當受法律保護。

　　第一，在先字號權(quán)的確定，不能機械地依照該企業(yè)自身的注冊登記時間，而是應(yīng)該看字號權(quán)的繼承和來源。經(jīng)美國New Balance公司授權(quán)，“New Balance”品牌在我國市場的獨家經(jīng)銷商企業(yè)名稱于2003年11月17日從“世跑運動用品(深圳)有限公司”變更為“新百倫運動用品(深圳)有限公司”(下稱新百倫深圳公司)。新百倫深圳公司為此舉辦了一場大型酒會，邀請了大量媒體及同行從業(yè)者參與。此后，大量媒體報道“New Balance”品牌時均使用“新百倫”的名稱。新百倫深圳公司企業(yè)名稱的獲取及使用均在周樂倫“新百倫”商標申請注冊日(2004年6月4日)前，因而美國New Balance公司的“新百倫”字號屬于在先權(quán)利。鑒于新百倫深圳公司是由美國New Balance公司為其在我國市場進行商業(yè)活動而授權(quán)的主體，其對“新百倫”字號的獲得和使用是基于美國New Balance公司的授權(quán)，因此“新百倫”字號的相關(guān)權(quán)益理應(yīng)歸屬于美國New Balance公司。2006年12月27日，美國New Balance公司設(shè)立新百倫中國公司作為其在我國的總經(jīng)銷商。新百倫中國公司獲得授權(quán)使用美國New Balance公司所擁有的“新百倫”字號，承繼了與“新百倫”字號相關(guān)的在先權(quán)利。

　　第二，早在上個世紀90年代，美國New Balance公司已經(jīng)在我國大量銷售“New Balance”品牌運動鞋，通過廣告宣傳、商業(yè)贊助等方式，使“New Balance”品牌的運動鞋在我國具有較高知名度。因此，應(yīng)當認定“New Balance”品牌運動鞋是知名商品。美國New Balance公司自2003年起便開始使用“新百倫”企業(yè)字號，其“新百倫”“New Balance 新百倫”和“NB 新百倫”標識在短時間內(nèi)為消費者和媒體所熟知，成為“New Balance”品牌運動鞋的特有名稱，使消費者將“新百倫”“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”標識與“New Balance”品牌運動鞋緊密聯(lián)系在一起。因此，美國New Balance公司的“新百倫”“New Balance 新百倫”和“NB 新百倫”標識已經(jīng)成為知名商品特有名稱。新百倫中國公司被授權(quán)使用“新百倫”“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”標識，系善意行使其在先的知名商品特有名稱權(quán)。

　　第三，美國New Balance公司通過新百倫深圳公司，于2003年至2004年6月1日期間在我國市場上投放了大量包含“New Balance 新百倫”和“NB 新百倫”標識的宣傳廣告，相關(guān)媒體報道也證實在周樂倫持有的涉案商標“新百倫”的申請注冊日前，美國New Balance公司的“New Balance 新百倫”與“NB 新百倫”標識便已具有較高知名度，而且周樂倫及其家族均在廣東省從事鞋帽生產(chǎn)、銷售活動，理應(yīng)知曉美國New Balance公司及其“新百倫”標識的知名度。因此，新百倫中國公司的“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”標識應(yīng)當被認定為在先使用并有一定影響的商標。

　　綜上，新百倫中國公司系基于其在先商號權(quán)、知名商品特有名稱權(quán)使用“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”標識，并不存在抑制周樂倫“新百倫”商標進行商業(yè)運作的主觀故意，而周樂倫在得知新百倫中國公司啟用“新百倫”字號之后搶注“新百倫”商標，未構(gòu)成反向混淆這種特殊的侵犯他人注冊商標專用權(quán)的行為。因此，應(yīng)對新百倫中國公司的在先權(quán)利抗辯主張予以支持。

　　是否造成公眾混淆誤認

　　對于新百倫中國公司使用“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”標識是否構(gòu)成與周樂倫“百倫”商標的混淆，華東政法大學知識產(chǎn)權(quán)學院教授黃武雙認為，判斷商標的使用是否會產(chǎn)生混淆，應(yīng)當考慮多種因素來進行綜合判斷。該案中，新百倫中國公司使用“新百倫”標識的行為大多為搭配其他英文標識使用和在授權(quán)專營店中使用?！癗ew Balance”品牌的英文標識、廣告、專柜和專賣店都有其獨有的設(shè)計并具有較高的識別度，能夠讓消費者準確地區(qū)分其產(chǎn)品和服務(wù)的來源。在這種情況下，很難造成消費者將新百倫中國公司的“新百倫”標識與周樂倫的“百倫”及“新百倫”商標產(chǎn)生混淆。

　　首先，“新百倫”“紐巴倫”“新平衡”等均屬于英文“New Balance”對應(yīng)的合理中文表達。將英文的商標、商品名稱、地名等翻譯為中文時，通常采用的方法包括“音譯”“意譯”或者“音譯+意譯”等多種不同方法，其目的是為了讓相關(guān)公眾能夠在英文和中文之間建立合理的聯(lián)系，以便達到記憶、接受等認知效果。就熟悉中文的相關(guān)公眾而言，“新百倫”“紐巴倫”“新平衡”等中文表達均可以同時指向英文“New Balance”。以熟悉中文的消費者視角觀察，中文“新百倫”是英文“New Balance”的合理對應(yīng)翻譯。因此，新百倫中國公司使用“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”標識，有助于消費者區(qū)分商品或服務(wù)來源，具有合理性。

　　其次，新百倫中國公司所使用的“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”標識，與周樂倫持有的涉案商標“百倫”并不完全相同。其次，即便“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”標識的主要部分與周樂倫的“百倫”商標相同或相似，新百倫中國公司的使用方式也不會使其與周樂倫持有的“百倫”商標混淆。同時，新百倫中國公司的被訴侵權(quán)產(chǎn)品在實體店的展示和銷售行為，均系在新百倫中國公司的專賣店和專柜進行。新百倫中國公司從未在任何產(chǎn)品上使用“新百倫”標識。雖在售后銷售小票中使用了“新百倫”字樣，或在運動鞋下方的標簽上標注有“新百倫鞋”“新百倫運動鞋”字樣，但因其專賣店的門口、店內(nèi)裝潢、產(chǎn)品包裝等處大量、突出使用了“New Balance”“N”和“NB”商標，故消費者不會將新百倫中國公司的產(chǎn)品與周樂倫的產(chǎn)品相混淆。

　　新百倫中國公司在其官網(wǎng)及天貓商城與京東商城上開設(shè)的“New Balance旗艦店”中大量使用“New Balance”“N”和“NB”商標，每雙鞋的側(cè)邊標注有明顯的“N”商標，故消費者不會對被訴侵權(quán)產(chǎn)品與周樂倫的產(chǎn)品產(chǎn)生混淆。同時，新百倫中國公司在廣告宣傳中僅在特定情況下使用“新百倫”字樣作為其中文名稱或企業(yè)商號，新百倫中國公司大量、突出使用“New Balance”“N”和“NB”商標，因此消費者不會對被訴侵權(quán)產(chǎn)品與周樂倫的產(chǎn)品產(chǎn)生混淆。

　　綜上，在無法證明周樂倫已經(jīng)大量使用“新百倫”商標證據(jù)的情況下，應(yīng)當認定周樂倫持有的“新百倫”商標在市場上尚未累積商譽，沒有市場知名度。而新百倫中國公司使用“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”標識，不會造成相關(guān)公眾與“新百倫”商標實際混淆，并不存在混淆可能性。

　　侵權(quán)賠償數(shù)額如何確定

　　針對該案賠償數(shù)額的確定，最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)審判庭原法官王永昌認為，商標侵權(quán)案件中侵權(quán)賠償數(shù)額的認定應(yīng)當適用填平原則，在周樂倫沒有舉證證明其具有市場和市場盈利能力，或證明雙方存在市場競爭關(guān)系的情況下，將新百倫中國公司因涉案侵權(quán)行為獲利的1/2作為損害賠償有待商榷。

　　首先，在判斷商標侵權(quán)數(shù)額中應(yīng)考慮多種因素，特別是涉案商標究竟對被告的盈利有多大的貢獻。該案中，新百倫中國公司的盈利與其在我國的流行是由多種因素導致的，其中包括“New Balance”品牌鞋的高科技性能、獨特的設(shè)計、廣告投入、名人效應(yīng)等，而“新百倫”中文標識對其盈利的貢獻相較而言僅占較小的一部分。在這種情況下，一審法院判決將新百倫中國公司的凈利潤的50%作為其因侵權(quán)而獲得的盈利，有待商榷。為了更加準確、客觀地計算商標的盈利貢獻率，人民法院可以參考專業(yè)資產(chǎn)評估機構(gòu)出具評估意見的方法來實現(xiàn)。

　　其次，確定商標侵權(quán)的賠償數(shù)額應(yīng)當考慮多種因素，并需注意侵權(quán)賠償數(shù)額和侵權(quán)行為之間的因果關(guān)系。如果以新百倫中國公司的侵權(quán)獲利來確定侵權(quán)賠償數(shù)額，需要考慮因果關(guān)系，即新百倫中國公司的獲利是否是因為侵權(quán)的事實而產(chǎn)生。影響商品銷售利潤的要素包括技術(shù)（如專利技術(shù)、技術(shù)秘密）、商標及外觀設(shè)計等標識、銷售渠道、材料特殊性、生產(chǎn)能力等多重要素，就鞋類產(chǎn)品而言，款式、色彩、材料等也起著非常重要的作用。因此，即便新百倫中國公司侵犯了周樂倫持有“新百倫”注冊商標專用權(quán)，在計算損害賠償金額時，應(yīng)當充分甄別上述因素，厘清用以支持損害賠償?shù)囊蚬P(guān)系。

　　而該案中，周樂倫沒有任何證據(jù)證明“新百倫”標識對于新百倫中國公司銷售獲利的貢獻，應(yīng)當承擔舉證不能的不利后果；新百倫中國公司所獲得的凈利潤是基于眾多因素的貢獻，并非僅僅依靠商標的貢獻，亦或是“新百倫”的貢獻；周樂倫沒有充分證明其對涉案商標的實際使用。因此，該案應(yīng)僅判決新百倫中國公司賠償周樂倫合理維權(quán)費用即可，以符合民事賠償?shù)奶钇皆瓌t。

　　此外，如果在案證據(jù)可以證明周樂倫注冊和使用“新百倫”商標帶有明顯的惡意，根據(jù)我國民法中的誠實信用原則，賠償數(shù)額不應(yīng)過高。在此情況下，如果將侵權(quán)損害賠償數(shù)額定得過高，反而會讓商標搶注者通過提起訴訟而獲得不正當?shù)睦?，有違民法上的誠實信用原則。因此，法院應(yīng)將周樂倫是否具有惡意搶注的情形考慮在內(nèi)，來進行侵權(quán)數(shù)額的判定。

來源：中國知產(chǎn)網(wǎng)

編輯；IPR daily王夢婷