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新《商標法》從2014年8月份實施以來，無論是在審查審理的時限加快，還是商標保護的加強等諸多方面，都得到了社會各界的一致認可和好評。在肯定新《商標法》有著重大進步的同時，我們也在實踐中發(fā)現(xiàn)了新《商標法》存在著一些現(xiàn)實的新問題，我們主要結(jié)合幾個實際案例來解讀和分析一下新《商標法》給大家?guī)淼囊恍┬侣闊?/p>
1.一標多類與分割制度
案例：前不久，一家做手機應(yīng)用軟件的客戶，在第9類“計算機軟件”商品和第42類“計算機軟件設(shè)計”服務(wù)上采取一標多類方式申請A商標，鑒于其產(chǎn)品為手機應(yīng)用軟件，甲公司在第9類申請時選擇了“手機APP”作為非規(guī)范商品申報（即分類表并未列明的商品名稱）。后經(jīng)商標局審查，甲公司第9類的商標申請因非規(guī)范商品原因被要求補正，甲公司進行補正后仍未達到商標局要求，商標局下發(fā)不予受理通知書，但因為沒有相應(yīng)的分割制度，甲公司A商標在第42類服務(wù)的申請被連帶不予受理。
上述問題還存在于商標異議制度中，若甲公司第9類和第42類的A商標初審公告，第三方認為第9類的A商標與其在先擁有的AB商標構(gòu)成近似，遂針對該類別商標提出異議申請，甲公司第42類的A商標同樣會被無辜株連而無法先取得注冊。
具體規(guī)定：商標法第22條：商標注冊申請人可以通過一份申請就多個類別的商品申請注冊同一商標。另外，《商標法實施條例》第22條對分割制度進行了明確，即“商標局商標注冊申請部分駁回的，申請人可以將初審?fù)ㄐ械牟糠稚暾埛指畛闪硪患暾垺！睆淖置婧x上來理解，商標分割申請只能在商標部分駁回時進行，其他任何程序都不能進行分割，隨后商標局在2014年8月份公布的關(guān)于商標分割的公告中也明確規(guī)定“每件注冊申請只限分割一次，而且僅適用于部分駁回中，其他程序均不予分割”。
解讀：上述規(guī)定已經(jīng)非常明確，商標分割只能在部分駁回時進行。那么問題來了，除了上面我們列舉的補正、被異議時不能分割，會直接導(dǎo)致株連無辜外，商標在采取一標多類注冊成功后，想要轉(zhuǎn)讓部分類別也不能實現(xiàn)，而且一標多類注冊的商標，在到期續(xù)展時，都不能放棄部分類別，只能全部一起續(xù)展，要么就另外付費對部分商品進行注銷。據(jù)了解，《商標法實施條例》之所以會如上規(guī)定，主要是考慮到商標審查工作的方便以及相應(yīng)軟件開發(fā)的方便。那么我們就有理由認為，盡管一標多類制度最初被大家看好，并被大家寄予厚望，希望不但能夠與國際接軌，而且能夠直接減少申請人的手續(xù)辦理時間，節(jié)約政府和當事人的經(jīng)濟成本，但實際效果卻遠遠未能達到，從目前商標局的做法來看，其目的應(yīng)該是不鼓勵一標多類。而從實際效果來看，一標多類確實也已逐步成為雞肋，沒有申請人愿意采取這種方式。
針對上述情況，申請人要么就不采取一標多類方式，要么就等待商標局著手完善分割制度，但從目前的商標法實施條例具體規(guī)定來看，要再對該制度進行完善和調(diào)整的可能性幾乎不存在。
2. 商標被撤銷1年內(nèi)對相同近似商標不予核準（新《商標法》第50條的適用問題）
案例： 2014年，有一家做熏肉的內(nèi)蒙古企業(yè)委托我們在第29類“熏肉,肉干”等商品上申請注冊“卓子山”商標（下稱申請商標），鑒于29類上在先有一枚相同的“卓子山”商標，因此客戶在新申請的同時就對在先商標提出了連續(xù)三年不使用撤銷申請。2015年5月，在先的“卓子山”商標于被商標局以連續(xù)三年未使用為由予以撤銷，但之后的2015年6月，商標局把客戶申請“卓子山”商標予以駁回，同時商標局在駁回理由中稱在先的“卓子山”商標自撤銷之日起一年內(nèi)，因此禁止其他申請人注冊。
具體規(guī)定：商標法第50條：注冊商標被撤銷、被宣告無效或者期滿不再續(xù)展的，自撤銷、宣告無效或者注銷之日起一年內(nèi)，商標局對與該商標相同或者近似的商標注冊申請，不予核準。
解讀：其實這個條款并非新《商標法》增加的內(nèi)容，原《商標法》就已經(jīng)存在，只是之前幾乎沒有適用過，所以在很長時間內(nèi)并未對實踐造成影響。從這個法條的立法本意上來看，主要是想設(shè)置一個“隔離期限”，以確保在先商標所使用商品退出市場，避免混淆，保障消費者權(quán)益。
上述立法本意完全是合理的，但現(xiàn)實問題是，既然是“連續(xù)三年”的不使用，那么在事實上就已經(jīng)有了至少3年的“隔離期”，這就幾乎可以確保新注冊的商標在使用中不導(dǎo)致混淆。并且，這個3年期限，比第五十條規(guī)定的“一年”還要長得多。因此，結(jié)合立法意圖來看，在先商標被撤三的，他人注冊和使用新的商標導(dǎo)致混淆的可能性已經(jīng)很低，并沒有再進一步適用該第五十條“一年”期限的必要。
而按照法律程序，這些商標被駁回后，只能通過駁回復(fù)審程序才能進一步爭取。這會導(dǎo)致注冊時間被延緩大概1年左右。而對急需注冊和使用這些商標的經(jīng)營者來說，這樣的延緩可能會導(dǎo)致商機喪失、市場丟失。同時，這種純“走程序”式的駁回復(fù)審，也在一定程度上浪費了商標評審行政資源。
2001年《商標法》第46條就已經(jīng)有“一年期限”的條款，只不過幾乎沒有適用過。2013年《商標法》修訂后，該規(guī)定移到第50條，增加了“被宣告無效”的內(nèi)容，但并沒有對“被撤銷”問題做出細化規(guī)定。若從語義上理解，這里的“被撤銷”，應(yīng)當包括《商標法》中因使用不當被撤銷、連續(xù)三年未使用被撤銷以及通用名稱撤銷等全部“被撤銷”情形。但很遺憾，后來的實施條例雖曾在征求意見稿中涉及該問題，但最終卻被刪除。因此，針對商標局的上述駁回，申請人只能再啟動駁回復(fù)審程序予以爭取。不過值得欣慰的是，在近期中華商標協(xié)會舉行的新商標法實施專業(yè)培訓(xùn)中，商標局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)明確指出，他們已經(jīng)意識到這個問題。所以針對三年未使用被撤銷的商標，商標局已形成了新的審查標準，即只要被撤銷的商標過了撤銷復(fù)審的期限，就不再適用1年期限的條款進行駁回，因此這個問題日后在客觀上應(yīng)該不會再對申請人造成影響。
3.代理機構(gòu)申請非代理服務(wù)類別的商標
案例：眾所周知，目前商標法限定了商標代理機構(gòu)申請非代理服務(wù)類別的商標，無論作為商標代理公司還是律所，只要在商標局有代理資格備案，如果想在其他類別上進行商標申請注冊，一概容易被不予受理。據(jù)了解，商標局對備案的代理機構(gòu)已建立一個“紅名單”，只要是這份“紅名單”里的機構(gòu)，申請非代理服務(wù)類別的商標，一概會全部不予受理。近期我公司在9類計算機軟件等類別上申請注冊自己使用的商標，也因此上述原因被不予受理。另外，今年2月份，北京知識產(chǎn)權(quán)法院開庭審理了上海專商所訴商標局不予受理其“上專”等8件商標在第35類、第41類、第42類服務(wù)上的注冊申請行政糾紛案。截至目前我們尚未查詢到該案的審判結(jié)果。但是，北京知識產(chǎn)權(quán)法院在今年10月份公布了就商標法上述條款的理解和適用進行公開意見征求的結(jié)果，其實這個案件正是開展此次意見征求的重要背景。
具體規(guī)定：商標法第19條： 商標代理機構(gòu)除對其代理服務(wù)申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標。
解讀： 其實，《商標法》的立法本意很明確，大家知道實踐中一些商標代理組織違反誠實信用原則，利用其業(yè)務(wù)上的優(yōu)勢惡意搶注他人商標牟利，為了對商標代理活動予以規(guī)范，才專門做出了該款規(guī)定。因此，這個條款的設(shè)立目的是希望從源頭上切斷代理機構(gòu)搶注的途徑，其立法的初衷是非常明確的。
我們注意到，在北京知識產(chǎn)權(quán)法院的意見征求中，包括北京務(wù)實知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展中心、中國政法大學(xué)、西南政法大學(xué)、華東政法大學(xué)等機構(gòu)展開了激烈的討論，當然大部分機構(gòu)仍支持商標局的做法，并認為不宜對該規(guī)定做出擴大解釋，應(yīng)該嚴格執(zhí)行該條款的規(guī)定。但我個人還是支持西南政法大學(xué)的觀點，從本質(zhì)上說，市場的事情應(yīng)該交給市場來處理，既然《商標法》設(shè)定有異議、無效宣告、撤銷等制度，而被搶注的主體完全可以通過《商標法》第7條、第15條、第32條等規(guī)定，對商標代理機構(gòu)搶注、囤積商標的問題進行主張，如果權(quán)利人怠于行使其權(quán)利，其后果應(yīng)主要由其自行負責(zé)，而不應(yīng)該由商標主管部門通過限制代理機構(gòu)商標注冊能力的方式進行監(jiān)管。而且大家都心知肚明的是，真正要進行搶注、囤積商標的代理機構(gòu)，完全可以繞開這個規(guī)定，通過其他公司名義進行相應(yīng)的商標申請注冊。因此這個法條在實踐過程實現(xiàn)的功能與最初的立法目的對比來看，多少有些掩耳盜鈴的味道。
以上是我們在新《商標法》實施后，在實踐工作中遇到的一些比較突出和典型的問題，正如我們前面所說到的，我們并不否認新《商標法》的進步，在這個日新月異、快速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)時代，法律的滯后性會顯得越發(fā)突出。我們應(yīng)該充分理解和尊重這種合理的滯后性，當然我們也相信商標局、商評委和法院能夠不斷調(diào)整和創(chuàng)新，讓新《商標法》帶給大家更多的便捷。
來源：新浪微博
作者：楊明律師 超凡知識產(chǎn)權(quán)
編輯；IPRdaily王夢婷
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