企業(yè)知識產(chǎn)權戰(zhàn)略與實操要點（從方法到重點）

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原標題：經(jīng)濟新常態(tài)下企業(yè)知識產(chǎn)權戰(zhàn)略與實操要點

作者：邱奎霖  國浩律師（南京）事務所  

來源：IPRdaily

在官方話語體系中，當前中國經(jīng)濟已經(jīng)步入新常態(tài)。新常態(tài)下，中國經(jīng)濟將很難延續(xù)過去十余年的高速增長，經(jīng)濟發(fā)展模式將由要素投入以及投資規(guī)模驅動轉變?yōu)閯?chuàng)新驅動。可以說，通過創(chuàng)新驅動經(jīng)濟發(fā)展是新常態(tài)下中國經(jīng)濟轉型的必由之路。

企業(yè)作為市場經(jīng)濟活動的主要參與者，與國家經(jīng)濟發(fā)展和戰(zhàn)略實施休戚相關。相較于過去經(jīng)濟高速增長時代，新常態(tài)下中國企業(yè)需要面對更為嚴峻和復雜的內(nèi)外部因素的挑戰(zhàn)。通過創(chuàng)新實現(xiàn)業(yè)務轉型和升級，將是中國企業(yè)在新常態(tài)下提高競爭力的必然選擇。尤其是在當前國內(nèi)人力成本攀升、內(nèi)外部市場需求發(fā)生變化之時，創(chuàng)新能力在一定程度上決定著企業(yè)的生死存亡。

無論是國家創(chuàng)新能力的提升還是企業(yè)創(chuàng)新活動的開展實際上均與知識產(chǎn)權制度息息相關。知識產(chǎn)權通過賦予創(chuàng)新成果以產(chǎn)權保護，使得創(chuàng)新主體可以獨享創(chuàng)新成果帶來的收益和競爭優(yōu)勢。試想如果沒有知識產(chǎn)權制度的支撐，創(chuàng)新主體還有何動力持續(xù)進行創(chuàng)新。正因如此，在新常態(tài)下，中國企業(yè)更應善用知識產(chǎn)權制度和規(guī)則，制定并實施知識產(chǎn)權戰(zhàn)略，為企業(yè)創(chuàng)新構建不竭的動力和法律保障體系。

一、企業(yè)知識產(chǎn)權戰(zhàn)略制定原則

企業(yè)制定知識產(chǎn)權戰(zhàn)略應立足自身實際情況，切不可盲目跟風或脫離實際追求完美。在制定知識產(chǎn)權戰(zhàn)略之前，企業(yè)應分析所在行業(yè)的競爭態(tài)勢、發(fā)展方向以及自己所處的位置，并根據(jù)企業(yè)的創(chuàng)新模式、發(fā)展目標等，確定企業(yè)知識產(chǎn)權的工作重點和管理模式。

企業(yè)知識產(chǎn)權戰(zhàn)略歸根結底是服務于公司的整體發(fā)展，因此知識產(chǎn)權戰(zhàn)略不能孤立于公司整體的發(fā)展戰(zhàn)略，應當與企業(yè)其他的經(jīng)營戰(zhàn)略如人力資源戰(zhàn)略、財務戰(zhàn)略、研發(fā)戰(zhàn)略等相互協(xié)同，有機配合。知識產(chǎn)權管理應力求與其他管理活動一起嵌入到企業(yè)日常的運營中。

對大多中國企業(yè)而言，知識產(chǎn)權仍是財務支出項目，尚難成為企業(yè)的利潤來源。中國企業(yè)如想通過知識產(chǎn)權獲得利潤，勢必還有很長的路要走。在此情況下，企業(yè)知識產(chǎn)權戰(zhàn)略應秉持經(jīng)濟原則，重視成本控制和爭取額外補助。如放棄激進的專利申請數(shù)量戰(zhàn)略，定期評估授權專利的維持價值，申請高新技術企業(yè)認證，以及爭取國家或地方的專利資助資金等。

企業(yè)知識產(chǎn)權優(yōu)勢并非一蹴而就，需要長期積累。在新常態(tài)下，企業(yè)應打破自力更生的觀念，而應敞開合作大門、積極整合外部資源，實現(xiàn)知識產(chǎn)權實力的快速積累。如通過產(chǎn)學研合作、并購等方式快速集聚知識產(chǎn)權資產(chǎn)和品牌優(yōu)勢。

二、企業(yè)知識產(chǎn)權管理的核心任務

企業(yè)科技創(chuàng)新離不開研發(fā)人員的努力，調動研發(fā)人員的積極性是提高企業(yè)創(chuàng)新能力的關鍵。因此企業(yè)有必要制定職務發(fā)明獎勵政策，這也是專利法的要求。有的企業(yè)為了降低成本，往往不對發(fā)明人進行獎勵，或者單方制定較低的獎勵政策。這樣不僅不利于激發(fā)在職員工的積極性，還易在發(fā)明人離職時產(chǎn)生訴訟風險。    

企業(yè)知識產(chǎn)權管理模式在企業(yè)發(fā)展的不同階段會有所不同，比如在初創(chuàng)階段，企業(yè)往往無力組建專門的知識產(chǎn)權管理團隊，而傾向于外包給中介機構處理。在企業(yè)能夠組建專門團隊時，知識產(chǎn)權管理模式也會分為研發(fā)主導或者法律主導。孰優(yōu)孰劣，并無標準答案。因此，在設計管理模式時，企業(yè)還是要根據(jù)自身實際情況進行設計。  

企業(yè)實施知識產(chǎn)權戰(zhàn)略目的在于，獲取競爭優(yōu)勢和創(chuàng)造價值。因此積聚高價值的知識產(chǎn)權資產(chǎn)，并將其轉化為利潤來源至關重要。當前，中國專利申請量已經(jīng)位居世界第一，其中大部分是由中國企業(yè)貢獻。但是僅有專利數(shù)量是遠遠不夠的，只有獲取更多高價值專利，并將專利轉化為實際生產(chǎn)力，知識產(chǎn)權才能真正成為企業(yè)創(chuàng)新的驅動力。

隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，中國企業(yè)將更多地走向海外市場，隨之而來的知識產(chǎn)權風險不容忽視，華為、中興、小米等公司在海外市場遭到專利釣魚公司（NPE）或競爭對手專利侵權訴訟即是例證。因此，中國企業(yè)應未雨綢繆，提前在海外目標市場進行專利、商標布局，以增強知識產(chǎn)權風險防控能力。

三、企業(yè)知識產(chǎn)權戰(zhàn)略的基本架構

企業(yè)涉及的知識產(chǎn)權類型比較廣泛，常見的有專利權、商標權、著作權等。這些權利在取得、存續(xù)、保護上存在差異，對企業(yè)發(fā)展的影響方式也有所不同。因此，按照知識產(chǎn)權類型架構企業(yè)知識產(chǎn)權戰(zhàn)略是可行的方案。具體而言，企業(yè)知識產(chǎn)權戰(zhàn)略可分為專利戰(zhàn)略、商標戰(zhàn)略、版權戰(zhàn)略等。

專利戰(zhàn)略是科技企業(yè)知識產(chǎn)權戰(zhàn)略最為重要的組成部分，其主要內(nèi)容可分為專利情報利用、專利申請、專利維護、專利實施、獎懲政策。專利戰(zhàn)略的目標在于“研發(fā)和市場到哪里、專利就到哪里”[ 袁建中：《企業(yè)知識產(chǎn)權管理理論與實務》，知識產(chǎn)權出版社，2011年版，第100頁。]

專利情報是技術和科學信息的重要來源，企業(yè)通過專利文獻，可以了解技術發(fā)展現(xiàn)狀，跟蹤技術發(fā)展動態(tài)、監(jiān)控競爭對手研發(fā)動向，評估合作對象實力以及物色專家。[ 徐棣楓、沈暉：《企業(yè)知識產(chǎn)權戰(zhàn)略》，知識產(chǎn)權出版社2010年版，第41-42頁。]因此，企業(yè)在研發(fā)和競爭活動中應重視專利情報的利用，對于重大研發(fā)項目，應在研發(fā)的重要節(jié)點進行專利檢索，以調整研發(fā)方向、繞越競爭對手的專利布局，評估研發(fā)成果的自由實施度。

專利申請是當前中國企業(yè)積聚專利的主要手段，是專利戰(zhàn)略的基石。能否有效管理專利申請，事關企業(yè)專利戰(zhàn)略的成敗。以下節(jié)點需要企業(yè)高度重視：

第一，是否需要申請專利并非所有的研發(fā)成果都應以專利保護，雖然專利權具有較強的壟斷力。專利權的取得需要公開技術方案，且應具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。因此，對于創(chuàng)造性低、商業(yè)周期較短、侵權可視度較差（如內(nèi)部實現(xiàn)的通訊方法）以及商業(yè)價值較大且不易被開發(fā)或反向工程獲取的技術方案，應以商業(yè)秘密保護為宜；反之，對于商業(yè)價值較大、研發(fā)成本較高、不易被競爭對手獲取、繞越以及在目標市場具有較大防御功能的技術方案，則以專利保護為宜。[ 朱雪忠、戚昌文、邵洋：《論專利申請戰(zhàn)略》，載《科研管理》1994年第3期。]

第二，何時、在何地申請專利專利申請時點應由研發(fā)性質和競爭態(tài)勢決定。對于預研成果，因市場前景并不明朗，專利申請多少有些賭博的色彩；此時對于基礎性的技術方案可及早申請、布局，而對于圍繞基礎方案應用的周邊技術方案可在技術方案相對完善時提出。對于準備產(chǎn)品化的技術方案，應盡早申請專利，以免被競爭對手搶先申請。對于策略性的專利申請，則可在分析競爭對手研發(fā)動向、產(chǎn)品布局后適時作出。專利申請地域應根據(jù)自己和競爭對手的目標市場來定，做到進可攻、退可守。首先，在自己的目標市場，最遲應當在產(chǎn)品推出前進行專利布局，以降低專利被訴風險；其次，針對競爭對手的目標市場，也應進行專利布局。這樣不僅可以主動起訴，還可以在被訴時及時反訴。

第三，申請何種專利由于發(fā)明、實用新型、外觀設計三種專利的客體、取得方式、授權條件、保護期限等有所不同，因此在選擇以何種專利形式保護發(fā)明創(chuàng)造時，需結合該發(fā)明創(chuàng)造的可專利性、申請目的、經(jīng)濟壽命等因素綜合考慮。一般來說，如何選擇發(fā)明創(chuàng)造的具體保護形式對企業(yè)來說并不困難。

不過需要指出的是，當前國內(nèi)企業(yè)大多存在一個誤區(qū)，即發(fā)明要比實用新型有用，外觀設計含金量最低。實際上，這三種專利各有所長，任何一種專利只要利用得當都能取得意想不到的效果。當前，產(chǎn)品銷售不完全依賴功能、性能，新穎的外觀也是產(chǎn)品營銷的亮點，對有創(chuàng)意的外觀進行保護，非常必要。此外，外觀設計的侵權可視度較高，侵權判定也比較容易，利用外觀設計專利權可以在短時間內(nèi)實現(xiàn)維權效果。

第四，如何控制專利質量。新常態(tài)下，企業(yè)發(fā)展和競爭壓力巨大，申請、維持無法為公司帶來競爭優(yōu)勢的專利顯然并非明智之舉，提高專利質量已經(jīng)成為企業(yè)的必然選擇。我們認為，提高專利質量，須從三方面著手：

一是增強企業(yè)研發(fā)能力；

二是做好專利方案評審；

三是控制專利申請文本質量；

專利評審是從前段控制專利質量的有效做法，一般是抽調資深研發(fā)人員、市場人員以及法務人員組成專利評審委員會，對研發(fā)人員提交的技術方案的創(chuàng)造性、市場價值、侵權可視度進行評審，篩選出相對優(yōu)質的技術或設計方案進行專利申請。

專利申請文本對于專利質量至關重要，好的技術方案只有經(jīng)過高超的專利撰寫才有可能成為有價值的專利。實踐中，可以通過采取招標方式委托兩家以上專利代理機構，以達到競爭和比較的目的；另外對于專利申請文本，企業(yè)可以招聘專業(yè)人員審核，也可讓多家代理機構互相審核。

對于專利數(shù)量日益增多的企業(yè)，專利維護工作不容忽視。專利維護工作目標在于確保有價值的專利能夠保持有效狀態(tài)?；诖?，企業(yè)應定期從技術研發(fā)方向、自身是否使用、外在市場需求以及競爭對手有無可能采用等方面評估、篩選出需要繼續(xù)維護的專利以及可以放棄的專利，并做好繳費管理。

專利實施從廣義上講，不僅包括專利許可、轉讓、出資、質押等，還包括專利維權。雖然國內(nèi)企業(yè)在專利實施、轉化方面還有很長的路要走，但在創(chuàng)新能力不斷提高的情況下，專利實施、轉化率仍值得期待。當前國內(nèi)企業(yè)除了應當對專利許可、轉讓、質押等建立合同管理制度之外，還應建立專利侵權行為監(jiān)控機制，定期分析競爭對手產(chǎn)品。

獎懲政策關乎研發(fā)人員工作的積極性，對企業(yè)創(chuàng)新來說十分重要。專利法規(guī)定發(fā)明人享有獎勵和報酬請求權，但有些企業(yè)為了節(jié)約成本，要么取消獎勵，要么獎勵數(shù)額過低。這樣做雖然短期內(nèi)可以減少企業(yè)支出，但從長期看并不利于企業(yè)研發(fā)能力的提高。此外，獎勵政策虛置或落空在發(fā)明人離職時也容易引發(fā)糾紛。

較為妥當?shù)奶幚矸绞绞?，企業(yè)應充分與全體員工或者員工代表進行協(xié)商溝通，制定雙方均可接受的獎勵和報酬方案，或者將重要的研發(fā)人員納入股權激勵、在職分紅激勵計劃，以減少當期現(xiàn)金支出。

目前越來越多的企業(yè)開始實施專利考核辦法，將年度專利考核指標分解到研發(fā)部門或知識產(chǎn)權管理部門頭上。不過需要強調一個現(xiàn)實，當前專利法務部門或人員在企業(yè)管理中的層級一般并不高，專利產(chǎn)出更多的是由研發(fā)部門主導。因此，當前企業(yè)的專利考核指標應以放在研發(fā)側為宜。

企業(yè)商標戰(zhàn)略的重點在于商標注冊、使用以及保護三個方面，企業(yè)所處階段不同，這三方面工作的重要性和關注度也會有所差異。不過需要強調的是，企業(yè)商標戰(zhàn)略應與品牌運營策略結合起來實施，兩者不能分裂?？梢哉f，實施商標戰(zhàn)略最為核心的目的就是建立起企業(yè)的品牌。

盡管我國并不強制企業(yè)在商品或服務上使用注冊商標，但使用未注冊商標的風險比較大。尤其在該商標未形成一定知名度之前，一旦被他人注冊，企業(yè)將面臨隨時被商標專用權人禁止使用的風險。因此從企業(yè)長遠發(fā)展出發(fā)，企業(yè)應盡量使用注冊商標。對于商標注冊，需要注意以下幾點：

（1）產(chǎn)品（服務）未動，商標注冊先行

在產(chǎn)品或服務推出之后，其上所附商標易被第三人搶注。因此企業(yè)最遲應在產(chǎn)品或服務推向市場之前申請商標注冊。商標注冊一般需要九個月以上方能獲得核準，在申請之后核準之前，申請人實際上無法禁止他人使用。為避免出現(xiàn)這種情況，企業(yè)可以在產(chǎn)品或服務設計階段提出商標申請，在上市時爭取獲得核準。

（2）商標設計應與企業(yè)品牌營銷結合

商標設計除了應保證顯著性之外，還應與企業(yè)品牌形象相結合，即商標圖文應簡單明了，寓意積極正面，有利于展現(xiàn)企業(yè)的良好形象。需要提醒的是，商標的圖文設計應避免使用他人的作品以及商標圖文。

（3）申請前做好商標檢索

為確保商標申請能夠獲得核準，企業(yè)在申請商標之前應進行商標檢索，確認他人有無申請相同或近似商標。目前商標局的網(wǎng)站可以進行免費查詢，不過因數(shù)據(jù)更新存在滯后，企業(yè)應在定期進行復檢。

（4）注冊涵蓋核心及類似類別

 注冊商標專用權人除了有權在核定的商品使用注冊商標，還可以禁止他人在相同或類似的商品上使用相同或近似的商標（不會導致混淆的除外）。因此企業(yè)從擴大自己使用范圍以及阻卻競爭對手使用范圍的角度出發(fā)，商標注冊應涵蓋自己商品以及類似商品的類別。    

（5）分開申請、組合注冊

對于包括文字、圖案、字母等的組合商標，企業(yè)可先將其中文字、圖案、字母等分開申請，然后在組合在一起申請。這樣雖然需要支付兩次申請費用，但是可以減小組合商標因某一要素不具有可注冊性而遭到整體駁回的風險。此外，分開申請、組合注冊還可以擴大企業(yè)可資使用的商標數(shù)量。[ 袁真富、蘇和秦：《商標戰(zhàn)略管理—公司品牌的法務支持》，知識產(chǎn)權出版社2007年版，第132-134頁。]

商標使用應根據(jù)企業(yè)的發(fā)展階段和品牌戰(zhàn)略制定。對于初創(chuàng)企業(yè)而言，在全部產(chǎn)品上使用相同商標是較為明智的選擇。因為在該階段企業(yè)能夠投入的宣傳資源較為有限，使用單一商標，有利于集中宣傳、快速提升商標的知名度。

對于實力雄厚的大、中型企業(yè)而言，根據(jù)商品種類和差異化程度，啟用不同的商標是不錯的選擇。如此，不僅可以為企業(yè)培育多個知名商標，降低因某一產(chǎn)品出現(xiàn)質量問題而導致整個品牌形象受損的風險；還有利于在公司不同事業(yè)部之間形成良性競爭。

企業(yè)在經(jīng)營過程中或多或少地都會遭遇商標侵權。目前維權途徑主要是行政查處和司法保護，行政查處相較于司法保護具有程序簡便、處理快速的特點，但缺乏終局性。因此，將兩種手段結合起來維權不失為更好地選擇。近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和發(fā)展，網(wǎng)絡商標侵權行為日益常見，由此造成的損害也不容小覷。對此，企業(yè)應加強網(wǎng)絡侵權監(jiān)控，及時進行維權。

版權管理對于軟件開發(fā)企業(yè)較為重要，需要多加關注。軟件企業(yè)版權管理需注意以下三點：

因著作權自作品創(chuàng)作完成時取得，故而企業(yè)在軟件開發(fā)過程中應建立記錄制度，登記開發(fā)過程，并保留原始文檔。另外對于重要的軟件產(chǎn)品，企業(yè)應在開發(fā)完成后及時進行版權登記。原始記錄和版權登記證書在著作權侵權糾紛中是證明權利人身份和權利取得時間的重要證據(jù)。

在計算機軟件著作權侵權案件中，原被告程序比對是認定侵權的必要步驟，司法實踐中多由鑒定機構完成。在被告不提交源程序時，程序同一性對比非常復雜、困難。為此，企業(yè)在軟件開發(fā)過程中可以設計防偽標識，如在程序中故意留下企業(yè)的英文名稱、嵌入特殊符號以及無關緊要的錯誤。如果能在被告產(chǎn)品中讀到這些防偽標識，法院一般會據(jù)此認定被告復制了原告的計算機軟件。[ 袁建中：《企業(yè)知識產(chǎn)權管理理論與實務》，知識產(chǎn)權出版社，2011年版，第133頁。]

對于企業(yè)而言，被重點保密的信息主要是技術信息和客戶名單，關于技術信息的保護形式，即專利保護還是商業(yè)秘密保護，前文已做論述，不再贅述。企業(yè)商業(yè)秘密管理的目標在于通過構建保密體系，防止商業(yè)秘密的泄露。因此，企業(yè)商業(yè)秘密管理重點在于構建保密體系。

企業(yè)應當制定商業(yè)秘密保護手冊，確定保密對象的范圍、密級的劃分標準、不同層級人員接觸保密信息的權限、信息檔案管理、銷毀以及有關人員違反保密義務的責任。在員工入職時，在勞動合同中設置保密條例并發(fā)放保密手冊，一并交由入職人員簽收。

不過僅有保密手冊是不夠的，企業(yè)還應建立必要的物理防護措施，如在研發(fā)重地設置保密提示牌和門禁權限，在辦公電腦上設置外發(fā)以及拷貝權限等。

總之，保密制度應達到非以不正當手段不足以獲取保密信息的程度。

在技術合作、投融資并購等需要披露一定技術信息場合，應注意與相關方簽署保密協(xié)議。

出于保護商業(yè)秘密的需要，企業(yè)可在重要崗位員工離職時簽訂競業(yè)限制協(xié)議，不過競業(yè)限制應當給予離職員工合理的補償以及限制地域、行業(yè)、期限等要公平合理，以免爭訟時被法院認定為無效協(xié)議。

四、中國知識產(chǎn)權的春天到來了嗎？

近年來，知識產(chǎn)權日益成為一個熱門詞匯，不僅多次出現(xiàn)在國家重要文件中，還常被各級官員提起。以專利為例，在過去的數(shù)年中，中國專利的申請量一路高歌猛進，目前已經(jīng)穩(wěn)居世界第一的寶座。這一切似乎在昭示，中國知識產(chǎn)權的春天已經(jīng)到來。

果真如此嗎？還以專利為例，在專利申請數(shù)量繁榮的背后，大量授權專利被束之高閣或者提前放棄也是不爭的事實；專利侵權賠償數(shù)額低、維權周期長至今仍未得到明顯改觀；對于大多數(shù)企業(yè)而言，通過專利獲取現(xiàn)金收入仍然任重道遠。這一切似乎又在告訴我們，知識產(chǎn)權的春天還未真正到來。

知識產(chǎn)權的春天有沒有到來，不同的人會有不同的答案。新常態(tài)下，國家創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略需要知識產(chǎn)權制度的支撐，知識產(chǎn)權對于國家發(fā)展將起到至關重要的作用。在此時代背景下，中國企業(yè)與其等待春天的帶來，不如用自己的力量創(chuàng)造出一個屬于自己的春天。

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作者：邱奎霖  國浩律師（南京）事務所  微信號:qw8877

編輯：IPRdaily王夢婷