“鏡泊湖大豆”商標案——有關(guān)地理標志特殊規(guī)則

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2005年12月，寧安市鏡泊湖大豆協(xié)會(簡稱鏡泊湖大豆協(xié)會)向國家工商行政管理總局商標局(簡稱商標局)提出“鏡泊鄉(xiāng)大”商標(簡稱申請商標)的注冊申請,指定使用在第31類“豆(未加工的)、大豆(未加工的)”商品上。

2007年8月,商標局作出商標駁回通知書,對申請商標的注冊申請予以駁回。鏡泊湖大豆協(xié)會不服該駁回決定,向商標評審委員會提出復(fù)審請求。

2014年12月,商標評審委員會作出商標駁回復(fù)審決定書(簡稱被訴決定)。該決定駁回了申請商標，主要理由是：申請商標指定使用在豆(未加工的)和大豆(未加工的)商品上,其中中文“鏡泊鄉(xiāng)”為鏡泊湖大豆協(xié)會所在地的地名,“大豆”為申請商標指定使用商品的名稱。雖然鏡泊湖大豆協(xié)會明確申請商標不是以“地理標志”作為集體商標申請注冊,但申請商標以地名加商品名稱的形式作為集體商標申請注冊,該種商標組合形式易被相關(guān)公眾認為其所提供的商品的特定質(zhì)量、信譽或者其他特征,主要由“鏡泊鄉(xiāng)”地區(qū)的人文因素或者自然因素所決定,從而誤認為申請商標為以地理標志注冊的集體商標,違反了《商標法》(簡稱商標法)第十六條的規(guī)定?！?/p>

寧安市鏡泊湖大豆協(xié)會不服商評委的決定，起訴到了北京知識產(chǎn)權(quán)法院。北京知識產(chǎn)權(quán)法院撤銷了商評委的裁定。商評委不服，又上訴到了北京市高級人民法院，北京市高級人民法院駁回了商評委的上訴，維持了北京知識產(chǎn)權(quán)法院的判決。這又是一起司法對行政行為進行糾錯的案件，對于日后此類商標的申請意義重大。下面本文簡要分析本案的關(guān)鍵之處。

這個案件爭議的焦點在于如何認識和理解《商標法》第十六條的規(guī)定，進而判斷是否應(yīng)該適用該條法律的規(guī)定。根據(jù)該條法律的規(guī)定：“商標中有商品的地理標志，而該商品并非來源于該標志所表示的地區(qū)，誤導(dǎo)公眾的，不予注冊并禁止使用。”之所以如此規(guī)定，是因為地理標志作為商業(yè)資源是非常有價值的，如果被隨意注冊和使用會造成消費者的混淆，不利于市場誠信競爭，更不利于保護地理標志。比如，如果一個河北的公司或者協(xié)會注冊“涪陵榨菜”，消費者非常可能會把該涪陵榨菜與重慶的涪陵榨菜混淆，即“誤導(dǎo)公眾”。所以，商標行政機關(guān)在審查注冊商標申請的時候，有義務(wù)主動審查申請注冊的商標中是否含有商品的地理標志；如果有的話，進一步需審查該商品是否來源于該標志所標示的地區(qū)；如果不是來源于該標志所標示的地區(qū)，則應(yīng)考慮誤導(dǎo)公眾的可能性，做出不予注冊的決定。如果已經(jīng)使用的，商標行政機關(guān)有權(quán)禁止其繼續(xù)使用。

但是，適用這條法律有一個前提，即爭議商標中確實包含“地理標志”。何為地理標志？地理標志與普通地名有何區(qū)別呢？《商標法》第十六條第二款對此進行了解釋：“前款所稱地理標志，是指標示某商品來源于某地區(qū)，該商品的特定質(zhì)量、信譽或者其他特征，主要是由該地區(qū)的自然因素或者人文因素所決定的的標志?！边@條法律規(guī)定雖然對地理標志進行了定義，把地理標志與普通的地名區(qū)分開來。但是，誰有權(quán)根據(jù)該規(guī)定判斷爭議商標中的地名等標志是否構(gòu)成地理標志呢？或者說商標行政機關(guān)是否依據(jù)證據(jù)以及依據(jù)什么證據(jù)來判斷是否構(gòu)成地理標志呢？有關(guān)這一問題我們可以參考《集體商標、證明商標注冊和管理辦法》第六條規(guī)定:“申請以地理標志作為集體商標、證明商標注冊的,還應(yīng)當(dāng)附送管轄該地理標志所標示地區(qū)的人民政府或者行業(yè)主管部門的批準文件。外國人或者外國企業(yè)申請以地理標志作為集體商標、證明商標注冊的,申請人應(yīng)當(dāng)提供該地理標志以其名義在其原屬國受法律保護的證明。”根據(jù)這條的規(guī)定，商標行政機關(guān)并不能在沒有證據(jù)的情況下自行判斷某地名等標志是否構(gòu)成地理標志，而是需要申請者提供標志標示地區(qū)的人民政府或者行業(yè)主管部門的批準文件，外國人或者外國企業(yè)的則提供受法律保護證明?？梢赃@樣認為：對于中國商標申請而言，需要人民政府或者行業(yè)主管部門先行判斷是否構(gòu)成地理標志，如果判斷構(gòu)成地理標志，則開具證明，商標行政機關(guān)才能予以注冊。商標行政機關(guān)不在沒有證據(jù)的情況下自行判斷申請商標中的地名等標志是否可構(gòu)成地理標志，在地理標志商標注冊實踐中也是這樣操作的。

與主動注冊地理標志商標相比，這個案子正好反了過來，申請人明確表示注冊的不是地理標志商標，而是普通集體商標。因為存在“鏡泊鄉(xiāng)”這個地名，商標審查人員考慮到《商標法》第十六條的規(guī)定，存在合理懷疑也是在情理之中。關(guān)鍵在于：申請人主動申請地理標志商標的時候，商標行政機關(guān)對于是否構(gòu)成地理標志需要根據(jù)當(dāng)?shù)厝嗣裾?、行業(yè)主管部門的批準文件以及保護記錄等材料來判斷；當(dāng)申請人不主動申請地理標志商標而是申請普通集體商標的時候，商標行政機關(guān)在自行判斷爭議商標中存在地理標志的時候不需要當(dāng)?shù)厝嗣裾?、行業(yè)主管部門的批準文件以及保護記錄就可以自行認定嗎？當(dāng)然不能了，否則不符合行政合理性原則，而且會導(dǎo)致行政行為的任性。參考《集體商標、證明商標注冊和管理辦法》第六條規(guī)定的規(guī)定，我們有理由認為：在根據(jù)《商標法》第十六條的規(guī)定判斷是否存在地理標志的時候，也應(yīng)當(dāng)有管轄該地理標志所標示地區(qū)的人民政府或者行業(yè)主管部門的批準文件，申請人為外國人或者外國企業(yè)的,應(yīng)當(dāng)有在其原屬國受法律保護的證明。當(dāng)然，這種情況下不可能由申請人來提供，而是誰主張誰舉證，即應(yīng)由商標行政機關(guān)來提供。而本案的關(guān)鍵在于，商標局在沒有任何證據(jù)的情況下認為爭議商標中包含“地理標志”，根據(jù)《商標法》第十六條進行了審查，而商標評審委員會也在沒有證據(jù)支持的情況下，認定爭議商標中包含“地理標志”，所以才會導(dǎo)致敗訴。

綜上所述，根據(jù)《商標法》第十六條對商標進行審查的前提是商標標志中包含“地理標志”，因是由商標行政機關(guān)主動提出的，所以這個舉證義務(wù)是由商標行政機關(guān)承擔(dān)，即國家商標局和商標評審委員會。如果沒有證據(jù)證明商標標志中包含地理標志，則不能適用《商標法》第十六條的規(guī)定。對于商標標志中包含地名的，只能根據(jù)《商標法》第十條的規(guī)定進行審查和判定。

來源：趙虎（微信）

作者：趙虎律師北京市東易律師事務(wù)所合伙人

編輯：IPRdaily王夢婷