簡(jiǎn)述三種美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)中提交使用證據(jù)的情況

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作者：羅丹稱(chēng)  精英知識(shí)產(chǎn)權(quán)集團(tuán)

原標(biāo)題：美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)之使用證據(jù)提交策略

隨著人們知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)的不斷增強(qiáng)，愈來(lái)愈多企業(yè)開(kāi)始運(yùn)用知識(shí)產(chǎn)權(quán)這把利劍為自己的產(chǎn)品進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)保駕護(hù)航，美國(guó)作為中國(guó)頭號(hào)貿(mào)易國(guó)，成為眾多中國(guó)企業(yè)和個(gè)人重點(diǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的國(guó)家。

一、“已在”和“意圖在”美國(guó)使用，在美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)中提交使用證據(jù)的區(qū)別

在美國(guó)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，通?？苫谝言诿绹?guó)使用，即Actual Use，亦可基于意圖在美國(guó)使用，即Intend to use。基于已在美國(guó)使用的，美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局（UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE “USPTO”）要求提交申請(qǐng)的同時(shí)附商標(biāo)在美國(guó)的使用證據(jù)，若官方認(rèn)為證據(jù)不合格，將會(huì)要求申請(qǐng)人重新提交，或者將使用基礎(chǔ)修改為意圖使用；基于意圖使用的，需自授權(quán)通知書(shū)（NOTICE OF ALLOWANCE(NOA)）發(fā)文日起6個(gè)月內(nèi)提交使用證據(jù)，若申請(qǐng)人在該階段內(nèi)無(wú)法提供相關(guān)證據(jù)，則可在期限前辦理延期，可延期5次，每次6個(gè)月，若期滿(mǎn)仍無(wú)法提供使用證據(jù)，則商標(biāo)將被視為放棄。

關(guān)于使用證據(jù)的提交，商標(biāo)若在美國(guó)已實(shí)際使用，則是易事；若商標(biāo)暫未在美國(guó)實(shí)際使用，或?qū)嶋H使用商標(biāo)與申請(qǐng)商標(biāo)有偏差等原因，均可能會(huì)導(dǎo)致該商標(biāo)在美國(guó)注冊(cè)申請(qǐng)失敗。

二、產(chǎn)品類(lèi)別與服務(wù)類(lèi)別在美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)中提交使用證據(jù)的區(qū)別

產(chǎn)品類(lèi)別的商標(biāo)使用證據(jù)，相對(duì)于服務(wù)類(lèi)別較容易提供。如大米，衣服，汽車(chē)，手機(jī)等，所提供的使用證據(jù)只須清晰地展示商標(biāo)樣稿且能清楚的表達(dá)產(chǎn)品；而對(duì)于服務(wù)類(lèi)別而言，很多申請(qǐng)人的使用證據(jù)很難真實(shí)地反映出自己的商標(biāo)在美國(guó)實(shí)際使用狀況，例如快遞服務(wù)，法律服務(wù)，安保服務(wù)......，如果申請(qǐng)人的服務(wù)商標(biāo)已在美國(guó)真誠(chéng)地使用，較為簡(jiǎn)易的解決方法是，可在申請(qǐng)人的網(wǎng)址上截取一張能顯示申請(qǐng)人商標(biāo)及指定服務(wù)的描述性用語(yǔ)的圖片。

三、“防御類(lèi)保護(hù)商標(biāo)”在美國(guó)申請(qǐng)中提交使用證據(jù)的說(shuō)明

在實(shí)踐中，對(duì)于申請(qǐng)人的商品或服務(wù)還沒(méi)那么快進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，或以防御性保護(hù)為目的申請(qǐng)美國(guó)注冊(cè)保護(hù)的商標(biāo)申請(qǐng)人，又如何能做到合法安全地獲得美國(guó)核準(zhǔn)注冊(cè)？在此，申請(qǐng)人可以考慮基于本國(guó)注冊(cè)基礎(chǔ)，即如申請(qǐng)人擬申請(qǐng)的商標(biāo)在本國(guó)已獲得注冊(cè)，申請(qǐng)人基于國(guó)內(nèi)的基礎(chǔ)申請(qǐng)美國(guó)注冊(cè)，即Foreign Registration，及通過(guò)馬德里商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)指定美國(guó)的延伸保護(hù)，可有效地避開(kāi)在申請(qǐng)階段提交使用證據(jù)的問(wèn)題。

雖然基于他國(guó)的注冊(cè)基礎(chǔ)或通過(guò)馬德里商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)指定美國(guó)延伸保護(hù)解決了申請(qǐng)人在申請(qǐng)階段提交使用證據(jù)的難題，根據(jù)美國(guó)商標(biāo)法的相關(guān)規(guī)定，在商標(biāo)注冊(cè)后第 5 -6 年間及第 9 -10 年間，商標(biāo)注冊(cè)人須向美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局提交經(jīng)其簽署的第八款宣誓書(shū)，宣誓其已將注冊(cè)商標(biāo)使用在注冊(cè)所核定的所有或部分商標(biāo)和／或服務(wù)上，或表明沒(méi)有使用注冊(cè)商標(biāo)的正當(dāng)理由。否則，美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局將撤銷(xiāo)該商標(biāo)注冊(cè)。

誠(chéng)然，無(wú)論申請(qǐng)人是通過(guò)何種途徑在美國(guó)保護(hù)了自有商標(biāo)，商標(biāo)的價(jià)值在于使用，使用才能發(fā)揮商標(biāo)作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)最大的價(jià)值，并為申請(qǐng)人在市場(chǎng)中贏得更多的聲譽(yù)及創(chuàng)造更豐厚的利潤(rùn)。

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作者：羅丹稱(chēng)  精英知識(shí)產(chǎn)權(quán)集團(tuán)

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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