馳名商標(biāo)保護(hù)不只限于“跨類”

2016年12月30日，迪爾公司（Deere & Company, 美國）及其在華子公司約翰迪爾（中國）投資有限公司（下稱“迪爾中國公司”）在金杜知識產(chǎn)權(quán)訴訟團(tuán)隊的協(xié)助下獲得一起商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛的一審勝訴判決。本案中，北京知識產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)定迪爾公司第7和12類上的“JOHN DEERE”、第7類上的“約翰.迪爾”三件商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)，判令三被告停止商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭行為、公開發(fā)表聲明消除不良影響，并全額支持了原告關(guān)于五百萬元懲罰性賠償和三十六萬余元合理支出的請求。在2017年1月10日北京知識產(chǎn)權(quán)法院兩周年新聞發(fā)布會中，本案被評為 “加大知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)力度類”典型案例。

案情簡介

迪爾公司成立于1837年，是世界上最大的農(nóng)業(yè)機(jī)械制造商之一。迪爾公司自1976年進(jìn)入中國，于1997年在中國成立了第一家企業(yè)——約翰迪爾佳聯(lián)收獲機(jī)械有限公司，后于2000年全資設(shè)立迪爾中國公司?！癑OHN DEERE”、“約翰迪爾”、“ 馳名商標(biāo)保護(hù)不只限于“跨類” ”等注冊商標(biāo)是迪爾公司的核心商業(yè)標(biāo)識，被廣泛使用在第7類農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品、第12類拖拉機(jī)等產(chǎn)品及第4類工業(yè)用油等農(nóng)機(jī)零配件產(chǎn)品上。同時，迪爾公司還擁有工業(yè)用油等第4類商品上的“HY-GARD”、“PLUS-50”等注冊商標(biāo)。

約翰迪爾（北京）農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司等三被告的實際控制人相同，三被告實際控制人不僅在中國設(shè)立了多家以“約翰迪爾”為字號的仿冒企業(yè)，還在美國華盛頓州注冊了名為“美國約翰迪爾集團(tuán)”的空殼公司（該公司已被美國聯(lián)邦法院判決永久禁止使用迪爾公司商標(biāo)、字號）。本案三被告長期對外宣稱是“美國約翰迪爾集團(tuán)”的中國子公司，并通過分工協(xié)作，在中國生產(chǎn)、銷售帶有與迪爾公司注冊商標(biāo)相同或近似標(biāo)識的工業(yè)用油等產(chǎn)品，并在第4類工業(yè)用油等商品上注冊了“佳聯(lián)迪爾”商標(biāo)。除商標(biāo)外，三被告還從企業(yè)名稱、域名、產(chǎn)品外觀設(shè)計等多方面實施對迪爾公司的仿冒，并通過虛假宣傳、詆毀商譽(yù)等手段實施不正當(dāng)競爭，造成了惡劣影響。在本案訴訟期間，被告方甚至還利用其通過仿冒手段獲得的外觀設(shè)計專利對迪爾公司提起侵權(quán)訴訟，妄圖顛倒是非。為維護(hù)自身合法權(quán)益，迪爾公司、迪爾中國公司將三被告訴至北京知識產(chǎn)權(quán)法院，要求追究三被告商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭行為的法律責(zé)任。

本案亮點

1. 明確了馳名商標(biāo)保護(hù)不只限于跨類保護(hù)，即，普通注冊商標(biāo)系對相同或類似商品上已注冊馳名商標(biāo)的仿冒，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的，法院可直接受理并依照商標(biāo)法第十三條進(jìn)行裁判

法律給予馳名商標(biāo)相較于普通注冊商標(biāo)更強(qiáng)的保護(hù)，這一點集中體現(xiàn)在商標(biāo)法第十三條的規(guī)定中。對商標(biāo)法第十三條通常的理解是，該條規(guī)定對未注冊馳名商標(biāo)視同普通注冊商標(biāo)予以保護(hù)，對已注冊馳名商標(biāo)給予跨類保護(hù)。實際上，商標(biāo)法第十三條對馳名商標(biāo)的保護(hù)不止于此，還延伸體現(xiàn)在《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（下稱“馳名商標(biāo)司法解釋”）第十一條的規(guī)定中，普通注冊商標(biāo)之間的侵權(quán)糾紛本須首先向行政機(jī)關(guān)申請解決，法院不得直接受理此類糾紛[1]，但根據(jù)馳名商標(biāo)司法解釋第十一條的規(guī)定，被告已注冊的商標(biāo)違反商標(biāo)法第十三條規(guī)定，復(fù)制、摹仿或者翻譯原告馳名商標(biāo)，構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)的，法院可以直接受理并進(jìn)行裁判[2]。然而，僅從商標(biāo)法十三條的文字看，該條針對已注冊商標(biāo)與馳名商標(biāo)之間的糾紛所給予的是“跨類保護(hù)”，對于馳名商標(biāo)遭受到來自相同或類似商品上的注冊商標(biāo)的仿冒時，是否也可以適用商標(biāo)法十三條進(jìn)行處理，換言之，是否商標(biāo)法第十三條提供給已注冊馳名商標(biāo)的保護(hù)只限于“跨類”這一種情形？法律條文本身和司法解釋并未對此作出窮盡式規(guī)定。這是本案判決著重討論和回答的法律適用問題。

本案判決認(rèn)為，商標(biāo)法第十三條是從商標(biāo)注冊角度對于馳名商標(biāo)的跨類保護(hù)予以規(guī)定，該規(guī)定旨在給予馳名商標(biāo)較之于普通注冊商標(biāo)更強(qiáng)的保護(hù)。雖然該款未對在相同或者類似商品上復(fù)制、摹仿或翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo)的情形予以明確規(guī)定，但探究該條款的立法原意并考慮法律的當(dāng)然解釋方法，在相同或類似商品上復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)注冊的馳名商標(biāo)的情形，相對于在不相同或不類似商品上更有適用商標(biāo)法第十三條規(guī)定的利益。最高人民法院作出的（2011）知行字第15號行政裁定中亦明確，商標(biāo)法第十三條第二款適用于不相同或不類似商品申請注冊的商標(biāo)，當(dāng)然適用于類似商品申請注冊的商標(biāo)。同理，依據(jù)馳名商標(biāo)司法解釋第十一條的規(guī)定，既然法院可以直接審理在不相同或不類似商品上的馳名商標(biāo)與普通注冊商標(biāo)之間的糾紛，那么，在相同或類似商品上的馳名商標(biāo)與普通注冊商標(biāo)發(fā)生糾紛時，法院基于對馳名商標(biāo)的強(qiáng)保護(hù)更有適用該條進(jìn)行審理的必要。由此可見，商標(biāo)法第十三條對于已注冊馳名商標(biāo)的保護(hù)并不應(yīng)僅限于“跨類”這一種情形，對于相同或類似商品上已注冊馳名商標(biāo)與普通注冊商標(biāo)之間的沖突，法院可以依據(jù)馳名商標(biāo)司法解釋第十一條的規(guī)定適用商標(biāo)法第十三條進(jìn)行處理。

基于上述理由，在確認(rèn)被告“佳聯(lián)迪爾”注冊商標(biāo)核定使用的第4類工業(yè)用油等商品與原告第206346號“JOHN DEERE”、第7879578號“約翰.迪爾”馳名商標(biāo)核準(zhǔn)的第7類農(nóng)業(yè)機(jī)械等商品以及第206347號“JOHN DEERE”馳名商標(biāo)核準(zhǔn)使用的第12類拖拉機(jī)等商品構(gòu)成類似的前提下，本案判決認(rèn)定被告使用的“佳聯(lián)迪爾”注冊商標(biāo)構(gòu)成對原告“JOHN DEERE”、“約翰.迪爾”馳名商標(biāo)的復(fù)制、摹仿或翻譯，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，應(yīng)當(dāng)予以禁止使用。

2. 體現(xiàn)了加大知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度的司法政策，一案中全面認(rèn)定多項侵權(quán)行為，認(rèn)定三件馳名商標(biāo)，適用懲罰性賠償，并對被告舉證妨礙行為予以訓(xùn)誡

(1) 全面認(rèn)定多項侵權(quán)行為

本案是一起“全方位、多層次、立體式”的惡意侵權(quán)案件。三被告及其實際控制人所實施的侵權(quán)行為涉及商標(biāo)、域名、字號等方面，并且還通過虛假宣傳、詆毀商譽(yù)等方式進(jìn)行不正當(dāng)競爭。經(jīng)審理，法院在本案中認(rèn)定了被告包括商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競爭在內(nèi)的多項侵權(quán)行為，全面維護(hù)了原告的合法權(quán)益。

(2) 一案認(rèn)定三件馳名商標(biāo)

為充分保護(hù)原告知識產(chǎn)權(quán)，法院在本案中同時認(rèn)定迪爾公司三件商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)。為證明涉案三件商標(biāo)已達(dá)到馳名程度，原告提供了大量證據(jù)，涉及產(chǎn)品銷售合同、發(fā)票，廣告宣傳合同、發(fā)票，財務(wù)審計報告，所獲榮譽(yù)獎狀證書、媒體報道等多方面證據(jù)。法院經(jīng)審查認(rèn)為，在案證據(jù)足以證明原告第7類農(nóng)業(yè)機(jī)械等商品上的第206346號“JOHN DEERE”商標(biāo)及第7879578號“約翰.迪爾”商標(biāo)、第12類拖拉機(jī)等商品上的第206347號“JOHN DEERE”商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)。

(3) 適用懲罰性賠償，對被告舉證妨礙行為予以訓(xùn)誡

本案是北京知識產(chǎn)權(quán)法院結(jié)合具體案情，依據(jù)商標(biāo)法第六十三條關(guān)于侵權(quán)賠償數(shù)額的舉證責(zé)任分配規(guī)則和認(rèn)定原則，作出懲罰性賠償?shù)挠忠坏湫桶咐１景钢?，原告主張按照被告侵?quán)獲利確定賠償數(shù)額，并適用懲罰性賠償，提出了五百萬元的損害賠償數(shù)額。為此，本案合議庭給予雙方充分的舉證機(jī)會。原告一方通過所能利用的證據(jù)收集渠道盡力充分舉證，提交了所主張賠償數(shù)額的基本數(shù)據(jù)依據(jù)和計算邏輯。但被告在審理過程中一直對與侵權(quán)行為相關(guān)的賬簿、資料拒絕提交，法官依據(jù)商標(biāo)法第六十三條多次向被告釋明舉證責(zé)任，但被告在案件審理終結(jié)前依然未予提交。法院認(rèn)為，被告持有并隱匿對其不利的銷售證據(jù)，構(gòu)成舉證妨礙，考慮到三被告實施的侵權(quán)行為方式多樣，涉及的侵權(quán)商標(biāo)眾多，且屬商標(biāo)、不正當(dāng)競爭全方位侵權(quán)，特別是在被行政處罰后依然繼續(xù)侵權(quán)，情節(jié)嚴(yán)重且主觀惡意明顯，在合理驗證并調(diào)整了原告的計算方式后，法院全額支持了原告五百萬元的損害賠償請求以及三十六萬余元的合理支出請求，并在判決書中對被告的舉證妨害行為予以訓(xùn)誡。

審理本案的是北京知識產(chǎn)權(quán)法院張玲玲法官團(tuán)隊。因案情涉及的侵權(quán)行為復(fù)雜多樣、證據(jù)量非常之大，本案合議庭組織雙方當(dāng)事人進(jìn)行了多次質(zhì)證，在審理過程中給予雙方當(dāng)事人充分的舉證和陳述機(jī)會，耐心、細(xì)致地梳理證據(jù)、查明事實。一審判決書長達(dá)70余頁，事實查明部分詳盡，對相關(guān)法律問題的分析精當(dāng)。本案一審判決對長期以來一直令社會各界深惡痛絕的惡性仿冒侵權(quán)行為給予了有力打擊，體現(xiàn)了我國司法機(jī)關(guān)“堅決加大知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度”的決心，提振了市場上合法經(jīng)營者的士氣和信心。

注：

1 《最高人民法院關(guān)于審理注冊商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第一條第二款規(guī)定：“原告以他人使用在核定商品上的注冊商標(biāo)與其在先的注冊商標(biāo)相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)民事訴訟法第一百一十一條第（三）項的規(guī)定，告知原告向有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)申請解決。但原告以他人超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊商標(biāo)，與其注冊商標(biāo)相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)受理?！?該司法解釋自2008年3月1日起施行。

2 《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定：“被告使用的注冊商標(biāo)違反商標(biāo)法第十三條的規(guī)定，復(fù)制、摹仿或者翻譯原告馳名商標(biāo)，構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)原告的請求，依法判決禁止被告使用該商標(biāo)，但被告的注冊商標(biāo)有下列情形之一的，人民法院對原告的請求不予支持：（一）已經(jīng)超過商標(biāo)法第四十一條第二款規(guī)定的請求撤銷期限的；（二）被告提出注冊申請時，原告的商標(biāo)并不馳名的。” 該司法解釋自2009年5月1日起施行。

來源：“金杜說法”微信平臺

作者：金杜律師事務(wù)所黨喆賀詩佳

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

馳名商標(biāo)保護(hù)不只限于“跨類”

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