商標顯著性退化:對注冊商標的不當使用可能會使其變?yōu)樯唐返耐ㄓ妹Q

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：姜向陽張燁北京市安理律師事務所律師

原標題：商標顯著性退化:對注冊商標的不當使用可能會使其變?yōu)樯唐返耐ㄓ妹Q

判斷某一特定商品的通用名稱，除國家或者行業(yè)制定的標準以及專業(yè)工具書、辭典中已經(jīng)列入的商品名稱可以作為依據(jù)外，對于已為同行業(yè)經(jīng)營者約定俗成、普遍使用的表示某類商品的名詞，也應當認定為該商品的通用名稱。

案件要旨

千思板國際有限公司經(jīng)商標局核準，獲得“千思板”等注冊商標，后授權特萊仕公司全權處理商標相關事宜。都邦公司在其公司網(wǎng)站上大量使用“都邦千絲板”、“都邦千思板”作為產(chǎn)品名稱，特萊仕公司向都邦公司發(fā)出律師函，以杜邦公司未經(jīng)允許在其公司網(wǎng)站上使用與“千絲板”商標相同或近似的標識、擾亂正常競爭秩序為由，要求杜邦公司立即停止侵權行為，后向法院起訴。

一審法院認為“千思板”已經(jīng)成為一種建筑商品的通用名稱，注冊商標專用權人已無權禁止他人對其作為商品通用名稱的正常使用，判決駁回原告特萊仕公司的訴訟請求。特萊仕公司不服，提起上訴，二審法院判決駁回上訴，維持原判。

注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。判斷某一特定商品的通用名稱，除國家或者行業(yè)制定的標準以及專業(yè)工具書、辭典中已經(jīng)列入的商品名稱可以作為依據(jù)外，對于已為同行業(yè)經(jīng)營者約定俗成、普遍使用的表示某類商品的名詞，也應當認定為該商品的通用名稱。

律師點評

商標的基本功能在于區(qū)分和識別不同的商品提供者，因此具有顯著性是商標發(fā)揮其功能的首要條件。具有顯著性的商標，若使用方式不當、品牌維護不到位，其顯著性也可能發(fā)生退化。當注冊商標成為特定商品的通用名稱時，則任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標，商標權人也無權禁止他人使用其注冊商標用以描述其商品。最高人民法院《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》中規(guī)定，人民法院在判斷訴爭商標是否為通用名稱時，應當審查其是否屬于法定的或者約定俗成的商品名稱。依據(jù)法律規(guī)定或者國家標準、行業(yè)標準屬于商品通用名稱的，應當認定為通用名稱。相關公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的，應當認定該名稱為約定俗成的通用名稱。被專業(yè)工具書、辭典列為商品名稱的，可以作為認定約定俗成的通用名稱的參考。約定俗成的通用名稱一般以全國范圍內(nèi)相關公眾的通常認識為判斷標準。對于由于歷史傳統(tǒng)、風土人情、地理環(huán)境等原因形成的相關市場較為固定的商品，在該相關市場內(nèi)通用的稱謂，可以認定為通用名稱。申請人明知或者應知其申請注冊的商標為部分區(qū)域內(nèi)約定俗成的商品名稱的，應視其申請注冊的商標為通用名稱。人民法院審查判斷訴爭商標是否屬于通用名稱，一般以提出商標注冊申請時的事實狀態(tài)為準。如果申請時不屬于通用名稱，但在核準注冊時訴爭商標已經(jīng)成為通用名稱的，仍應認定其屬于本商品的通用名稱；雖在申請時屬于本商品的通用名稱，但在核準注冊時已經(jīng)不是通用名稱的，則不妨礙其取得注冊。

具體到本案中，住房和城鄉(xiāng)建設部雖已公布了包括本案爭議雙方所生產(chǎn)的此類建筑板材的《行業(yè)標準》，住房和城鄉(xiāng)建設部建筑制品與構配件產(chǎn)品標準化技術委員會出具的說明中，亦明確“千思板”為建筑幕墻用高壓熱固化木纖維板的一個品牌，即特萊仕公司“千思板”牌建筑板材的行業(yè)標準名稱為建筑幕墻用高壓熱固化木纖維板。但黑龍江省高級人民法院認為，對某一特定商品而言，判斷其所具有的通用名稱，除國家或者行業(yè)制定的標準以及專業(yè)工具書、辭典中已經(jīng)列入的商品名稱可以作為依據(jù)外，對于已為同行業(yè)經(jīng)營者約定俗成、普遍使用的表示某類商品的名詞，也應當認定為該商品的通用名稱。亦即某一產(chǎn)品的行業(yè)標準名稱與行業(yè)經(jīng)營者約定俗成的名稱基于產(chǎn)生環(huán)境和條件不同，在現(xiàn)實中既可以單獨存在，亦可以同時并行，并不會產(chǎn)生非此即彼、不相包容的沖突。即對于同一種商品，即使《行業(yè)標準》中含有其名稱，但同行業(yè)者約定俗稱的名稱也不妨礙其作為該商品的通用名稱。

本案中，特萊仕公司的行為在客觀上造成“千思板”注冊商標的弱化，促使其成為通用名稱。特萊仕公司對其產(chǎn)品的宣傳手段等方式均不夠規(guī)范，如宣傳資料的具體內(nèi)容著重強調(diào)千思板是一種……板材，該板材具有……的性能。且未對“千思板”加注商標標識，也未表明其為注冊商標。特萊仕公司對其商標維護措施的缺失，導致其商標逐漸淪為商品通用名稱。都邦公司在使用“千思板”文字時，也加注了其自身的商標，法院認定都邦公司的涉案使用行為并無不當，不構成商標侵權與不正當競爭行為。

從本案例可以看出，行業(yè)標準中商品的名稱與行業(yè)約定俗成的名稱可以并行不悖；商標權人的不當使用行為可能導致商標顯著性的退化，最終淪為商品通用名稱。

案情簡介

千思板國際有限公司經(jīng)國家工商行政管理總局商標局（以下簡稱商標局）核準，獲得第1652089號“千思板”、第2018641號“千思板”、第1378339號“千思”、第1652088號“TRESPA”、第1648977號“TRESPA”、第1664198號“TRESPA”注冊商標。其中，第1652089號“千思板”商標核定使用商品為第17類:半加工熱塑塑料物質(zhì)，注冊有效期限自2001年10月21日起至2011年10月20日止；第2018641號“千思板”商標核定使用商品為第19類:建筑用非金屬板、建筑用非金屬板材、建筑用非金屬隔板、建筑用非金屬嵌板、鑲板木材、建筑用塑料薄板、建筑用非金屬層壓薄板、硬木板、刨花板、由刨花板條和塑料條合成的板材、非金屬門，注冊有效期限自2004年8月28日起至2014年8月27日止；第1378339號“千思”商標核定使用商品為第19類：樹脂復合板、木材、半成品木材、膠合板、成品木材、地板、三合板、建筑用木漿板、厚木板（建筑用），注冊有效期限自2000年3月28日起至2010年3月27日止。2009年7月30日，千思板國際有限公司出具《授權書》，授權特萊仕公司在中華人民共和國境內(nèi)以其自身名義獨立和全權處理就www.trespa.com網(wǎng)站和特萊仕所有產(chǎn)品介紹相關的著作權、注冊商標的侵權案件和相關事宜，與千思板集團和千思板產(chǎn)品相關的其他不正當競爭案件和相關事宜，包括但不限于發(fā)送警示函、協(xié)商談判、仲裁、訴訟等。

都邦公司于2001年11月9日申請注冊“都邦”商標，注冊號/申請?zhí)?014010，國際分類號19，注冊公告日期2003年3月28日，專用權期限自2003年3月28日至2013年3月27日。2005年3月1日，都邦公司申請注冊“纖絲板”商標，被商標局于2007年12月27日以“‘纖絲板’為本商品的通用名稱，不得作為商標注冊”為由駁回。2009年3月3日，都邦公司注冊www.hrbdubang.com網(wǎng)站。同年3月11日，商標局受理都邦公司提出的“都邦千思”、“都邦千絲”商標注冊申請。同年9月17日，上海市普陀公證處出具（2009）滬普證經(jīng)字第4551號《公證書》，證明都邦公司在其網(wǎng)站中使用“都邦千絲板”作為產(chǎn)品名稱42處、“都邦千思板”22處、“千思板節(jié)能板”4處、“難燃發(fā)泡千思板”4處。同年9月18日，上海凱曼律師事務所受特萊仕公司委托向都邦公司發(fā)出《律師函》，主要內(nèi)容為：都邦公司未經(jīng)特萊仕公司許可，在其公司網(wǎng)站上展示了大量“都邦千絲板、千思板節(jié)能板、都邦千思板、都邦纖絲板”產(chǎn)品，使用了與“千思板”商標相同或近似的標識，造成市場中產(chǎn)品來源嚴重混淆，擾亂了行業(yè)正常競爭秩序。特萊仕公司要求都邦公司立即停止侵權行為，在10日內(nèi)刪除全部與特萊仕公司及“千思板”相關的侵權網(wǎng)頁；在所有產(chǎn)品包裝和說明中撤銷全部與“千思板”相同或近似的標識。同年9月25日，于濱簽收了特萊仕公司的郵件。

特萊仕公司的《外墻產(chǎn)品METEON,創(chuàng)想千思板，TRESP?》宣傳冊記載：千思板Meteon建筑用板材在標準色彩、效果和飾面具有廣泛的選擇范圍，并且可根據(jù)要求定制。這些板材能夠提高您的設計，或給您的設計增添新的維度。毫不夸張地說，世界各地成千上萬個工程使用這種板材，證明了這種材料的多功能性。千思板Meteon不僅外觀出眾，還極其經(jīng)久耐用。千思板Meteon是一種由熱固性樹脂和木質(zhì)纖維在高壓高溫下制造的平面板材，使用專有技術（電子束固化）制造而成。這種板材具有整體性的裝飾表面……。該公司《室內(nèi)裝飾板材VIRTUON，創(chuàng)想千思板，TRESPA?》宣傳冊記載：如果您正在尋找獨特的表面性質(zhì)，創(chuàng)想千思板。千思板國際有限公司作為世界級建筑材料的一流生產(chǎn)廠商，生產(chǎn)一系列功能性板材，用于要求很高的室內(nèi)裝飾：這就是千思板Virtuon。這些板材在衛(wèi)生、清潔度和設計方面性能非常卓越……。特萊仕公司主張為制止侵權行為支付交通費、餐飲費1828元，律師代理費2.5萬元，證據(jù)保全費1000元。

都邦公司為證明“千思板”是商品通用名稱，舉示了通過阿里巴巴、百度、中國建材、金羊網(wǎng)等網(wǎng)站查詢的網(wǎng)頁資料，主要內(nèi)容包括：特萊仕公司、都邦公司、青島嘉達節(jié)能技術有限公司、北京海波蘭德科貿(mào)有限公司、上海匯麗千思板制造有限公司等多家企業(yè)均有宣傳生產(chǎn)、銷售“千思板”商品的信息。另有網(wǎng)頁記載：千思板是一種把酚醛樹脂浸滲于牛皮紙或者木纖維里，在高溫高壓中進行硬化的熱固性酚醛樹脂板。由于其結構均勻、致密，故板上任何點都很堅固。

法院判決

原審法院認為：《中華人民共和國商標法》（以下簡稱《商標法》）第九條規(guī)定，商標應當有顯著特征，便于識別。《商標法》第十一條第一款規(guī)定：“下列標志不得作為商標注冊：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；（二）僅僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的；（三）缺乏顯著特征的?！薄吨腥A人民共和國商標法實施條例》（以下簡稱《商標法實施條例》）第四十九條規(guī)定：“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。”依據(jù)特萊仕公司產(chǎn)品宣傳冊的內(nèi)容可以看出，該公司在實際經(jīng)營中，一再反復清楚明確地將“千思板”作為一種建筑用板材商品通用名稱使用，并進行廣泛宣傳。同時，與千思板生產(chǎn)、銷售、消費等有密切關系的相關公眾，亦將“千思板”作為一種建筑用板材商品通用名稱使用和宣傳。例如：千思板是一種把酚醛樹脂浸滲于牛皮紙或者木纖維里，在高溫高壓中進行硬化的熱固性酚醛樹脂板。相關公眾將“千思板”作為商品通用名稱使用和宣傳，與特萊仕公司自己的行為一致。

雖然商標權人及利害關系人對淡化商標、侵犯商標權的行為可以依法主張權利予以制止，但在“千思板”成為商品通用名稱失去商標顯著性的過程中，千思板商標權人及利害關系人不僅是明知的，而且積極倡導、積極參與、積極推動。千思板商標權人及利害關系人將“千思板”作為商品名稱已得到公認。在相關公眾均已接受并公認“千思板”成為商品通用名稱，該商標已淡化為商品通用名稱后，依照《商標法》和《商標法實施條例》的相關規(guī)定和《中華人民共和國反不正當競爭法》（以下簡稱《反不正當競爭法》）第五條第一款關于“經(jīng)營者在市場交易中，應當遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則，遵守公認的商業(yè)道德”等規(guī)定，注冊商標專用權人及利害關系人已無權禁止他人將“千思板”作為商品通用名稱正當使用。況且，都邦公司使用、宣傳“千思板”商品名稱是在其公司網(wǎng)站，并標明了“都邦”商標，例如稱為“都邦千思板”，不會導致消費者及相關公眾對商品來源產(chǎn)生混淆誤認。就本案而言，特萊仕公司無權禁止都邦公司正當使用“千思板”商品名稱，其起訴都邦公司構成商標侵權和不正當競爭不成立，不應予以支持。據(jù)此判決：駁回特萊仕公司的訴訟請求。

特萊仕公司不服一審判決，向黑龍江省高級人民法院提起上訴。黑龍江省高級人民法院認為，千思板國際有限公司作為第1652089號、第2018641號“千思板”,第1378339號“千思”，第1652088號、第1648977號、第1664198號

“TRESPA”商標注冊人，對上述注冊商標依法享有專用權。特萊仕公司經(jīng)商標注冊人許可使用上述商標，并經(jīng)其授權提起本案訴訟，符合《商標法》第三條及《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第三條的規(guī)定，法院予以確認。一審及二審中，雙方當事人對上述注冊商標合法有效均無異議，爭議焦點集中于都邦公司在其網(wǎng)站中使用與特萊仕公司“千思板”注冊商標相同的文字是否構成侵權，而雙方對此的訴辯依據(jù)又集中于“千思板”是否為建筑行業(yè)同類板材商品的通用名稱問題。所謂商品通用名稱，一般是指在某一范圍內(nèi)約定俗成,被普遍使用的某一種類商品的名稱，包括規(guī)范的商品名稱,約定俗成的商品名稱和商品簡稱。綜合本案各方面辨析衡量，在都邦公司在其建立網(wǎng)站將“千思板”文字作為產(chǎn)品描述之時，“千思板”應當認定為商品通用名稱。

首先，歷史沿革及現(xiàn)實因素促成“千思板”成為本案所涉建筑板材的通用名稱。住房和城鄉(xiāng)建設部雖已公布了包括本案爭議雙方所生產(chǎn)的此類建筑板材的《行業(yè)標準》，住房和城鄉(xiāng)建設部建筑制品與構配件產(chǎn)品標準化技術委員會出具的說明中，亦明確“千思板”為建筑幕墻用高壓熱固化木纖維板的一個品牌，即特萊仕公司“千思板”牌建筑板材的行業(yè)標準名稱為建筑幕墻用高壓熱固化木纖維板。但對某一特定商品而言，判斷其所具有的通用名稱，除國家或者行業(yè)制定的標準以及專業(yè)工具書、辭典中已經(jīng)列入的商品名稱可以作為依據(jù)外，對于已為同行業(yè)經(jīng)營者約定俗成、普遍使用的表示某類商品的名詞，也應當認定為該商品的通用名稱。亦即某一產(chǎn)品的行業(yè)標準名稱與行業(yè)經(jīng)營者約定俗成的名稱基于產(chǎn)生環(huán)境和條件不同，在現(xiàn)實中既可以單獨存在，亦可以同時并行，并不會產(chǎn)生非此即彼、不相包容的沖突。依前述《行業(yè)標準》表述，建筑幕墻用高壓熱固化木纖維板在表面耐劃痕、表面耐污染腐蝕、抗沖擊、抗氣候激變、阻燃等性能方面明顯有別于傳統(tǒng)的建筑板材。特萊仕公司于1998年即已成立，而《行業(yè)標準》至2009年9月方予發(fā)布，在此期間長達十余年的時間，對于建筑幕墻用高壓熱固化木纖維板這種新型的建筑板材并無規(guī)范的行業(yè)標準名稱。而北京海波蘭德科貿(mào)有限公司、上海匯麗千思板制造有限公司、青島嘉達節(jié)能技術有限公司等其他企業(yè)所生產(chǎn)的類同于特萊仕公司“千思板”的板材，或是基于易于區(qū)分于其他類別產(chǎn)品，或是增加辨識度等因素考慮，亦將本企業(yè)產(chǎn)品稱之為“千思板”。包括目前在互聯(lián)網(wǎng)知名搜索網(wǎng)站谷歌、百度等搜索，仍有企業(yè)對所生產(chǎn)的該類產(chǎn)品以括號形式標注為“千思板”、“俗稱千思板”等。經(jīng)過生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營企業(yè)和購買者較長時間的稱呼使用，使得特萊仕公司的注冊商標“千思板”已經(jīng)逐漸衍化為同類板材的通用名稱。

其次，特萊仕公司的行為在客觀上造成“千思板”注冊商標的弱化，促使其成為通用名稱。從涉案商標“千思板”漢字本身的含義來看，其對于指定使用的第19類建筑用非金屬板、建筑用非金屬板材、建筑用非金屬隔板等商品的功能、用途等特點具有直接的敘述性，商標所載辨識性、顯著性相對較弱。在缺乏行業(yè)標準名稱、商標顯著性又相對較弱的情況下，特萊仕公司更應規(guī)范、合理、審慎地使用其注冊商標。但特萊仕公司自其1998年成立至今所一直使用的企業(yè)名稱“特萊仕（上海）千思板制造有限公司”，與其于2009年獲取的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照所核準的經(jīng)營范圍“生產(chǎn)、制造千思板”表述一致。依照《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》中關于企業(yè)名稱應當由字號（或者商號）、行業(yè)或者經(jīng)營特點、組織形式組成的相關規(guī)定，該公司名稱以及企業(yè)營業(yè)執(zhí)照中的“千思板”文字一般應理解為行業(yè)或經(jīng)營特點，從而得出“千思板”為某種建材產(chǎn)品通用名稱的結論，而很難歸結其為商標或者字號。此外，從特萊仕公司對其產(chǎn)品的宣傳手段看，在特萊仕公司曾經(jīng)發(fā)布的有關宣傳圖冊中，排布于醒目位置的“TRESPA”注冊商標后加注了?標志，而對“千思板”則未加任何表明其為注冊商標或其他可以有別于商品通用名稱的標識，宣傳手冊的具體內(nèi)容亦著重強調(diào)千思板是一種……板材，該板材具有……的性能。此宣傳手段雖不違反法律法規(guī)強制性規(guī)定，但在客觀上亦容易造成相關公眾作出其宣傳的商品系一種注冊商標為“TRESPA”、商品通用名稱為“千思板”的建筑裝飾材料的理解。對特萊仕公司上述行為的主觀態(tài)度及意愿法院不予判斷，但如前所述，其在企業(yè)命名、經(jīng)營范圍申報以及經(jīng)核準登記予以公示的企業(yè)名稱、經(jīng)營范圍的表述，客觀上已經(jīng)造成了將“千思板”作為一種商品通用名稱實際使用的事實，亦難以避免地促成相關公眾將“千思板”作為一種商品通用名稱加以理解和使用，導致“千思板”注冊商標被弱化成為商品通用名稱。

鑒于前述涉案“千思板”文字已衍化為商品通用名稱，故在判斷都邦公司是否構成侵權或不正當競爭時，應當從都邦公司對“千思板”文字的使用范圍、使用方式等方面綜合考察其使用行為是否足以造成相關公眾的混淆、誤認。本案中，都邦公司并未在其產(chǎn)品及包裝中使用與“千思板”相同或近似的標志，其使用范圍僅限其公司網(wǎng)站；且在都邦公司網(wǎng)站中，首頁明顯位置即已標示其公司名稱及“都邦”商標，產(chǎn)品圖片中亦均有其公司名稱的水印，該網(wǎng)站已反復、清晰地表明了其宣傳產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家為都邦公司，亦無其他內(nèi)容明示或暗示都邦公司與特萊仕公司存在某種特定關聯(lián)；網(wǎng)站產(chǎn)品介紹中的“都邦千思板”、“都邦千絲板”、“都邦纖絲板”均注明了其“都邦”注冊商標，而商標加板材種類，如某某（牌）膠合板、某某（牌）三合板等，符合建筑裝飾板材行業(yè)內(nèi)對其產(chǎn)品宣傳中的通常用法?！袄w絲板”已為商標局明確確認為商品通用名稱，“千絲板”雖與“千思板”讀音相同，但其與“纖絲板”在讀音及文字上更為接近。雖有“千思板節(jié)能板”、“千思板難燃發(fā)泡板”等少數(shù)內(nèi)容未注明“都邦”商標應予更正，但相類似的不規(guī)范表述在都邦公司網(wǎng)站頁面所占比例極小，且不足以引起相關公眾對網(wǎng)站介紹產(chǎn)品的來源產(chǎn)生混淆誤認。依據(jù)《商標法實施條例》第四十九條關于注冊商標中含有本商品的通用名稱，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用的相關規(guī)定，在“千思板”已為商品通用名稱，都邦公司的涉案使用行為并無不當?shù)那闆r下，特萊仕公司關于都邦公司侵犯其注冊商標專用權、構成不正當競爭的訴訟主張缺乏事實和法律依據(jù)，法院不予支持。黑龍江省高級人民法院判決，駁回上訴，維持原判。

案件來源

哈爾濱市都邦裝飾材料開發(fā)有限責任公司與特萊仕（上海）千思板制造有限公司一案二審民事判決書[黑龍江省高級人民法院（2011）黑知終字第10號]

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：姜向陽張燁北京市安理律師事務所律師

編輯：IPRdaily.cn 趙珍

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

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