「方法專利」的權利窮竭

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來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：盧宏

原標題：方法專利的權利窮竭

專利的權利窮竭問題是知識產權領域最為不協(xié)調、最為復雜的問題之一。大名鼎鼎的trips協(xié)議，也只對這個問題作了一個原則性的說明。本文僅限于討論在某一法域（例如中國）范圍內，方法專利在其權利范圍之內的權利窮竭問題。

中國專利法第69條第一項，規(guī)定了專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品，由專利權人或者經其許可的單位、個人售出后，使用、許諾銷售銷售、進口該產品的，不視為侵犯專利權。這是中國專利法對于權利窮竭作出的規(guī)定，而該規(guī)定顯然只是涉及到專利產品或者是依照專利方法直接獲得的產品，并未對專利方法本身或者方法專利是否存在權利窮竭作出規(guī)定。

北京高院2017年4月發(fā)布的《專利侵權判定指南（2017）》中第131條第四項規(guī)定：“專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品，由專利權人或者經其許可的單位、個人售出后，使用、許諾銷售、銷售、進口該產品的，不視為侵犯專利權，包括：（4）方法專利的專利權人或者其被許可人售出專門用于實施其專利方法的設備后，使用該設備實施該方法專利”。該規(guī)定字面意義上是對實施方法專利的設備的銷售行為是否導致方法專利權利窮盡做了一個規(guī)定。因此，規(guī)定是對專門用于實施專利方法的設備（產品）的銷售后，對實施專利方法的權利窮竭問題，沒有考慮到進一步的細節(jié)情形，本文就此進行闡述。

在討論方法專利權利窮竭問題之前，首先需要弄清楚的是，具有什么樣的方法專利，或者說具有哪些類型的方法專利。筆者將其分為如下兩大類方法專利：1、制造某種裝置、設備的方法或制備某種物質的方法；2、使用某種物質或裝置的方法。下面分別討論這兩類方法專利是否因其關聯的產品（設備、化合物、組合物等等）的合法銷售而造成權利窮竭。

一、制造某種裝置、設備的方法或制備某種物質的方法。此處說的物質或者裝置本身可以是新的，也可能是現有的

對于物質或者裝置本身不具有專利性時，問題相對比較簡單明了，也就是不具有專利權的物質或裝置的銷售，顯然不能作為生產或制造該非專利產品的方法專利窮竭的理由或依據。

而對于物質或裝置本身也具有專利權時，生產或制造該非專利產品的方法同樣不應當因物質或裝置本身的銷售而窮竭。

 這種方法權利要求與其相關的產品之間的關系，并非北高專利侵權判定指南中規(guī)定的方法專利權利窮竭的情形。方法權利在這種情況下，對于產品（物質或裝置）而言，其銷售行為僅僅造成該合法銷售的產品本身的權利窮竭，而不應該造成對制造或制備該產品的方法專利的權利窮竭。在產品具有專利性的時候，產品與制備該產品的方法可以同時獲得保護。盡管該兩項權利要求有關聯，甚至是在一項專利申請中的兩項具有相同發(fā)明構思具有單一性發(fā)明創(chuàng)造，使方法權利不因其制備的產品的銷售而喪失權利具有其邏輯性和合理性。

例1：一種他克莫司類脂質體及其凝膠和制備方法。

產品權利要求：一種他克莫司類脂質體，其特征在于，按重量份，以80-120份類脂質體作為5份他克莫司的藥物載體；所述類脂質體的主材料為失水山梨醇硬脂酸酯。

方法權利要求：一種如權利要求1所述的他克莫司類脂質體的制備方法，其特征在于，按重量份，稱取失水山梨醇硬脂酸酯80-120份、他克莫司5份、膽固醇8-12份，加入氯仿溶解，減壓蒸干有機溶劑，得到均勻半透明的薄膜；向裝有所述薄膜的容器中加入含穩(wěn)定劑的水溶液，再加入水化珠，在55-65℃下水化得到他克莫司類脂質體混懸液，探頭超聲，得到他克莫司類脂質體；所述超聲的參數為：每工作2-4s、間隔5-7s，共超聲2-3分鐘，振幅30-40%。

該專利有兩組權利要求分別涉及組合物（一種他克莫司類脂質體）和組合物的制備方法（一種如權利要求1所述的他克莫司類脂質體的制備方法）。因此，當權利人使用其專利方法制備所述的專利產品并進行銷售后，并不應導致其專利生產方法的權利窮竭。  

二、某種物質或裝置的使用方法

一種情形是，專利方法所利用的設備是通用設備。

例2：一種低溫卷煙煙氣成分分析方法，其權利要求1是：

一種低溫卷煙煙氣成分分析方法，其特征在于，取低溫卷煙煙絲或者薄片，在空氣環(huán)境下加熱進行裂解，選擇多個裂解溫度分別進行裂解，裂解溫度選自以下溫度范圍145-155 ℃、190-200℃和240-250℃，所述裂解在同一裂解溫度下進行8-12次，每次的裂解的時間為 2-4秒，將每次裂解后的煙氣輸入到氣相色譜-質譜聯用儀進行成分分析，再對測試數據進行處理可得煙氣中各物質的相對百分含量；所述氣相色譜的參數為：固定相為聚乙二醇，載氣為氦氣，恒流模式，流速為1.5mL/ min，進樣口溫度為250℃，分流比為100:1，柱溫采取程序升溫方式：初溫50℃，保持2 min， 然后以3℃/min升溫至200℃，保持1min，最后以2℃/min升溫至260℃，保持5min，平衡時間為1min；所述質譜的參數為：傳輸線溫度280℃，電離方式為電子轟擊源，監(jiān)測方式為全掃描模式定性，面積歸一化法定量，掃描范圍29-550amu，電離能量70eV，離子源溫度280℃，溶劑延遲為4.5min；所述裂解采用裂解儀，裂解的參數為：初始溫度60℃，保持2s，以 10℃/s 升溫至所需裂解溫度，保持3s；裂解氣氛為空氣，氣體流量為276mL/min；裂解儀接口待機溫度：50℃，工作溫度200℃；裂解儀閥箱溫度200℃，裂解儀傳輸線溫度200℃。

上述方法專利權利要求中是以步驟和參數為其技術特征的，其中所提及的設備則屬于通用設備，因此，其技術貢獻或者說發(fā)明點僅在于過程和工藝參數，因此，該方法中所提及的設備非專用于本方法專利，因此，該些設備的銷售即使是專利權人銷售的，也不應該造成該方法專利的權利窮竭。

例如如下的專利中，要求保護的是一種設備，以及利用該設備的一種分揀方法。

例3：一種基于機械手的條煙訂單分揀系統(tǒng)及其分揀方法

產品權利要求：一種基于機械手的條煙訂單分揀系統(tǒng)，其特征在于：包括多組用于存儲條煙的條煙柜（C1，C2，C3，…，Cx）和分揀及合單執(zhí)行裝置；所述分揀及合單執(zhí)行裝置包括與條煙柜（C1， C2，C3，…，Cx）組數相對應的分揀機械手（M1，M2，…，My），一條主傳動帶（N），多條與分揀機械手（M1，M2，…，My）臺數對應的合單傳動帶（E1，E2，…，Ey），一臺合單機械手（H），以及用于控制條煙柜（C1，C2，C3，…，Cx）出煙、控制分揀機械手（M1，M2，…，My）和合單機械手（H）動作的PLC控制系統(tǒng)；每組條煙柜包括多個條煙柜，每個條煙柜的出煙口與一條條煙柜傳送帶 （D1，D2，D3，…，Dx）銜接，每組條煙柜出煙口處的條煙柜傳送帶的末端設有一臺分揀機械手 （M1，M2，…，My），每臺分揀機械手（M1，M2，…，My）設置在相應的合單傳動帶（E1，E2，…，Ey） 的末端，所述合單傳動帶（E1，E2，…，Ey）的末端與主傳送帶（N）的頭端之間設有所述合單機械手（H）。

方法權利要求：一種利用權利要求1-4之一的基于機械手的條煙訂單分揀系統(tǒng)進行分揀的方法，其特征在于，包括如下步驟：

1）條煙柜傳送帶（D1，D2，D3，…，Dx）將條煙從各條煙柜（C1，C2，C3，…，Cx）中傳送出來， 等待分揀；

2）PLC控制系統(tǒng)從訂單數據庫中讀取每個訂單的信息；

3）PLC控制系統(tǒng)按照獲取的訂單，向分揀機械手（M1，M2，…，My）發(fā)指令從各條煙柜傳送帶（D1，D2，D3，…，Dx）上抓取每個訂單對應品種、數量的條煙，放置于合單傳送帶（E1， E2，…，Ey）上，并將信息寫入訂單分配表中；

4）PLC控制系統(tǒng)按照訂單分配表，向合單機械手（H）發(fā)指令從各個合單傳送帶（E1， E2，…，Ey）上抓取相應數量的條煙，放置于主傳送帶（N）上，組合成一個完整的訂單。

從邏輯上說，專利的權利要求類型就兩種，一種是產品，包括設備、部件、化合物、組合物；一種是方法，包括制造產品的方法、使用產品的方法。因此，既然專用于方法的設備，如果是由方法權利人或其許可的人合法銷售的，則該方法專利因該設備的銷售而窮竭該，此情形屬于北高規(guī)定中所描述?？梢韵胍?，如果權利人銷售了上述設備，顯然是允許買受人利用該設備設施其專利方法， 或者是說其方法專利權項已經因其合法銷售的設備而窮竭。

但是對于物質、物質的生產方法以及物質的用途方法類型的專利，情況如何呢？對于合法生產物質的銷售，是不是應該也能窮竭該物質的使用方法呢？

例4：一種納米銀-細胞生長因子緩釋物及其制備方法與用途。

產品權利要求：一種納米銀多肽生長因子的緩釋物，是納米銀-細胞生長因子復合體，多肽生長因子通過納米吸附性或/和以-COO和-CN及-H與Ag發(fā)生簡單的鍵合反應，而吸附在納米銀的表面形成復合體。

方法權利要求：制備權利要求1-7之一所述的納米銀多肽生長因子的緩釋物的方法，包括下列步驟： (1)納米銀溶液配制：將粒徑在1～100nm納米銀粉分散在水中，分散2～12個小時； (2)向上述溶液里面加入多肽生長因子粉劑或者多肽生長因子溶液。

用途權利要求：權利要求1-7之一所述的納米銀多肽生長因子的緩釋物用于制備愈合治療藥物的用途。

該案例中，很顯然，該緩釋物是一個新的具有專利性的物質，那么，當專利權人制造和銷售該緩釋物之后，對于使用該緩釋物是否還需要經過專利權人的許可呢？也就是專利權人制造并銷售的該緩釋物是否會造成該緩釋物的使用方法的權利窮竭呢！從字面意思上看，北高規(guī)定第131條第4項說的是專用于方法專利的設備，沒有包括物質（化合物、組合物）。

可以設想下，如果對上述規(guī)定做擴大的解釋，即專用于實施該方法（用途）的產品（化合物或組合物）經合法銷售后，使得實施該方法（用途）的專利權窮竭。

但是還會出現另外一種場景，那就是緩釋物的專利權人，還擁有一項該緩釋物的制備方法，該權利人將該專利方法許可給他人來制造該緩釋物，那么，被許可方按照該專利方法制造該緩釋物在出售后，該緩釋物應該符合權利窮竭了，但是該緩釋物的購買者這一方在使用該緩釋物的時候，是不是需要向專利權人尋求再次使用方法的許可呢？

筆者認為，這問題的回答應該取決于該使用方法是不是記載在該緩釋物授權文本當中的一種用途。如果是在該緩釋物專利文件當中所記載的使用方法的話，應該默認為，當消費者購買了該緩釋物時，有理由按照該專利當中記載的方法，使用該緩釋物。另外一種情形就是，專利權人在獲得該緩釋物及該緩釋物專利當中所公開的使用方法專利之后，該專利權人又發(fā)現了該緩釋物的其他用途，或者是說其他使用方法，從而獲得另外一個使用方法專利的時候，如果第三方需要按照這個新的使用方法來使用，應該尋求該緩釋物使用方法的權利人的許可，也就是說，在此情形中該使用方法專利不應因該緩釋物為專利權人生產或許可生產的，而權利窮竭。當然，如果在后的使用方法的權利人與在先的緩釋物的權利人，為非同一人事顯然是需要取得許可的，那么，筆者認為，不應該因為兩個專利的專利權人相同，就認為不需要經過許可。

從權利窮竭的經濟學解釋上看，也是應該支持在上述情形下不產生物質的第二用途（方法專利）權利窮竭的。

綜上所述，方法專利不必然隨合法產品（設備、化合物、組合物等等）的銷售而權利窮竭。

來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：盧宏

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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