「方法專利」的權(quán)利窮竭

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作者：盧宏

原標(biāo)題：方法專利的權(quán)利窮竭

專利的權(quán)利窮竭問題是知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域最為不協(xié)調(diào)、最為復(fù)雜的問題之一。大名鼎鼎的trips協(xié)議，也只對(duì)這個(gè)問題作了一個(gè)原則性的說明。本文僅限于討論在某一法域（例如中國(guó)）范圍內(nèi)，方法專利在其權(quán)利范圍之內(nèi)的權(quán)利窮竭問題。

中國(guó)專利法第69條第一項(xiàng)，規(guī)定了專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品，由專利權(quán)人或者經(jīng)其許可的單位、個(gè)人售出后，使用、許諾銷售銷售、進(jìn)口該產(chǎn)品的，不視為侵犯專利權(quán)。這是中國(guó)專利法對(duì)于權(quán)利窮竭作出的規(guī)定，而該規(guī)定顯然只是涉及到專利產(chǎn)品或者是依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品，并未對(duì)專利方法本身或者方法專利是否存在權(quán)利窮竭作出規(guī)定。

北京高院2017年4月發(fā)布的《專利侵權(quán)判定指南（2017）》中第131條第四項(xiàng)規(guī)定：“專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品，由專利權(quán)人或者經(jīng)其許可的單位、個(gè)人售出后，使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口該產(chǎn)品的，不視為侵犯專利權(quán)，包括：（4）方法專利的專利權(quán)人或者其被許可人售出專門用于實(shí)施其專利方法的設(shè)備后，使用該設(shè)備實(shí)施該方法專利”。該規(guī)定字面意義上是對(duì)實(shí)施方法專利的設(shè)備的銷售行為是否導(dǎo)致方法專利權(quán)利窮盡做了一個(gè)規(guī)定。因此，規(guī)定是對(duì)專門用于實(shí)施專利方法的設(shè)備（產(chǎn)品）的銷售后，對(duì)實(shí)施專利方法的權(quán)利窮竭問題，沒有考慮到進(jìn)一步的細(xì)節(jié)情形，本文就此進(jìn)行闡述。

在討論方法專利權(quán)利窮竭問題之前，首先需要弄清楚的是，具有什么樣的方法專利，或者說具有哪些類型的方法專利。筆者將其分為如下兩大類方法專利：1、制造某種裝置、設(shè)備的方法或制備某種物質(zhì)的方法；2、使用某種物質(zhì)或裝置的方法。下面分別討論這兩類方法專利是否因其關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品（設(shè)備、化合物、組合物等等）的合法銷售而造成權(quán)利窮竭。

一、制造某種裝置、設(shè)備的方法或制備某種物質(zhì)的方法。此處說的物質(zhì)或者裝置本身可以是新的，也可能是現(xiàn)有的

對(duì)于物質(zhì)或者裝置本身不具有專利性時(shí)，問題相對(duì)比較簡(jiǎn)單明了，也就是不具有專利權(quán)的物質(zhì)或裝置的銷售，顯然不能作為生產(chǎn)或制造該非專利產(chǎn)品的方法專利窮竭的理由或依據(jù)。

而對(duì)于物質(zhì)或裝置本身也具有專利權(quán)時(shí)，生產(chǎn)或制造該非專利產(chǎn)品的方法同樣不應(yīng)當(dāng)因物質(zhì)或裝置本身的銷售而窮竭。

 這種方法權(quán)利要求與其相關(guān)的產(chǎn)品之間的關(guān)系，并非北高專利侵權(quán)判定指南中規(guī)定的方法專利權(quán)利窮竭的情形。方法權(quán)利在這種情況下，對(duì)于產(chǎn)品（物質(zhì)或裝置）而言，其銷售行為僅僅造成該合法銷售的產(chǎn)品本身的權(quán)利窮竭，而不應(yīng)該造成對(duì)制造或制備該產(chǎn)品的方法專利的權(quán)利窮竭。在產(chǎn)品具有專利性的時(shí)候，產(chǎn)品與制備該產(chǎn)品的方法可以同時(shí)獲得保護(hù)。盡管該兩項(xiàng)權(quán)利要求有關(guān)聯(lián)，甚至是在一項(xiàng)專利申請(qǐng)中的兩項(xiàng)具有相同發(fā)明構(gòu)思具有單一性發(fā)明創(chuàng)造，使方法權(quán)利不因其制備的產(chǎn)品的銷售而喪失權(quán)利具有其邏輯性和合理性。

例1：一種他克莫司類脂質(zhì)體及其凝膠和制備方法。

產(chǎn)品權(quán)利要求：一種他克莫司類脂質(zhì)體，其特征在于，按重量份，以80-120份類脂質(zhì)體作為5份他克莫司的藥物載體；所述類脂質(zhì)體的主材料為失水山梨醇硬脂酸酯。

方法權(quán)利要求：一種如權(quán)利要求1所述的他克莫司類脂質(zhì)體的制備方法，其特征在于，按重量份，稱取失水山梨醇硬脂酸酯80-120份、他克莫司5份、膽固醇8-12份，加入氯仿溶解，減壓蒸干有機(jī)溶劑，得到均勻半透明的薄膜；向裝有所述薄膜的容器中加入含穩(wěn)定劑的水溶液，再加入水化珠，在55-65℃下水化得到他克莫司類脂質(zhì)體混懸液，探頭超聲，得到他克莫司類脂質(zhì)體；所述超聲的參數(shù)為：每工作2-4s、間隔5-7s，共超聲2-3分鐘，振幅30-40%。

該專利有兩組權(quán)利要求分別涉及組合物（一種他克莫司類脂質(zhì)體）和組合物的制備方法（一種如權(quán)利要求1所述的他克莫司類脂質(zhì)體的制備方法）。因此，當(dāng)權(quán)利人使用其專利方法制備所述的專利產(chǎn)品并進(jìn)行銷售后，并不應(yīng)導(dǎo)致其專利生產(chǎn)方法的權(quán)利窮竭。  

二、某種物質(zhì)或裝置的使用方法

一種情形是，專利方法所利用的設(shè)備是通用設(shè)備。

例2：一種低溫卷煙煙氣成分分析方法，其權(quán)利要求1是：

一種低溫卷煙煙氣成分分析方法，其特征在于，取低溫卷煙煙絲或者薄片，在空氣環(huán)境下加熱進(jìn)行裂解，選擇多個(gè)裂解溫度分別進(jìn)行裂解，裂解溫度選自以下溫度范圍145-155 ℃、190-200℃和240-250℃，所述裂解在同一裂解溫度下進(jìn)行8-12次，每次的裂解的時(shí)間為 2-4秒，將每次裂解后的煙氣輸入到氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀進(jìn)行成分分析，再對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行處理可得煙氣中各物質(zhì)的相對(duì)百分含量；所述氣相色譜的參數(shù)為：固定相為聚乙二醇，載氣為氦氣，恒流模式，流速為1.5mL/ min，進(jìn)樣口溫度為250℃，分流比為100:1，柱溫采取程序升溫方式：初溫50℃，保持2 min， 然后以3℃/min升溫至200℃，保持1min，最后以2℃/min升溫至260℃，保持5min，平衡時(shí)間為1min；所述質(zhì)譜的參數(shù)為：傳輸線溫度280℃，電離方式為電子轟擊源，監(jiān)測(cè)方式為全掃描模式定性，面積歸一化法定量，掃描范圍29-550amu，電離能量70eV，離子源溫度280℃，溶劑延遲為4.5min；所述裂解采用裂解儀，裂解的參數(shù)為：初始溫度60℃，保持2s，以 10℃/s 升溫至所需裂解溫度，保持3s；裂解氣氛為空氣，氣體流量為276mL/min；裂解儀接口待機(jī)溫度：50℃，工作溫度200℃；裂解儀閥箱溫度200℃，裂解儀傳輸線溫度200℃。

上述方法專利權(quán)利要求中是以步驟和參數(shù)為其技術(shù)特征的，其中所提及的設(shè)備則屬于通用設(shè)備，因此，其技術(shù)貢獻(xiàn)或者說發(fā)明點(diǎn)僅在于過程和工藝參數(shù)，因此，該方法中所提及的設(shè)備非專用于本方法專利，因此，該些設(shè)備的銷售即使是專利權(quán)人銷售的，也不應(yīng)該造成該方法專利的權(quán)利窮竭。

例如如下的專利中，要求保護(hù)的是一種設(shè)備，以及利用該設(shè)備的一種分揀方法。

例3：一種基于機(jī)械手的條煙訂單分揀系統(tǒng)及其分揀方法

產(chǎn)品權(quán)利要求：一種基于機(jī)械手的條煙訂單分揀系統(tǒng)，其特征在于：包括多組用于存儲(chǔ)條煙的條煙柜（C1，C2，C3，…，Cx）和分揀及合單執(zhí)行裝置；所述分揀及合單執(zhí)行裝置包括與條煙柜（C1， C2，C3，…，Cx）組數(shù)相對(duì)應(yīng)的分揀機(jī)械手（M1，M2，…，My），一條主傳動(dòng)帶（N），多條與分揀機(jī)械手（M1，M2，…，My）臺(tái)數(shù)對(duì)應(yīng)的合單傳動(dòng)帶（E1，E2，…，Ey），一臺(tái)合單機(jī)械手（H），以及用于控制條煙柜（C1，C2，C3，…，Cx）出煙、控制分揀機(jī)械手（M1，M2，…，My）和合單機(jī)械手（H）動(dòng)作的PLC控制系統(tǒng)；每組條煙柜包括多個(gè)條煙柜，每個(gè)條煙柜的出煙口與一條條煙柜傳送帶 （D1，D2，D3，…，Dx）銜接，每組條煙柜出煙口處的條煙柜傳送帶的末端設(shè)有一臺(tái)分揀機(jī)械手 （M1，M2，…，My），每臺(tái)分揀機(jī)械手（M1，M2，…，My）設(shè)置在相應(yīng)的合單傳動(dòng)帶（E1，E2，…，Ey） 的末端，所述合單傳動(dòng)帶（E1，E2，…，Ey）的末端與主傳送帶（N）的頭端之間設(shè)有所述合單機(jī)械手（H）。

方法權(quán)利要求：一種利用權(quán)利要求1-4之一的基于機(jī)械手的條煙訂單分揀系統(tǒng)進(jìn)行分揀的方法，其特征在于，包括如下步驟：

1）條煙柜傳送帶（D1，D2，D3，…，Dx）將條煙從各條煙柜（C1，C2，C3，…，Cx）中傳送出來， 等待分揀；

2）PLC控制系統(tǒng)從訂單數(shù)據(jù)庫(kù)中讀取每個(gè)訂單的信息；

3）PLC控制系統(tǒng)按照獲取的訂單，向分揀機(jī)械手（M1，M2，…，My）發(fā)指令從各條煙柜傳送帶（D1，D2，D3，…，Dx）上抓取每個(gè)訂單對(duì)應(yīng)品種、數(shù)量的條煙，放置于合單傳送帶（E1， E2，…，Ey）上，并將信息寫入訂單分配表中；

4）PLC控制系統(tǒng)按照訂單分配表，向合單機(jī)械手（H）發(fā)指令從各個(gè)合單傳送帶（E1， E2，…，Ey）上抓取相應(yīng)數(shù)量的條煙，放置于主傳送帶（N）上，組合成一個(gè)完整的訂單。

從邏輯上說，專利的權(quán)利要求類型就兩種，一種是產(chǎn)品，包括設(shè)備、部件、化合物、組合物；一種是方法，包括制造產(chǎn)品的方法、使用產(chǎn)品的方法。因此，既然專用于方法的設(shè)備，如果是由方法權(quán)利人或其許可的人合法銷售的，則該方法專利因該設(shè)備的銷售而窮竭該，此情形屬于北高規(guī)定中所描述?？梢韵胍?，如果權(quán)利人銷售了上述設(shè)備，顯然是允許買受人利用該設(shè)備設(shè)施其專利方法， 或者是說其方法專利權(quán)項(xiàng)已經(jīng)因其合法銷售的設(shè)備而窮竭。

但是對(duì)于物質(zhì)、物質(zhì)的生產(chǎn)方法以及物質(zhì)的用途方法類型的專利，情況如何呢？對(duì)于合法生產(chǎn)物質(zhì)的銷售，是不是應(yīng)該也能窮竭該物質(zhì)的使用方法呢？

例4：一種納米銀-細(xì)胞生長(zhǎng)因子緩釋物及其制備方法與用途。

產(chǎn)品權(quán)利要求：一種納米銀多肽生長(zhǎng)因子的緩釋物，是納米銀-細(xì)胞生長(zhǎng)因子復(fù)合體，多肽生長(zhǎng)因子通過納米吸附性或/和以-COO和-CN及-H與Ag發(fā)生簡(jiǎn)單的鍵合反應(yīng)，而吸附在納米銀的表面形成復(fù)合體。

方法權(quán)利要求：制備權(quán)利要求1-7之一所述的納米銀多肽生長(zhǎng)因子的緩釋物的方法，包括下列步驟： (1)納米銀溶液配制：將粒徑在1～100nm納米銀粉分散在水中，分散2～12個(gè)小時(shí)； (2)向上述溶液里面加入多肽生長(zhǎng)因子粉劑或者多肽生長(zhǎng)因子溶液。

用途權(quán)利要求：權(quán)利要求1-7之一所述的納米銀多肽生長(zhǎng)因子的緩釋物用于制備愈合治療藥物的用途。

該案例中，很顯然，該緩釋物是一個(gè)新的具有專利性的物質(zhì)，那么，當(dāng)專利權(quán)人制造和銷售該緩釋物之后，對(duì)于使用該緩釋物是否還需要經(jīng)過專利權(quán)人的許可呢？也就是專利權(quán)人制造并銷售的該緩釋物是否會(huì)造成該緩釋物的使用方法的權(quán)利窮竭呢！從字面意思上看，北高規(guī)定第131條第4項(xiàng)說的是專用于方法專利的設(shè)備，沒有包括物質(zhì)（化合物、組合物）。

可以設(shè)想下，如果對(duì)上述規(guī)定做擴(kuò)大的解釋，即專用于實(shí)施該方法（用途）的產(chǎn)品（化合物或組合物）經(jīng)合法銷售后，使得實(shí)施該方法（用途）的專利權(quán)窮竭。

但是還會(huì)出現(xiàn)另外一種場(chǎng)景，那就是緩釋物的專利權(quán)人，還擁有一項(xiàng)該緩釋物的制備方法，該權(quán)利人將該專利方法許可給他人來制造該緩釋物，那么，被許可方按照該專利方法制造該緩釋物在出售后，該緩釋物應(yīng)該符合權(quán)利窮竭了，但是該緩釋物的購(gòu)買者這一方在使用該緩釋物的時(shí)候，是不是需要向?qū)＠麢?quán)人尋求再次使用方法的許可呢？

筆者認(rèn)為，這問題的回答應(yīng)該取決于該使用方法是不是記載在該緩釋物授權(quán)文本當(dāng)中的一種用途。如果是在該緩釋物專利文件當(dāng)中所記載的使用方法的話，應(yīng)該默認(rèn)為，當(dāng)消費(fèi)者購(gòu)買了該緩釋物時(shí)，有理由按照該專利當(dāng)中記載的方法，使用該緩釋物。另外一種情形就是，專利權(quán)人在獲得該緩釋物及該緩釋物專利當(dāng)中所公開的使用方法專利之后，該專利權(quán)人又發(fā)現(xiàn)了該緩釋物的其他用途，或者是說其他使用方法，從而獲得另外一個(gè)使用方法專利的時(shí)候，如果第三方需要按照這個(gè)新的使用方法來使用，應(yīng)該尋求該緩釋物使用方法的權(quán)利人的許可，也就是說，在此情形中該使用方法專利不應(yīng)因該緩釋物為專利權(quán)人生產(chǎn)或許可生產(chǎn)的，而權(quán)利窮竭。當(dāng)然，如果在后的使用方法的權(quán)利人與在先的緩釋物的權(quán)利人，為非同一人事顯然是需要取得許可的，那么，筆者認(rèn)為，不應(yīng)該因?yàn)閮蓚€(gè)專利的專利權(quán)人相同，就認(rèn)為不需要經(jīng)過許可。

從權(quán)利窮竭的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋上看，也是應(yīng)該支持在上述情形下不產(chǎn)生物質(zhì)的第二用途（方法專利）權(quán)利窮竭的。

綜上所述，方法專利不必然隨合法產(chǎn)品（設(shè)備、化合物、組合物等等）的銷售而權(quán)利窮竭。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：盧宏

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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