「互聯(lián)網企業(yè)」的海外專利申請策略

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作者：馬小菊   騰訊科技（深圳）有限公司

供稿：中國企業(yè)知識產權研究院

原標題：互聯(lián)網企業(yè)的海外專利申請策略

目前，國內的互聯(lián)網企業(yè)發(fā)展朝氣蓬勃。BAT三巨頭中，騰訊和阿里的市值均超過4000億美元，百度也超過800億美元，這三家企業(yè)在全球互聯(lián)網企業(yè)中市值排在前十位。其他的多家企業(yè)，如京東、YY、陌陌、聚美優(yōu)品、途牛等均在美國上市。

國內互聯(lián)網企業(yè)利用中國龐大的人口基數(shù)和對本國文化的深刻理解，將企業(yè)經營得風生水起。然而在走出國門這一選擇上，他們不得不認真衡量，小心謹慎。國外尤其是發(fā)達國家嚴密的知識產權規(guī)則為國內企業(yè)設立了難以逾越的門檻。以專利為例，我國的互聯(lián)網企業(yè)在海外的專利積累很少，在專利的主戰(zhàn)場美國，獲得的專利授權數(shù)量不多。在這種情況下，如何預防風險，如何應對極有可能發(fā)生的專利訴訟成為企業(yè)知識產權部門的頭等大事。不同的企業(yè)有不同的解決辦法，但快速增加自身的專利申請積累，快速獲得盡可能多的專利授權，是目前大部分企業(yè)的必選之路。

在兩個“快速”的目標下，互聯(lián)網企業(yè)的海外專利申請策略，主要包括如下四個方面：

一、PCT申請為主

互聯(lián)網企業(yè)的產品很難界定具體進入了哪個國家，即便沒有特別多用戶的產品，即使只有中文版本，用戶也有可能遍布全球，一旦遇上專利侵權糾紛，也很難脫離關系。為了更好的保護自己，制衡競爭對手，互聯(lián)網企業(yè)的專利布局需要更多更廣泛。

PCT申請相較巴黎公約申請有很多優(yōu)勢，在操作上更簡單更方便，能夠更經濟的進入全球多個國家。更重要的是，相比于12個月優(yōu)先權的巴黎公約申請，PCT申請有30個月的考慮期，這個考慮期對互聯(lián)網企業(yè)來說非常重要。一方面，互聯(lián)網企業(yè)的產品更新?lián)Q代較快，也許不到30個月，產品已經銷聲匿跡；另一方面，發(fā)明人的有些想法非常超前，在當前階段看不到商業(yè)前景，不確定是否要申請進入國外國家，但在一段時間后，這種想法能夠付諸實施，創(chuàng)造出新的優(yōu)秀產品。這30個月的考慮期給申請人足夠的時間進行決策，讓申請人能夠根據(jù)市場情況和企業(yè)的商業(yè)策略進行判斷，最后確定要進入的國家。因此，在海外專利申請策略中，以PCT申請進入國家階段為主。

二、引入英文PCT

絕大部分的中國企業(yè)，在申請PCT時，申請語言均為中文，這種操作最方便。但對于首次申請時，能確認需要申請美國的案件，將美國專利申請的思維提前至PCT階段是很有必要的。用英文來提交PCT申請，除了語言形式與中文不同之外，在實質內容上，也更能契合美國申請的要求。

在有預算支撐的情況下，英文PCT可以選擇在技術和法律層面的經驗都比較豐富的美國律師來撰寫。這些經過企業(yè)精心挑選的美國律師在說明書實施例的擴展，技術方案的清楚完整，權利要求的布局，以及保護范圍的尺度方面都有比較深入的研究。在PCT階段即引入美國律師，會提高PCT申請的質量，在經過國際檢索單位的檢索后，得到正面的PCT檢索報告及書面意見的可能性比較大，有利于后續(xù)在國家階段申請中提出PCT-PPH進行加快處理。在PCT申請質量提高后，專利申請如果進入各個國家階段，也能夠減少答復審查意見的次數(shù)，加快審查速度，并提高授權率。

三、PCT后快速進入重點國家

如果有明確需要進入的國家，PCT申請在獲得申請?zhí)柹暾埲盏刃畔⒑蠹纯煽焖龠M入國家，以加快專利申請的積累。

對于早期采用英文形式申請的PCT，這種策略更有效，進入國家的時間能更早，當然，也能更快的處理后續(xù)操作。

四、采用PCT-PPH進行加快處理

PCT‐PPH（專利審查高速路）是指當申請人從特定的國際檢索單位或國際初步審查單位（ISA/IPEA）收到正面的書面意見或國際初步審查報告（WO/IPER），指出其PCT申請中至少有一項權利要求具有可專利性，申請人可請求有關專利局對對應國家/地區(qū)階段申請進行加快審查。目前，中國國家知識產權局已經和20個國家/地區(qū)的專利局簽署了PPH試點協(xié)議，包括各主要國家和地區(qū)，如美國、歐洲、日本和韓國。這些國家基本能滿足中國互聯(lián)網企業(yè)在國外進行專利加快的需求。

已經提交的PCT申請，經過國際檢索單位的檢索，會得到一份書面意見，可以利用正面的書面意見來提交主要國家申請的PCT-PPH加快請求。

對于采用英文形式提交PCT，并在PCT后快速進入國家的申請，如果提交PCT-PPH加快，預期比常規(guī)申請的授權時間能提早30個月。

在實際研究中，發(fā)現(xiàn)部分申請在提交PCT-PPH請求后，3個月或更早時間內就會獲得授權。如下是一個通過PCT-PPH進行加快處理的例子，首次申請為中國申請，在優(yōu)先權日起10個月提出英文PCT申請，在12個月進入美國，在15個月提出PCT-PPH請求，在優(yōu)先權日起18個月獲得授權。

在如上四個方面的基礎上，對于“三重”案件的緊急布局項目，即重要產品、重要技術領域的重要創(chuàng)新，可以直接由美國律師來撰寫新申請，直接采用英文PCT的形式來申請，在保證申請時間的前提下，提高專利申請的質量，之后再進入包括中國和美國在內的各個國家。

當然，這些原則需要結合各互聯(lián)網企業(yè)的實際情況，比如費用預算和規(guī)劃目標，來進行具體的安排。在相關條件都滿足的情況下，按照上述的四個方面來處理，能快速增加企業(yè)在海外的專利申請積累，快速獲得比較多數(shù)量的專利授權，并且擁有合適的授權范圍，是比較推薦的海外專利申請策略。

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作者：馬小菊   騰訊科技（深圳）有限公司

供稿：中國企業(yè)知識產權研究院

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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