沙里淘金、精雕細(xì)琢、加大投入！“三板斧”打造高質(zhì)量專利

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作者：林遠(yuǎn)成 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會專利商標(biāo)事務(wù)所

原標(biāo)題：沙里淘金、精雕細(xì)琢、加大投入，“三板斧”打造高質(zhì)量專利

隨著各種專利糾紛日益增多，越來越多的授權(quán)專利需要面對專利無效或?qū)＠V訟的挑戰(zhàn)。令人遺憾的是，因?qū)＠募陨砣毕輰?dǎo)致專利權(quán)人無法行使權(quán)利、乃至喪失權(quán)利的情況，屢見不鮮。眾所周知，只有經(jīng)得起專利無效或?qū)＠V訟考驗的專利才能稱得上高質(zhì)量專利，才能真正為創(chuàng)新成果提供強有力保護(hù)。怎樣才是打造禁得起烈火考驗的高質(zhì)量專利的正確姿勢？高質(zhì)量專利打造為什么一定需要經(jīng)歷沙里淘金、精雕細(xì)琢？

一、沙里淘金，開展專利挖掘

新穎性、創(chuàng)造性和實用性審查是發(fā)明專利實質(zhì)審查的最重要方面。一件高質(zhì)量專利的根本基礎(chǔ)在于所請求保護(hù)的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)具有牢靠的新穎性和創(chuàng)造性。

沙里淘金，就是指在撰寫專利申請之前充分做好創(chuàng)新成果的專利挖掘：

（1）對現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行充分的檢索，全面了解現(xiàn)有技術(shù)；

（2）將取得的創(chuàng)新成果與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行對比，尋找、挖掘二者的區(qū)別點；以及，

（3）確認(rèn)區(qū)別點是否是顯而易見的，是否帶來了意料不到的技術(shù)效果。

專利挖掘是打造高質(zhì)量專利的基礎(chǔ)工作。在現(xiàn)實情況中，因?qū)＠诰虿坏轿欢鴮?dǎo)致發(fā)明專利申請不能授權(quán)或者授權(quán)的專利被無效的情況，屢見不鮮。

例如，在北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司與湖北威爾曼制藥有限公司等發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛申請再審案中，雖然專利權(quán)人提出發(fā)明人已進(jìn)行大量研究試驗，證實涉案專利的復(fù)方制劑在安全性、有效性、穩(wěn)定性上取得顯著技術(shù)效果。然而，最高人民法院院并沒有采納這一爭辯理由。相反，最高院認(rèn)為，專利權(quán)人所提及的相關(guān)技術(shù)內(nèi)容并未記載于涉案專利說明書中，不能體現(xiàn)出涉案專利在安全性、有效性、穩(wěn)定性等方面對現(xiàn)有技術(shù)作出了創(chuàng)新性的改進(jìn)與貢獻(xiàn)，不能作為認(rèn)定創(chuàng)造性的依據(jù)。

最終，最高院維持了專利復(fù)審委員會作出的審查決定，涉案專利被宣告無效。就本案而言，如果涉案專利在撰寫申請文本的過程中，對現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行了充分的檢索，對科研成果進(jìn)行了充分挖掘，明確記載涉案專利的復(fù)方制劑與現(xiàn)有技術(shù)中的聯(lián)合用藥之間的區(qū)別，提供實驗數(shù)據(jù)證實該復(fù)方制劑在安全性、有效性、穩(wěn)定性上的顯著技術(shù)效果，那么，最終的結(jié)果將很可能截然不同。

類似的情況還可見于，武田藥品工業(yè)株式會社與專利復(fù)審委員會、四川海思科制藥有限公司、重慶醫(yī)藥工業(yè)研究院有限責(zé)任公司發(fā)明專利權(quán)行政糾紛申請再審案。在該案中，專利權(quán)人辯稱，涉案專利的組合用藥實現(xiàn)了意料不到的技術(shù)效果，并提供了補充實驗數(shù)據(jù)予以支持。然而，最高院也沒有采納這一爭辯意見，其中的一個重要理由是，補充實驗數(shù)據(jù)所證實的技術(shù)效果并未記載于原始申請文件中。最終，涉案專利被宣告無效。同樣，如果涉案專利在撰寫申請文本的過程中，在對現(xiàn)有技術(shù)充分檢索基礎(chǔ)上對創(chuàng)新成果進(jìn)行充分挖掘，從而在申請文件中著重突出涉案專利的組合用藥所實現(xiàn)的意料不到的技術(shù)效果，最終結(jié)果也很可能截然不同。

二、精雕細(xì)琢，打磨高質(zhì)量專利申請文件

權(quán)利要求書和說明書是行使專利權(quán)的根本基礎(chǔ)。因此，專利申請文件（特別是權(quán)利要求書和說明書）的撰寫質(zhì)量直接關(guān)系著專利權(quán)的范圍大小和權(quán)利穩(wěn)定，關(guān)系著專利的價值高低。在現(xiàn)實情況中，因?qū)＠暾埼募珜懭毕荻鴮?dǎo)致專利權(quán)無法行使的情況，也有不少前車之鑒。

例如，在柏萬清訴成都難尋物品營銷服務(wù)中心等侵害實用新型專利權(quán)糾紛案中，涉案專利的權(quán)利要求1涉及了技術(shù)特征“導(dǎo)磁率高”。然而，基于說明書的記載以及現(xiàn)有技術(shù)公知常識，本領(lǐng)域技術(shù)人員難以確定技術(shù)特征“導(dǎo)磁率高”的具體范圍或者含義，導(dǎo)致不能準(zhǔn)確確定權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。最終，最高人民法院院認(rèn)定，涉案專利的保護(hù)范圍不清楚，不應(yīng)認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案構(gòu)成侵權(quán)，駁回了柏萬清的再審申請。該案因“導(dǎo)磁率高”一詞意義不明，直接導(dǎo)致專利權(quán)人無法行使權(quán)利，在社會上產(chǎn)生了重大影響，并于2015年被最高院列為指導(dǎo)案例第55號。就本案而言，如果涉案專利在說明書中對“導(dǎo)磁率高”一詞進(jìn)行解釋和說明，或者在權(quán)利要求書中對“導(dǎo)磁率”進(jìn)行進(jìn)一步限定，那么，結(jié)果將完全不同。

又如，在東莞市倍嘉電池科技有限公司訴北京物美生活超市有限公司等侵犯實用新型專利權(quán)糾紛案中，專利權(quán)人主張通過等同原則確認(rèn)被訴侵權(quán)技術(shù)方案構(gòu)成侵權(quán)。然而，法院沒有支持這一主張，其原因在于：被訴侵權(quán)技術(shù)方案僅記載于涉案專利的說明書中，而沒有記載在權(quán)利要求書中，從而被視為捐獻(xiàn)給了公眾。就本案而言，如果撰寫涉案專利的權(quán)利要求書時，注意涵蓋記載于說明書中的所有技術(shù)方案，那么，結(jié)果將完全不同。

不難看出，在充分檢索基礎(chǔ)上開展專利挖掘，精心雕琢專利申請文件是打造高價值專利的重要保障。相應(yīng)地，為了對創(chuàng)新成果進(jìn)行強有力的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，建議企業(yè)聘請有豐富檢索經(jīng)驗和撰寫經(jīng)驗的從業(yè)人員，投入足夠的時間和精力，以期獲得穩(wěn)定的、可行使的專利權(quán)，打造高質(zhì)量專利。

三、加大投入，培育高質(zhì)量專利

對國內(nèi)企業(yè)而言，知識產(chǎn)權(quán)部門常被誤認(rèn)為是成本部門而不是效益部門。就目前現(xiàn)狀來說，企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)部門在大多數(shù)情況下只花錢，而不掙錢。因此，雖然大量國內(nèi)企業(yè)都意識到對創(chuàng)新成果進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的重要性，在技術(shù)上有所突破需要申請專利保護(hù)時，無論是專利申請數(shù)量上還是專利申請質(zhì)量上，仍鮮有企業(yè)愿意投入足夠資金。

以巨額專利訴訟頻發(fā)的醫(yī)藥生物領(lǐng)域的情況為例，根據(jù)Incopat數(shù)據(jù)庫初步統(tǒng)計，僅2015年諾華、羅氏、默沙東、賽諾菲和強生等醫(yī)藥巨頭分別提交了2808件、4066件、3072件、2605件和3387件專利申請。而相比之下，國內(nèi)藥企每年的專利申請數(shù)量通常在幾十件的水平。以近幾年的研發(fā)熱點PD-1/PD-L1拮抗劑為例，百時美施貴寶（BMS）公司從2002年至今，在全球范圍內(nèi)提交/擁有數(shù)百件、保護(hù)范圍（權(quán)利要求）中涉及PD-1/PD-L1的專利申請。與此同時，BMS公司在長達(dá)十幾年的時間維度上，投入了數(shù)千萬美元來尋求對PD-1/PD-L1相關(guān)科研成果的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。相比之下，國內(nèi)尚無一家藥企能夠以如此大的手筆來保護(hù)其科研成果。

另一方面，據(jù)北京市專利代理人協(xié)會2017年6月發(fā)布的《專利代理服務(wù)行業(yè)收費成本核算研究》顯示，2017年北京市專利代理行業(yè)中，機械類、電學(xué)類、化學(xué)類發(fā)明申請的服務(wù)成本分別為12600元，13440元和14280元。然而，實際的收費情況呢？不要說中西部的城市，即便是在北京、廣東、江蘇等知識產(chǎn)權(quán)強省，發(fā)明專利申請的代理服務(wù)費低于8000元的代理機構(gòu)比比皆是，低于5000元的代理機構(gòu)也并不少見。

顯然，如此低的代理服務(wù)費難以保障專利代理人花費足夠時間來撰寫高質(zhì)量的、能夠?qū)?chuàng)新成果進(jìn)行強有力保護(hù)的專利申請。也正因為這種低價代理服務(wù)、低質(zhì)專利申請的存在，才導(dǎo)致“技術(shù)上存在突破，專利卻弱不禁風(fēng)”的遺憾一再發(fā)生。相比之下，在美國、歐洲、日本等國家和地區(qū)，專利申請的代理服務(wù)費通常是以小時計算，這很大程度上保障了代理人撰寫高質(zhì)量申請的積極性和動力，促使代理人投入足夠的時間和精力來對專利申請文本進(jìn)行精雕細(xì)琢，避免“弱不禁風(fēng)”專利的產(chǎn)生。

因此，企業(yè)對知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的重視不應(yīng)僅僅停留在意識上，更要落實到行動上，投入足夠的人力和資金。更重要的是，企業(yè)在篩選代理機構(gòu)時不能盲目追求 “價低者得”，而應(yīng)當(dāng)對知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)所需要花費的時間和成本有清醒的認(rèn)識，不吝于投入，才能對創(chuàng)新成果進(jìn)行強有力的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。

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作者：林遠(yuǎn)成 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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