專利的自由實(shí)施及其對(duì)布局的借鑒！

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作者：劉仁鎖

原標(biāo)題：專利自由實(shí)施及其對(duì)布局的借鑒

專利權(quán)作為一種對(duì)世權(quán)、排他權(quán)而非保證權(quán)利人自由實(shí)施的專有權(quán)，字面含義容易給他人，特別是外行人員造成誤解。取得一項(xiàng)專利權(quán)法律并不保證權(quán)利人有權(quán)實(shí)施該專利所包括的技術(shù)方案，法律所賦予的是權(quán)利人有權(quán)禁止他人未經(jīng)許可以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的而實(shí)施其專利（《專利法》第十一條）。既然如此，在什么情況下，取的某一技術(shù)方案的專利權(quán)權(quán)利人可以自由實(shí)施，又在什么情況下，權(quán)利人不能自由實(shí)施。在此，筆者從權(quán)利邊界進(jìn)行區(qū)分。

（一）不能自由實(shí)施

《專利法》第五十一條第一款：一項(xiàng)取得專利權(quán)的發(fā)明或者實(shí)用新型比前已取得專利權(quán)的發(fā)明或者實(shí)用新型具有顯著經(jīng)濟(jì)意義的重大技術(shù)進(jìn)步，其實(shí)施又有賴于前一發(fā)明或者實(shí)用新型的實(shí)施的，國(guó)務(wù)院專利行政部門(mén)根據(jù)后一專利權(quán)人的申請(qǐng)，可以給予實(shí)施前一發(fā)明或者實(shí)用新型的強(qiáng)制許可。

第五十一條第一款雖屬?gòu)?qiáng)制許可條款，但從其中一個(gè)側(cè)面闡述了取得專利權(quán)不能自由實(shí)施的情況，業(yè)界習(xí)慣將該情況下的專利稱之為從屬專利，即從屬專利的權(quán)利要求范圍內(nèi)包括了一個(gè)或多個(gè)其他專利（即被從屬專利或者類(lèi)似獨(dú)權(quán)的獨(dú)立專利），從屬專利在實(shí)施時(shí)必然落在被從屬專利的權(quán)利要求范圍內(nèi)，如果沒(méi)有取得被從屬專利權(quán)利人的許可，自然造成侵權(quán)。這是取得專利權(quán)不能自由實(shí)施的情況。

在取得某一技術(shù)專利權(quán)時(shí)，有時(shí)不能判斷該專利是否為從屬專利，一方面源于檢索的不完全性，另一方面從時(shí)間上看，被從屬專利可能早于從屬專利申請(qǐng)日，也可能晚于從屬專利申請(qǐng)日甚至晚于公布日或授權(quán)日，因而從某種程度上說(shuō)任一項(xiàng)專利都有著作為從屬專利的可能，即不能自由實(shí)施的可能，這為權(quán)利人自身實(shí)施專利敲響了警鐘。

（二）可以自由實(shí)施但無(wú)實(shí)質(zhì)意義

《專利法》第五十一條第二款：在依照前款規(guī)定給予強(qiáng)制實(shí)施許可的情形下，國(guó)務(wù)院專利行政部門(mén)根據(jù)前一專利權(quán)人的申請(qǐng)，也可以給予實(shí)施后一發(fā)明或者實(shí)用新型的強(qiáng)制許可。

第二款從另一個(gè)側(cè)面間接闡述了取得專利權(quán)可以自由實(shí)施但無(wú)實(shí)質(zhì)意義的情況，我們不妨稱之為被從屬專利。被從屬專利權(quán)利要求范圍之外包括了一個(gè)或者多個(gè)其他從屬專利。盡管從該條款上看被從屬專利的實(shí)施不必會(huì)落入從屬專利的權(quán)利要求范圍，但是實(shí)際情況很多被從屬專利的實(shí)施又不得不落入從屬專利的權(quán)利要求范圍。

譬如一項(xiàng)產(chǎn)品的制備由原料到中間體再到成品二個(gè)環(huán)節(jié)制得，甲獲得了一項(xiàng)由原料制備中間體的方法專利，而乙在甲公開(kāi)的專利基礎(chǔ)上通過(guò)對(duì)其中某一步驟優(yōu)化、改進(jìn)或者增加新的步驟，使通過(guò)甲的專利方法獲得中間體的效率大大提升（即類(lèi)似第一款所述情況）并同樣獲得專利權(quán)，甲通過(guò)實(shí)施自身專利已經(jīng)難以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)而不得不需求乙的授權(quán)許可。另一方面乙在甲的專利基礎(chǔ)上又取得了由中間體制備成品的方法專利，如果甲要增加銷(xiāo)售規(guī)模、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍或者延伸產(chǎn)業(yè)鏈，同樣不得不需求乙的授權(quán)許可。這是取得專利權(quán)可以自由實(shí)施但無(wú)實(shí)質(zhì)意義的情況。

一個(gè)典型的案例是有關(guān)我國(guó)自主開(kāi)發(fā)的芳砜綸。在由我國(guó)研發(fā)人員開(kāi)發(fā)出芳砜綸之前，美國(guó)杜邦公司在二十世紀(jì)六十年代發(fā)明并投入使用的Nomex（諾梅克斯），是一種良好的耐高溫阻燃纖維，耐熱性能和電氣性能都比較突出，暢銷(xiāo)四十年而不衰。芳砜綸與Nomex相比，具有更加優(yōu)異的性能，有望全面取代Nomex。2000年，中國(guó)工程院在給國(guó)務(wù)院的報(bào)告中對(duì)芳砜綸有專門(mén)的評(píng)述：我國(guó)自主開(kāi)發(fā)的芳砜綸，具有卓越的耐高溫特性，已用于軍工配套和環(huán)保過(guò)濾材料等方面，應(yīng)集中人力物力擴(kuò)大生產(chǎn)。2007年在上海成立特安綸纖維公司準(zhǔn)備投入生產(chǎn)，期間杜邦方面有意收購(gòu)我方技術(shù)及該公司但未獲得同意。收購(gòu)未果后杜邦公司開(kāi)始提前圍繞芳砜綸產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行專利布局，對(duì)芳砜綸產(chǎn)品形成專利圍墻，這樣一來(lái)，處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的相關(guān)公司如果采購(gòu)特安綸公司生產(chǎn)的芳砜綸投入生產(chǎn)、使用就會(huì)侵犯杜邦公司專利權(quán)，使得特安綸公司最終未能取得預(yù)期銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。

該案例中，盡管我方人員已經(jīng)取得芳砜綸產(chǎn)品及相關(guān)制備方法專利，但是不是不能用于具體產(chǎn)業(yè)中，可以自由實(shí)施但基本失去了實(shí)質(zhì)意義，只能通過(guò)交叉許可用于產(chǎn)業(yè)應(yīng)用中，而此時(shí)我方人員在談判中已經(jīng)失去了一個(gè)重要的砝碼，自然會(huì)處于不利地位。

（三）可以自由實(shí)施

如（一）中所述，只要專利權(quán)不是作為從屬專利而存在，權(quán)利人原則上可以自由實(shí)施，但是無(wú)疑這只是一種理想的情況，我們不能排除無(wú)論是現(xiàn)在還是將來(lái)作為從屬專利的可能性。

專利布局借鑒意義

盡管《專利法》第五十一條屬于強(qiáng)制許可條款，在我國(guó)到目前為止尚未出現(xiàn)過(guò)一例因此條款而給予的強(qiáng)制許可案例（僅限筆者所知），但是在現(xiàn)實(shí)中存在著大量因此條款而產(chǎn)生的自愿交叉許可，這主要源于技術(shù)縱向發(fā)展很難再為一家公司所獨(dú)占，必定是多家公司互相競(jìng)爭(zhēng)、各自掌握著部分技術(shù)，尤其是通信領(lǐng)域，從最早的2G、3G、4G再到即將投入商用的5G，2G時(shí)代個(gè)別公司壟斷了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)形成寡頭，到了3G、4G、5G時(shí)代，慢慢的形成了多家各自掌握相關(guān)技術(shù)并共同參與標(biāo)準(zhǔn)制定的局面，當(dāng)中自然會(huì)產(chǎn)生大量的交叉許可，其中一部分交叉許可涉及的專利必然是從屬專利與被從屬專利的關(guān)系，而且有時(shí)已經(jīng)很判斷從屬專利與被從屬專利誰(shuí)會(huì)更有價(jià)值、具有更高的經(jīng)濟(jì)效益，更多的是源于技術(shù)中的交叉，形成你中有我、我中有你缺一不可的局面。

做好技術(shù)挖掘。對(duì)于研發(fā)出的一項(xiàng)技術(shù)，特別是核心技術(shù)或者關(guān)鍵技術(shù)，在進(jìn)行專利申請(qǐng)時(shí)，除了要覆蓋了技術(shù)本身，選擇合適的保護(hù)范圍，也要做好從權(quán)的布局（很多從屬專利也可以利用從權(quán)進(jìn)行替代同時(shí)可節(jié)省一筆費(fèi)用），在后續(xù)的持續(xù)研發(fā)活動(dòng)中，及時(shí)對(duì)原有研發(fā)成果進(jìn)行補(bǔ)充布局（可以參考TRIZ專利布局策略）。對(duì)于那些不容易通過(guò)產(chǎn)品上市披露的技術(shù)或者短期內(nèi)不會(huì)實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值但具有應(yīng)用前景的專利申請(qǐng)選擇延遲公布，讓相關(guān)技術(shù)信息避免較早進(jìn)入公眾視野，這為企業(yè)進(jìn)行技術(shù)挖掘、專利布局留有了一個(gè)較為充分的緩沖時(shí)間。

技術(shù)情報(bào)工作的重要性。俗話說(shuō)“知己知彼百戰(zhàn)不殆”，做好技術(shù)情報(bào)工作，對(duì)于企業(yè)研發(fā)具有重要意義，研發(fā)方向的選擇會(huì)直接決定企業(yè)未來(lái)戰(zhàn)略走向進(jìn)而影響到后續(xù)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。情報(bào)來(lái)源主要源于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研發(fā)動(dòng)向、相關(guān)企業(yè)的跨界研發(fā)、科研院所研究機(jī)構(gòu)以及初創(chuàng)企業(yè)的研發(fā)動(dòng)態(tài)。杜邦公司能夠及時(shí)獲知中國(guó)研發(fā)出的芳砜綸少不了其長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)技術(shù)情報(bào)工作的重視以及相關(guān)信息的敏感性。

基礎(chǔ)專利或者核心專利的精準(zhǔn)識(shí)別。一件專利從公布到授權(quán)再到后續(xù)的維持，隨著時(shí)間的累計(jì)可能會(huì)產(chǎn)生大量的引用、無(wú)效、侵權(quán)糾紛，及時(shí)追蹤、識(shí)別相關(guān)領(lǐng)域的基礎(chǔ)專利或者核心專利并進(jìn)行有效的布局是企業(yè)獲得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要手段，企業(yè)可以選擇圍繞基礎(chǔ)專利或者核心專利進(jìn)行外圍布局，也可以尋求替代方案，日本企業(yè)在追逐歐美技術(shù)發(fā)展過(guò)程中很多富有成效的做法值得我國(guó)企業(yè)效仿。芳砜綸案例也時(shí)刻警醒后人沒(méi)有對(duì)應(yīng)的專利布局，再好的產(chǎn)業(yè)布局也可能只是為他人做嫁衣。

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作者：劉仁鎖

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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