「誠信原則」在實用新型專利侵權行為認定中的適用

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原標題：典型案例丨誠信原則在實用新型專利侵權行為認定中的適用

編者按：該案涉及在實用新型專利申請日和授權公告日之間，他人未經許可制造并使用該實用新型專利產品的行為定性，以及在授權公告日之后繼續(xù)使用、銷售該實用新型專利產品行為的定性。

對此，專利法及司法解釋并無明確規(guī)定。一審以在實用新型專利授權日之前所發(fā)生的一切實施專利的行為均不屬于侵權為由簡單地駁回了原告的訴訟請求，但二審法院基于雙方系合作關系，被告在合作期間通過接觸并知悉原告提供合作設備的技術方案這一事實，認定其擅自使用該技術方案制造新的機器設備用于生產經營，即便是在實用新型專利授權日之前即已實施了專利技術方案，但因其行為明顯違背誠實信用原則，故該后續(xù)行為仍應當受到專利法的規(guī)制。該案屬于新類型專利侵權案件，二審確定的裁判尺度對于維護誠實信用的市場秩序，保護專利權，完善專利法相關規(guī)定具有研究價值。

需要指出的是，二審判決所提到的最高人民法院指導案例20號（2013年11月8日發(fā)布），其裁判要點為：“在發(fā)明專利申請公布后至專利權授予前的臨時保護期內制造、銷售、進口的被訴專利侵權產品不為專利法禁止的情況下，其后續(xù)的使用、許諾銷售、銷售，即使未經專利權人許可，也不視為侵害專利權，但專利權人可以依法要求臨時保護期內實施其發(fā)明的單位或者個人支付適當?shù)馁M用?！?br/>

但值得關注的是，《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（2016年4月1日起施行）第十八條第四款明確規(guī)定：“發(fā)明專利公告授權后，未經專利權人許可，為生產經營目的使用、許諾銷售、銷售在專利臨時保護期內已由他人制造、銷售、進口的產品，且該他人已支付或者書面承諾支付適當費用的，對于權利人關于上述使用、許諾銷售、銷售行為侵犯專利權的主張，人民法院不予支持?！?br/>

根據(jù)該規(guī)定，司法解釋二第十八條第四款對在先發(fā)布的指導案例20號裁判要點已經進行了修正。申言之，根據(jù)指導案例20號，在發(fā)明專利臨時保護期內實施專利不為專利法禁止的，其后續(xù)行為亦不構成侵犯專利權，專利權人僅可以主張適當?shù)氖褂觅M，而前述司法解釋二確定的原則是，只有“他人已支付或者書面承諾支付適當費用的”，才不構成侵犯專利權，否則專利權人有權主張后續(xù)使用行為構成侵權。

江蘇綠辰環(huán)?？萍加邢薰驹V江蘇時創(chuàng)環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司侵害實用新型專利權糾紛案

裁判要旨

知識產權司法保護應以維護“尊重知識、崇尚創(chuàng)新、誠信守法”的市場環(huán)境為己任，技術合作方在合作期間內通過接觸相對方提供的合作設備， 知悉設備的技術方案后，違反誠實信用原則，擅自使用該技術方案制造新的機器設備用于生產經營，即便該制造、使用行為在涉案實用新型專利申請日后、授權日前亦應給予否定性評價，應認定構成專利侵權，承擔相應的民事責任。

案件信息

一審：昆山法院（2016）蘇0583民初10167號民事判決書；

二審：蘇州中院（2017）蘇05民終4612號民事判決書。

案情摘要

江蘇綠辰環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q綠辰公司）是一家專業(yè)從事工業(yè)廢液回收電解銅的高新環(huán)保企業(yè)。

2014年綠辰公司（乙方）與江蘇時創(chuàng)環(huán)保科技發(fā)展有限公司（以下簡稱時創(chuàng)公司）（甲方）簽訂了《南亞（昆山）線路板工廠微蝕刻項目合作書》一份，就甲方在南亞公司PCB一、二、三廠微蝕刻工序的清潔生產項目，達成合作協(xié)議。

一、合作事項：1、乙方提供月處理350-400噸處理能力的微蝕廢液電解系統(tǒng)成臺設備2臺，共計280萬元。并建構全廠輸液集中系統(tǒng)及末端電解車間工程規(guī)劃及發(fā)包，共計157.937萬元（含稅6%）。南亞公司增產時，乙方根據(jù)產能情況增加設備投資，確保南亞公司生產產出微蝕廢液完全的處理。2、甲方同意對南亞公司微蝕工序進行清潔生產，即由甲乙雙方提供微蝕廢液電解系統(tǒng)以及相關配件設施，進行微蝕工序廢液末端電解提銅利用工程。3、甲乙雙方合作期限為五年，合作期滿后根據(jù)甲方與南亞公司合同相應之條款再合作續(xù)約。4、甲乙雙方獲得其投資設備所生產的副產品電解銅，合作時間從2014年1月1日開始生效。所產生電解銅價值分配方式為甲方根據(jù)南亞公司合同中結算已分配利潤后（扣除各項費用后）之30%返還乙方。5、合作期間雙方為生產之電解銅以共同詢比價模式，報價方式為：收購價=當日銅價（含稅價）*折數(shù)（%）（廢電解銅市場行情買賣折數(shù)）備注：當日銅價以上海金屬網公布的“金屬銅當日均價”為準。

二、雙方權益：1、在合作期間，本合同項目的設備及相關配套設施，其所有權歸甲乙雙方（70%30%）所有；甲方有權對乙方提供的設備進行第三方機構評估，評估內容包括設備價值、性能、成本、技術等真實性。乙方提供的設備價格中只能允許3%以內的管銷成本，除此之外不能含有其他盈利。否則甲方有權取消乙方在該項目中所享有的所有股份及利潤分配。三、甲方職責：對于乙方派駐到甲方進行設備操作和維護的人員要給予必要的協(xié)助，及時辦理廠區(qū)出入許可證，確保設備的正常運轉。四、乙方職責：按照合同提供符合清潔生產和微蝕廢液電解系統(tǒng)及安裝工程和相關配套設施；負責設備安裝工程，并委派專人24小時駐廠服務，以確保設備正常生產?！?、違約責任：乙方設備的型號尺寸是根據(jù)南亞公司提供的場地和微蝕工序廢液產出量而制造，因南亞公司原因或安裝場地而導致設備不能安裝，乙方有權解除合同；因乙方原因安裝后設備不能正常運轉，甲方有權解除合同并向乙方追償所有投資款及損失；雙方在合同約定的期限內，不得無故解除合同。

2015年3月2日，綠辰公司就上述設備一部件所涉的“一種電解槽電解板固定安裝構件”向國家知識產權局申請了實用新型專利，并于2015年7月29日獲得授權。

雙方合作期間，綠辰公司在南亞公司廠區(qū)安裝了二臺微蝕廢液電解系統(tǒng)成套設備，并派遣員工駐廠進行設備的運行和維護。2015年6月綠辰公司的駐廠工人因時創(chuàng)公司向南亞公司申請作業(yè)人員調離，南亞公司收回廠證致使無法再進入南亞公司。之后，時創(chuàng)公司向綠辰公司發(fā)出解除合同的通知，該通知內容主要為：“按照項目合同書約定，甲方有權對乙方提供的設備進行第三方機構評估，如乙方提供的設備價格不是成本價，甲方有權取消乙方在該項目中所享有的所有股份及利潤分配。現(xiàn)經第三方評估，你司提供的設備價值遠遠高于成本價，故通知取消你司在該項目中所享有的所有股份及利潤分配、解除與你司之合同并保留向你司要求返還提供設備的不當?shù)美铐椧约百r償?shù)臋嗬！?br/>

2016年3月14日，綠辰公司以時創(chuàng)公司為被告向昆山市人民法院提出合伙協(xié)議糾紛之訴，該案在現(xiàn)場設備勘查中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場除了綠辰公司提供的二臺微蝕廢液電解系統(tǒng)設備外，時創(chuàng)公司又自行生產了一臺微蝕廢液電解系統(tǒng)設備。綠辰公司認為時創(chuàng)公司在明知綠辰公司獲得了專利以及在未經權利人許可的前提下復制綠辰公司專利設備，并以此謀取巨額利益，損害了綠辰公司的利益。故訴至法院，請求判令時創(chuàng)公司立即停止侵權，賠償綠辰公司經濟損失及合理開支共計1953000元。

涉案“一種電解槽電解板固定安裝構件”的實用新型專利的權利要求書記載：

1、一種電解槽電解板固定安裝構件，其特征在于，所述構件包括：吊掛基座，其具有多個第一開槽；固定底座，其具有多個第二開槽；陽極板，其頂邊固定第一導電棒，并且其底邊鑲嵌第一絕緣棒；陰極板，其頂邊固定第二導電棒，并且其底邊及兩側均鑲嵌第二絕緣棒；所述陽極板通過所述第一導電棒固定于所述第一開槽中，并且通過所述第一絕緣棒固定于對應的所述第二開槽中；所述陰極板通過所述第二導電棒固定于所述第一開槽中，并且通過所述第二絕緣棒固定于對應的所述第二開槽中；所述陽極板與陰極板交叉排列。

2、根據(jù)權利要求1所述的電解槽電解板固定安裝構件，其特征在于，多個所述第一開槽等距排列，多個所述第二開槽等距排列。

3、根據(jù)權利要求2所述的電解槽電解板固定安裝構件，其特征在于，所述第一絕緣棒具有用于夾住所述陽極板的第三開槽；所述第二絕緣棒具有用于夾住所述陰極板的第四開槽。

4、根據(jù)權利要求3所述的電解槽電解板固定安裝構件，其特征在于，所述第三開槽的槽寬度略小于所述陽極板的厚度；所述第四開槽的槽寬度略小于所述陰極板的厚度。

5、根據(jù)權利要求1至4任一項所述的電解槽電解板固定安裝構件，其特征在于，所述吊掛基座的材質為耐溫絕緣塑料或電木。

6、根據(jù)權利要求1至4任一項所述的電解槽電解板固定安裝構件，其特征在于，所述第二開槽的槽邊有倒角。

7、根據(jù)權利要求1至4任一項所述的電解槽電解板固定安裝構件，其特征在于，所述固定底座的材質為耐藥耐溫絕緣塑料。

8、根據(jù)權利要求1至4任一項所述的電解槽電解板固定安裝構件，其特征在于，所述第一絕緣棒和所述第二絕緣棒均為耐溫耐藥絕緣的塑料棒。綠辰公司明確在本案中主張保護的是涉案專利權利要求1-8，其認為被訴侵權的設備具備了涉案專利權利要求1-8的全部技術特征，落入了涉案專利權的保護范圍。時創(chuàng)公司認為被訴侵權設備不具備權利要求3、4中的“絕緣棒具有用于夾住所述陰極板的開槽”這一技術特征，其是長夾具，沒有槽的概念，被訴侵權設備也不具備權利要求6中的“倒角”這一技術特征，其是切槽，其余的技術特征與涉案專利的權利要求一致。

經比對，被訴侵權設備為一種電解槽電解板固定安裝構件，具備了涉案專利權利要求1、2、5、7、8的技術特征。對此，雙方當事人均不持異議。針對于權利要求3和4所述的“開槽”這一技術特征，被訴侵權設備系通過彎曲絕緣棒，使得其兩邊向內卷曲形成一個類似“水滴狀狹縫”，所述狹縫用于容納陰極板，向內卷曲的張力夾住所述陰極板，實現(xiàn)“夾具”的作用。針對權利要求6所述的“倒角”這一技術特征，被訴侵權設備采用的是倒梯形開槽方式，其開口上端面本身具有鈍角結構。

法院認為

昆山法院一審認為：

《專利法》第十一條和第四十條規(guī)定，實用新型專利權自公告之日起生效。根據(jù)上述規(guī)定，授權公告日是實用新型專利權生效并獲得保護之日，在該日之前所發(fā)生的一切實施專利的行為均不屬于侵權行為。本案中，被訴侵權的第三臺微蝕刻廢液電解設備的使用時間為2015年7月22日，而涉案實用新型專利的授權公告日為2015年7月29日，故被訴侵權行為發(fā)生在專利授權之日前，不構成專利侵權。

綠辰公司不服一審判決，向蘇州中院提起上訴。

蘇州中院二審認為：

一、關于時創(chuàng)公司自行制造的微蝕廢液電解設備是否落入涉案專利權保護范圍的問題

綠辰公司申請的第ZL201520121624.9涉案專利經國家知識產權局授權，現(xiàn)行有效，依法受法律保護。

本案中，經將被訴侵權設備與涉案專利權利要求1-8進行比對，首先，被訴侵權設備具備了涉案專利權利要求1、2、5、7、8記載的技術特征。其次，關于時創(chuàng)公司抗辯的兩個區(qū)別點，法院認為涉案專利權利要求3載明“所述第二絕緣棒具有用于夾住所述陰極板的第四開槽”，權利要求4載明“所述第四開槽的槽寬度略小于所述陰極板的厚度”，這兩個權利要求限定了開槽的功能是夾住所述陰極板，而對所述開槽的具體結構并未限定。被訴侵權設備的絕緣棒是通過彎曲所述材料，使得其兩邊向內卷曲形成一個類似“水滴狀狹縫”，所述狹縫用于容納陰極板，向內卷曲的張力用于夾住所述陰極板，由此實現(xiàn)所述“夾具”的作用?！冬F(xiàn)代漢語詞典》對于“槽”的定義為“兩邊高起，中間凹下的物體，凹下的部分叫槽”，即被訴侵權設備中的“水滴形狹縫”亦屬“槽”的一種，且由于所述絕緣棒兩邊向內卷曲至接觸，因此可以認定其開槽的寬度小于所述陰極板的厚度。故被訴侵權設備具備了涉案專利權利要求3、4的技術特征。關于權利要求6中的“所述第二開槽的槽邊有倒角”這一技術特征，涉案專利并未對“倒角”做特殊含義的限定，就是指公知的倒角，即為了去除零件加工表面轉角處的毛刺、銳邊和便于零件裝配，一般在軸和孔的端部加工出倒角，倒角多為45度，有時也為30度或60度。而被訴侵權設備采用的是倒梯形開槽方式，其開口上端面本身就具有鈍角結構，這與公知的通過采用倒角獲得鈍角結構明顯不同。故應認定被訴侵權設備不具備權利要求6所述的“倒角”這一技術特征。綜上，被訴侵權設備具備了涉案專利權利要求1、2、3、4、5、7、8相同的全部技術特征，落入了涉案專利的保護范圍。

二、關于時創(chuàng)公司主張的現(xiàn)有技術和先用權抗辯能否成立的問題

本案中，時創(chuàng)公司提供了文獻證據(jù)和第三方設備的照片證明其實施的是現(xiàn)有技術，但是文獻證據(jù)中并未有涉及涉案專利完整技術方案的內容，第三方設備的照片也未能反映“固定底座”這一技術特征，故時創(chuàng)公司主張的現(xiàn)有技術抗辯事實依據(jù)不足，不予支持。另，按照正常的商業(yè)交易規(guī)則，如若時創(chuàng)公司所抗辯的涉案技術方案是行業(yè)內公知技術，則其作為一個理性的競爭者支付幾百萬的對價與綠辰公司進行合作，該做法明顯與正常的商業(yè)交易規(guī)則不相符，故時創(chuàng)公司主張的現(xiàn)有技術抗辯在常知、常情上亦不能自圓其說。同時，本案中，時創(chuàng)公司系在涉案專利申請日之后開始制造被訴侵權設備，訴訟中未提供如設計方案、購買原材料發(fā)票等證據(jù)證明其在涉案專利申請日前已經做好制造被訴侵權設備的必要準備，故時創(chuàng)公司主張先用權抗辯亦缺乏事實依據(jù)，亦不予支持。

三、關于時創(chuàng)公司被訴行為是否構成對涉案專利權的侵犯，如構成侵權則應承擔的責任問題

解決知識產權權利沖突應遵循保護在先權利原則、維護公平競爭原則和誠實信用原則，并依此正確界定當事人的合法權益，明確知識產權之間的權利邊界。最高人民法院指導案例20號或其他涉及實用新型專利授權日前已經制造、使用、銷售、許諾銷售的相關案例，案例的裁判主旨是專利權人對于他人在發(fā)明專利或實用新型專利授權公告日前實施該專利的行為，并不享有請求他人停止實施的權利，已經售出的產品的后續(xù)行為，包括使用，也應當?shù)玫皆试S。結合本案是實用新型專利侵權糾紛的實際，判例調整的對象是實用新型授權公告日之前已發(fā)生的銷售行為的原產品的后續(xù)行為。《中華人民共和國專利法》第六十九條第（二）項規(guī)定“不視為侵犯專利權”的情形，是在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經作好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內繼續(xù)制造、使用的，也即盡管我國《中華人民共和國專利法》沒有單獨為權利人列出一項“先用權”，但只要符合上述“先用權”情形的可以對專利侵權行使抗辯權。而不管是判例主旨還是法律規(guī)定，從鼓勵發(fā)明創(chuàng)造、合理平衡專利權人與社會公眾之間的利益出發(fā)，不侵權抗辯成立的要件首先主體是同業(yè)競爭的普通社會公眾，合同相對人、技術合作開發(fā)合伙人等能接觸該技術的主體不在范圍之內。其次，獲得所涉技術的途徑正當，系自行獨立研發(fā)或通過合法手段獲得專利權內容，根據(jù)2009年《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十五條第一款的規(guī)定，被訴侵權人以非法獲得的技術或者設計主張先用權抗辯的，人民法院不予支持。本案劃定綠辰公司和時創(chuàng)公司的權利界限時，應充分考慮時創(chuàng)公司身份的特殊性及其主觀狀態(tài)，在平衡兩者利益之時，不應仍按照權利人與普通社會公眾利益衡量的標準進行，而應側重保護創(chuàng)新者，保護誠實勞動、誠信經營者。

《中華人民共和國民法總則》第七條規(guī)定：“民事主體從事民事活動，應當遵循誠信原則，秉持誠實，恪守承諾?！薄吨腥A人民共和國民法通則》第四條規(guī)定：“民事活動應當遵循自愿、公平、等價有償、誠實信用的原則。”《中華人民共和國合同法》第六十條進一步規(guī)定：“當事人應當按照約定全面履行自己的義務。當事人應當遵循誠實信用原則，根據(jù)合同的性質、目的和交易習慣履行通知、協(xié)助、保密等義務?！北景钢?，時創(chuàng)公司與綠辰公司簽訂《南亞（昆山）線路板工廠微蝕刻項目合作書》，該合同訂立的目的是通過綠辰公司提供兩臺微蝕廢液電解系統(tǒng)成套設備以及相關配件設備，對南亞（昆山）公司進行微蝕工序廢液末端電解提銅利用工程，從而雙方互享電解銅的收益。該合同訂立的前提就在于綠辰公司擁有微蝕廢液電解系統(tǒng)成套設備的技術，時創(chuàng)公司擁有南亞（昆山）公司廢液電解回收的項目，雙方分別基于技術和項目資源建立合作關系，同時根據(jù)技術和項目資源對總投資收益的貢獻度確定收益分成比例，實現(xiàn)雙方的合同目的。2014年4月3日雙方基于合作關系開始產生收益。時創(chuàng)公司通過接觸綠辰公司提供合作的設備，知悉設備的技術方案后，應按照誠實信用原則履行保密義務，在未獲綠辰公司同意或許可的情況下，不能擅自使用其在合作過程中獲取的技術方案，也不能將該技術方案披露給任何第三方。《中華人民共和國專利法》第四十二條規(guī)定，實用新型專利權和外觀設計專利權的期限為十年，均自申請日起計算，故綠辰公司的涉案實用新型專利權應從2015年3月2日申請日起計算。時創(chuàng)公司自認在與綠辰公司合作期間，自行制造了一臺被訴侵權設備于2015年7月22日用于生產經營，但是無法提交其制造設備的合法技術來源，據(jù)此，法院有充分理由相信時創(chuàng)公司制造涉案設備的技術來源于綠辰公司，其行為明顯有悖于誠實信用原則，也違背了基本的合同義務，構成對涉案專利權的侵犯，應承擔停止侵權和賠償損失的民事責任。

關于損害賠償額，綠辰公司主張以時創(chuàng)公司的獲利為計算依據(jù)。其主張被訴侵權設備自2015年7月22日開始使用，截至2016年11月2日，三臺設備總共提取電解銅256104噸，價值9649956.02元，平均每臺設備產值為3216652.01元，根據(jù)時創(chuàng)公司與南亞（昆山）公司的合同，82%的份額為時創(chuàng)公司所有，扣除相應的費用和成本，綠辰公司主張時創(chuàng)公司獲利190萬元。對此時創(chuàng)公司認為被訴侵權設備只是備用設備，且涉案專利所涉的只是該設備中的一個部件，因此綠辰公司主張的損害賠償沒有依據(jù)。

根據(jù)《中華人民共和國專利法》第六十五條的規(guī)定“侵犯專利權的賠償數(shù)額按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數(shù)合理確定。賠償數(shù)額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。”，法院認為，本案中提取的電解銅數(shù)量系包括被訴侵權設備在內的總計三臺設備分別進行工作后提取的銅的總數(shù)量，無法準確計算出被訴侵權設備所提取的銅的數(shù)量，因此綠辰公司對于被訴侵權設備的獲利僅僅是估算，且其扣除的相應費用和成本的數(shù)額也未提供相應的證據(jù)，也系估算，故時創(chuàng)公司因侵權所獲得的利益難以確定。法院根據(jù)涉案專利權系實用新型專利、時創(chuàng)公司侵權行為的性質和情節(jié)，參考三臺設備所提取銅的價值量，酌情確定本案的賠償額。同時，綠辰公司為本案訴訟委托了訴訟代理人，支付了律師費，法院將根據(jù)案件的難易程度、律師為本案訴訟付出的智力勞動等因素酌情確定合理費用。

綜上所述，時創(chuàng)公司制造涉案被訴侵權設備既不在涉案專利申請日前，在整個訴訟過程中，亦未提交制造涉案設備合法技術來源的證據(jù)，故綠辰公司請求時創(chuàng)公司停止侵權、賠償損失的上訴請求成立，二審法院予以支持

一審判決：駁回綠辰公司的全部訴訟請求；

二審判決：撤銷原判，時創(chuàng)公司立即停止侵犯涉案第ZL201520121624.9號，名稱為“一種電解槽電解板固定安裝構件”的實用新型專利權的行為，賠償綠辰公司經濟損失及為制止侵權支出的合理開支共計100萬元。

二審合議庭：王燕倉　莊敬重　浦智華

法官助理：徐飛云

來源：江蘇知產視野

作者：王燕倉  蘇州中院

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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