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原標(biāo)題：擔(dān)心專利申請(qǐng)文件修改超范圍？別怕，有我在！
在專利申請(qǐng)的審查過(guò)程中，出于種種原因，申請(qǐng)人經(jīng)常需要對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行主動(dòng)或被動(dòng)修改。然而，根據(jù)專利法第三十三條的規(guī)定，申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍。因此，不管是申請(qǐng)人進(jìn)行主動(dòng)修改還是針對(duì)通知書指出的缺陷進(jìn)行被動(dòng)修改的過(guò)程中，最擔(dān)心的莫過(guò)于修改超范圍的問(wèn)題。如何根據(jù)原始申請(qǐng)文件記載的內(nèi)容，對(duì)修改把握得游刃有余，是代理人值得深思的問(wèn)題；如何根據(jù)修改超范圍的典型案例來(lái)反推思考新申請(qǐng)撰寫過(guò)程中需要注意的問(wèn)題，也是一門很深的學(xué)問(wèn)。
下面，筆者通過(guò)兩個(gè)具體案例來(lái)討論修改超范圍的問(wèn)題，希望能夠?yàn)樯暾?qǐng)人和代理人在撰寫和修改申請(qǐng)文件時(shí)提供一些參考和幫助。
判斷修改是否超范圍的依據(jù)是，申請(qǐng)人在申請(qǐng)日提交的原說(shuō)明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說(shuō)明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說(shuō)明書附圖能直接地、毫無(wú)疑義地確定的內(nèi)容?！爸苯拥?、毫無(wú)疑義地確定的內(nèi)容”是指：雖然在申請(qǐng)文件中沒(méi)有明確的文字記載，但所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)原權(quán)利要求書和說(shuō)明書文字記載的內(nèi)容以及說(shuō)明書附圖，可以唯一確定的內(nèi)容。
由此可見(jiàn)，判斷修改是否超范圍的基本原則有兩條：第一條是原說(shuō)明書和權(quán)利要求書有無(wú)文字記載，第二條是根據(jù)原說(shuō)明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說(shuō)明書附圖能否直接地、毫無(wú)疑義地確定。第一條原則判斷起來(lái)相對(duì)比較容易，也比較直接。而第二條原則判斷起來(lái)相對(duì)比較困難，有時(shí)候也會(huì)存在分歧。
原始申請(qǐng)文件的說(shuō)明書中記載了通過(guò)消旋-曲馬多?HCl和塞來(lái)昔布（1:1）共晶體的粉末X射線衍射獲得的所選擇峰列表。
申請(qǐng)人根據(jù)上述表格中記載的以1: 1分子比率的消旋-曲馬多?HCl和塞來(lái)昔布共晶體的粉末X射線衍射數(shù)據(jù)，從其中包含的47個(gè)峰角度和相應(yīng)峰強(qiáng)度數(shù)據(jù)中挑選了峰值強(qiáng)度相對(duì)較高的7個(gè)峰角度和相應(yīng)峰強(qiáng)度數(shù)據(jù)來(lái)限定共晶體，從而限定了“所述共晶體顯示在7.06°的2θ下具有29%的相對(duì)強(qiáng)度的峰、在14.13°的2θ下具有100%的相對(duì)強(qiáng)度的峰、在16.85°的2θ下具有44%的相對(duì)強(qiáng)度的峰、在19.05°的2θ下具有38%的相對(duì)強(qiáng)度的峰、在19.91°的2θ下具有25%的相對(duì)強(qiáng)度的峰、在20.48°的2θ下具有25%的相對(duì)強(qiáng)度的峰、以及在22.73°的2θ下具有32%的相對(duì)強(qiáng)度的峰的粉末X射線衍射圖樣”，那么這樣的修改是否超范圍呢？
答案是肯定的，因?yàn)樵暾?qǐng)文件僅記載了如說(shuō)明書表1所示的共晶體的粉末X射線衍射圖譜數(shù)據(jù)，其中包含的47個(gè)峰角度和相應(yīng)峰強(qiáng)度數(shù)據(jù)是完全不可分割的一個(gè)整體。而上述修改中所限定的7個(gè)峰角度和相應(yīng)峰強(qiáng)度數(shù)據(jù)是根據(jù)表1記載的內(nèi)容重新選擇和組合而形成，原申請(qǐng)文件中并未記載這種組合方式。也就是說(shuō)，上述修改內(nèi)容是根據(jù)原始申請(qǐng)記載的內(nèi)容進(jìn)行二次概括獲得的，因此，超出了原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍。
然而，如果原始申請(qǐng)文件中除了記載表1所示的粉末X射線衍射圖譜數(shù)據(jù)以外，還單獨(dú)記載了通過(guò)峰值強(qiáng)度相對(duì)較高的7個(gè)峰角度和相應(yīng)峰強(qiáng)度數(shù)據(jù)表征共晶體的粉末X射線衍射分析的技術(shù)方案，那么上述修改并沒(méi)有超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍。可見(jiàn)，原始申請(qǐng)文件撰寫的好壞對(duì)于后續(xù)修改起到了舉足輕重的作用，只有申請(qǐng)人和代理人在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)為后續(xù)修改做好了充分的考慮，才有可能在將來(lái)進(jìn)行修改時(shí)做到有備無(wú)患。
權(quán)利要求1限定了技術(shù)特征“使用的金屬氧化物的質(zhì)量為50-100 g且體積為12-30 cm3”。在實(shí)施例1中使用了氧化鎂，其質(zhì)量為70 g，體積為19.6 cm3。申請(qǐng)人想根據(jù)實(shí)施例1記載的內(nèi)容將權(quán)利要求1中的金屬氧化物的質(zhì)量修改成50-70 g，這樣的修改是否超范圍呢？
眾所周知，實(shí)施例1中使用的氧化鎂是一種特定的金屬氧化物。由于在常溫下氧化鎂的密度是固定的，所以質(zhì)量為70 g的氧化鎂與體積為19.6 cm3的關(guān)聯(lián)是固定的。也就是說(shuō)，實(shí)施例1中使用的質(zhì)量為70 g的氧化鎂的體積為19.6 cm3，而除了氧化鎂以外的質(zhì)量為70 g的其他金屬氧化物的體積并不是19.6 cm3。上述修改致使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員看到的信息與原申請(qǐng)記載的不同而且又不能從原申請(qǐng)記載的信息中直接地、毫無(wú)疑義地確定，因此，修改超出了原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍。
由此可見(jiàn)，對(duì)于采用實(shí)施例中特定數(shù)值作為修改后權(quán)利要求或說(shuō)明書某參數(shù)或變量端點(diǎn)值的新數(shù)值范圍，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員從發(fā)明實(shí)施方案的整體效果出發(fā)，認(rèn)定具體實(shí)施例中的特定數(shù)值與該實(shí)施例中其他具體技術(shù)特征之間的關(guān)系密切，則上述修改是不允許的，只有在具體實(shí)施例中的特定數(shù)值與該實(shí)施例中其他具體技術(shù)特征之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系并非緊密聯(lián)系、一一對(duì)應(yīng)的情況下，上述修改才是可能被允許的。
例如，在權(quán)利要求1中限定了在5-10 MPa的壓力下使用的金屬氧化物的質(zhì)量為50-100 g，而在實(shí)施例1中記載了在6 MPa的壓力下使用70 g的氧化鎂。在這種情況下使用的壓力與氧化鎂的質(zhì)量并不是緊密關(guān)聯(lián)的，所以在修改權(quán)利要求1中限定的數(shù)值范圍時(shí)不需要特別考慮壓力這一特征。由于僅僅依據(jù)實(shí)施例中氧化鎂這種特定化合物的質(zhì)量來(lái)修改權(quán)利要求1中金屬氧化物這個(gè)上位概念的質(zhì)量范圍，所以申請(qǐng)人和代理人還需要考慮這種上位概括是否會(huì)對(duì)發(fā)明技術(shù)問(wèn)題的解決和技術(shù)效果的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生影響。如果本領(lǐng)域技術(shù)人員依據(jù)說(shuō)明書公開的內(nèi)容可以判斷采用70 g的除了氧化鎂之外的其他金屬氧化物也能實(shí)現(xiàn)發(fā)明的技術(shù)效果，那么允許依據(jù)實(shí)施例1中的70 g氧化鎂將權(quán)利要求1中的金屬氧化物的質(zhì)量修改成50-70 g。
因此，在判斷根據(jù)實(shí)施例修改的數(shù)值范圍是否超范圍時(shí)，最關(guān)鍵的要點(diǎn)是要分析實(shí)施例中的特定數(shù)值與該實(shí)施例中其他具體技術(shù)特征之間的相互關(guān)系，同時(shí)還需要考慮將實(shí)施例中的下位概念上位成權(quán)利要求書中的上位概念是否會(huì)對(duì)發(fā)明技術(shù)效果的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生影響。
對(duì)于上述案例，如果申請(qǐng)人在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)，在具體實(shí)施方式部分中非實(shí)施例部分中除了記載金屬氧化物的質(zhì)量為50-100 g的數(shù)值范圍之外，還記載了金屬氧化物的質(zhì)量為55 g、60 g、65 g、70 g、75 g、80 g、85 g、90 g和95 g等的具體數(shù)值點(diǎn)或者還記載了55 g-95 g、60 g-90 g、65 g-85 g和70 g-80 g等其他相對(duì)較窄的數(shù)值范圍，那么會(huì)為進(jìn)一步限定金屬氧化物的質(zhì)量提供足夠的修改依據(jù)。因此，在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)，當(dāng)需要采用具體數(shù)值范圍來(lái)限定各個(gè)參數(shù)或變量時(shí)，最好列出多個(gè)進(jìn)一步優(yōu)選的范圍或者點(diǎn)值，這樣可以很好地避免修改超范圍的問(wèn)題。
國(guó)知局對(duì)修改超范圍的審查非常之嚴(yán)格，而對(duì)申請(qǐng)文件的修改方式各式各樣、千差萬(wàn)別，判斷修改是否超范圍有時(shí)也相當(dāng)復(fù)雜。以上兩個(gè)案例僅供參考，希望申請(qǐng)人和代理人能從中略見(jiàn)一斑。
從以上討論可以看出，在根據(jù)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改時(shí)，需要嚴(yán)格基于原始申請(qǐng)文件記載的內(nèi)容，而不能進(jìn)行進(jìn)一步概括，否則很容易修改超范圍。當(dāng)然，如果在對(duì)新申請(qǐng)文件進(jìn)行撰寫時(shí)能夠做到深思熟慮，在權(quán)利要求書中布局合理的從屬權(quán)利要求結(jié)構(gòu)，在說(shuō)明書中布局合理的特征、范圍或組合，則會(huì)為將來(lái)可能的修改奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
本文僅是筆者在實(shí)踐中的一點(diǎn)體會(huì)，僅起拋磚引玉的作用，如有不妥之處，希望讀者多加指正。
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作者：徐麗華 北京康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司
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