如何解決專利申請文件修改超范圍問題？

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原標(biāo)題：擔(dān)心專利申請文件修改超范圍？別怕，有我在！

引言

在專利申請的審查過程中，出于種種原因，申請人經(jīng)常需要對申請文件進(jìn)行主動或被動修改。然而，根據(jù)專利法第三十三條的規(guī)定，申請人可以對其專利申請文件進(jìn)行修改，但是，對專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。因此，不管是申請人進(jìn)行主動修改還是針對通知書指出的缺陷進(jìn)行被動修改的過程中，最擔(dān)心的莫過于修改超范圍的問題。如何根據(jù)原始申請文件記載的內(nèi)容，對修改把握得游刃有余，是代理人值得深思的問題；如何根據(jù)修改超范圍的典型案例來反推思考新申請撰寫過程中需要注意的問題，也是一門很深的學(xué)問。

下面，筆者通過兩個具體案例來討論修改超范圍的問題，希望能夠?yàn)樯暾埲撕痛砣嗽谧珜懞托薷纳暾埼募r提供一些參考和幫助。

關(guān)于修改超范圍的案例分析

判斷修改是否超范圍的依據(jù)是，申請人在申請日提交的原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。“直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容”是指：雖然在申請文件中沒有明確的文字記載，但所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)原權(quán)利要求書和說明書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖，可以唯一確定的內(nèi)容。

由此可見，判斷修改是否超范圍的基本原則有兩條：第一條是原說明書和權(quán)利要求書有無文字記載，第二條是根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能否直接地、毫無疑義地確定。第一條原則判斷起來相對比較容易，也比較直接。而第二條原則判斷起來相對比較困難，有時候也會存在分歧。

案例一

原始申請文件的說明書中記載了通過消旋-曲馬多?HCl和塞來昔布（1:1）共晶體的粉末X射線衍射獲得的所選擇峰列表。

如何解決專利申請文件修改超范圍問題？

申請人根據(jù)上述表格中記載的以1: 1分子比率的消旋-曲馬多?HCl和塞來昔布共晶體的粉末X射線衍射數(shù)據(jù)，從其中包含的47個峰角度和相應(yīng)峰強(qiáng)度數(shù)據(jù)中挑選了峰值強(qiáng)度相對較高的7個峰角度和相應(yīng)峰強(qiáng)度數(shù)據(jù)來限定共晶體，從而限定了“所述共晶體顯示在7.06°的2θ下具有29%的相對強(qiáng)度的峰、在14.13°的2θ下具有100%的相對強(qiáng)度的峰、在16.85°的2θ下具有44%的相對強(qiáng)度的峰、在19.05°的2θ下具有38%的相對強(qiáng)度的峰、在19.91°的2θ下具有25%的相對強(qiáng)度的峰、在20.48°的2θ下具有25%的相對強(qiáng)度的峰、以及在22.73°的2θ下具有32%的相對強(qiáng)度的峰的粉末X射線衍射圖樣”，那么這樣的修改是否超范圍呢？

如何解決專利申請文件修改超范圍問題？

答案是肯定的，因?yàn)樵暾埼募H記載了如說明書表1所示的共晶體的粉末X射線衍射圖譜數(shù)據(jù)，其中包含的47個峰角度和相應(yīng)峰強(qiáng)度數(shù)據(jù)是完全不可分割的一個整體。而上述修改中所限定的7個峰角度和相應(yīng)峰強(qiáng)度數(shù)據(jù)是根據(jù)表1記載的內(nèi)容重新選擇和組合而形成，原申請文件中并未記載這種組合方式。也就是說，上述修改內(nèi)容是根據(jù)原始申請記載的內(nèi)容進(jìn)行二次概括獲得的，因此，超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

然而，如果原始申請文件中除了記載表1所示的粉末X射線衍射圖譜數(shù)據(jù)以外，還單獨(dú)記載了通過峰值強(qiáng)度相對較高的7個峰角度和相應(yīng)峰強(qiáng)度數(shù)據(jù)表征共晶體的粉末X射線衍射分析的技術(shù)方案，那么上述修改并沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。可見，原始申請文件撰寫的好壞對于后續(xù)修改起到了舉足輕重的作用，只有申請人和代理人在撰寫申請文件時為后續(xù)修改做好了充分的考慮，才有可能在將來進(jìn)行修改時做到有備無患。

案例二

權(quán)利要求1限定了技術(shù)特征“使用的金屬氧化物的質(zhì)量為50-100 g且體積為12-30 cm3”。在實(shí)施例1中使用了氧化鎂，其質(zhì)量為70 g，體積為19.6 cm3。申請人想根據(jù)實(shí)施例1記載的內(nèi)容將權(quán)利要求1中的金屬氧化物的質(zhì)量修改成50-70 g，這樣的修改是否超范圍呢？

如何解決專利申請文件修改超范圍問題？

眾所周知，實(shí)施例1中使用的氧化鎂是一種特定的金屬氧化物。由于在常溫下氧化鎂的密度是固定的，所以質(zhì)量為70 g的氧化鎂與體積為19.6 cm3的關(guān)聯(lián)是固定的。也就是說，實(shí)施例1中使用的質(zhì)量為70 g的氧化鎂的體積為19.6 cm3，而除了氧化鎂以外的質(zhì)量為70 g的其他金屬氧化物的體積并不是19.6 cm3。上述修改致使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員看到的信息與原申請記載的不同而且又不能從原申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定，因此，修改超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

由此可見，對于采用實(shí)施例中特定數(shù)值作為修改后權(quán)利要求或說明書某參數(shù)或變量端點(diǎn)值的新數(shù)值范圍，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員從發(fā)明實(shí)施方案的整體效果出發(fā)，認(rèn)定具體實(shí)施例中的特定數(shù)值與該實(shí)施例中其他具體技術(shù)特征之間的關(guān)系密切，則上述修改是不允許的，只有在具體實(shí)施例中的特定數(shù)值與該實(shí)施例中其他具體技術(shù)特征之間的對應(yīng)關(guān)系并非緊密聯(lián)系、一一對應(yīng)的情況下，上述修改才是可能被允許的。

如何解決專利申請文件修改超范圍問題？

例如，在權(quán)利要求1中限定了在5-10 MPa的壓力下使用的金屬氧化物的質(zhì)量為50-100 g，而在實(shí)施例1中記載了在6 MPa的壓力下使用70 g的氧化鎂。在這種情況下使用的壓力與氧化鎂的質(zhì)量并不是緊密關(guān)聯(lián)的，所以在修改權(quán)利要求1中限定的數(shù)值范圍時不需要特別考慮壓力這一特征。由于僅僅依據(jù)實(shí)施例中氧化鎂這種特定化合物的質(zhì)量來修改權(quán)利要求1中金屬氧化物這個上位概念的質(zhì)量范圍，所以申請人和代理人還需要考慮這種上位概括是否會對發(fā)明技術(shù)問題的解決和技術(shù)效果的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生影響。如果本領(lǐng)域技術(shù)人員依據(jù)說明書公開的內(nèi)容可以判斷采用70 g的除了氧化鎂之外的其他金屬氧化物也能實(shí)現(xiàn)發(fā)明的技術(shù)效果，那么允許依據(jù)實(shí)施例1中的70 g氧化鎂將權(quán)利要求1中的金屬氧化物的質(zhì)量修改成50-70 g。

因此，在判斷根據(jù)實(shí)施例修改的數(shù)值范圍是否超范圍時，最關(guān)鍵的要點(diǎn)是要分析實(shí)施例中的特定數(shù)值與該實(shí)施例中其他具體技術(shù)特征之間的相互關(guān)系，同時還需要考慮將實(shí)施例中的下位概念上位成權(quán)利要求書中的上位概念是否會對發(fā)明技術(shù)效果的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生影響。

對于上述案例，如果申請人在撰寫申請文件時，在具體實(shí)施方式部分中非實(shí)施例部分中除了記載金屬氧化物的質(zhì)量為50-100 g的數(shù)值范圍之外，還記載了金屬氧化物的質(zhì)量為55 g、60 g、65 g、70 g、75 g、80 g、85 g、90 g和95 g等的具體數(shù)值點(diǎn)或者還記載了55 g-95 g、60 g-90 g、65 g-85 g和70 g-80 g等其他相對較窄的數(shù)值范圍，那么會為進(jìn)一步限定金屬氧化物的質(zhì)量提供足夠的修改依據(jù)。因此，在撰寫申請文件時，當(dāng)需要采用具體數(shù)值范圍來限定各個參數(shù)或變量時，最好列出多個進(jìn)一步優(yōu)選的范圍或者點(diǎn)值，這樣可以很好地避免修改超范圍的問題。

結(jié)論

國知局對修改超范圍的審查非常之嚴(yán)格，而對申請文件的修改方式各式各樣、千差萬別，判斷修改是否超范圍有時也相當(dāng)復(fù)雜。以上兩個案例僅供參考，希望申請人和代理人能從中略見一斑。

從以上討論可以看出，在根據(jù)申請文件進(jìn)行修改時，需要嚴(yán)格基于原始申請文件記載的內(nèi)容，而不能進(jìn)行進(jìn)一步概括，否則很容易修改超范圍。當(dāng)然，如果在對新申請文件進(jìn)行撰寫時能夠做到深思熟慮，在權(quán)利要求書中布局合理的從屬權(quán)利要求結(jié)構(gòu)，在說明書中布局合理的特征、范圍或組合，則會為將來可能的修改奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

本文僅是筆者在實(shí)踐中的一點(diǎn)體會，僅起拋磚引玉的作用，如有不妥之處，希望讀者多加指正。

來源：康信知識產(chǎn)權(quán)微信平臺

作者：徐麗華北京康信知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司

編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

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