“偽”經(jīng)銷商被判商標(biāo)侵權(quán)！佐敦油漆武漢維權(quán)終獲勝

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作者：許艷  北京康瑞律師事務(wù)所

原標(biāo)題：“偽”經(jīng)銷商被判商標(biāo)侵權(quán)，佐敦油漆武漢維權(quán)終獲勝

隨著商標(biāo)權(quán)利用盡理論普通被接受，成為合理使用的抗辯事由，銷售者在市場(chǎng)上再次銷售（“再次銷售”相當(dāng)于權(quán)利人的“首次銷售”而言）他人的產(chǎn)品為正品的，即商標(biāo)權(quán)利人或經(jīng)其授權(quán)的生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品，一般不認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)。

商標(biāo)權(quán)利用盡雖未寫入我國(guó)《商標(biāo)法》，但符合《商標(biāo)法》促進(jìn)產(chǎn)品的自由流通和市場(chǎng)繁榮發(fā)展立法本意，利于消費(fèi)者，無(wú)損商標(biāo)權(quán)利人的合理權(quán)益（權(quán)利人在首次銷售中已獲利），成為其阻卻侵權(quán)的理論基礎(chǔ)。

但是，未經(jīng)授權(quán)的銷售者，缺乏商標(biāo)權(quán)利人或經(jīng)授權(quán)的許可方對(duì)產(chǎn)品來(lái)源、質(zhì)量以及后續(xù)服務(wù)的監(jiān)督和管理，在利益的驅(qū)使下，容易出現(xiàn)真假產(chǎn)品摻雜銷售的情況，這種情況在工業(yè)用油漆行業(yè)內(nèi)尤為突出，這對(duì)于商標(biāo)權(quán)利人的維權(quán)也造成了一定的困難，公證購(gòu)買的產(chǎn)品由銷售者隨機(jī)發(fā)貨，購(gòu)買的產(chǎn)品可能是正品?？等鸫淼淖舳赜推嵩谖錆h維權(quán)的案件即屬于上述情形，據(jù)被控侵權(quán)方在宣傳和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的包裝儼然為合法經(jīng)銷商，在網(wǎng)站和交易文書中突出、頻繁使用 “” 和“佐敦漆”標(biāo)識(shí)，一審法院認(rèn)為被控侵權(quán)方網(wǎng)站的宣傳介紹屬實(shí)、正面，以及公證購(gòu)買到的為正品，故為合理使用，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。佐敦公司上訴，其請(qǐng)求終在二審法院被認(rèn)可，判定被控侵權(quán)方突出使用商標(biāo)的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)并承擔(dān)賠償責(zé)任。

一、案情概述

佐敦有限公司（JOTUN A/S）（簡(jiǎn)稱為佐敦公司）是一家全球知名的提供油漆、涂料產(chǎn)品的企業(yè)，自上世紀(jì)90年代進(jìn)入中國(guó)以來(lái)，一直使用 “” 和“佐敦”商標(biāo)進(jìn)行宣傳、推廣，在中國(guó)相關(guān)行業(yè)已經(jīng)形成了極高的知名度和美譽(yù)度。并且，在中國(guó)設(shè)立了子公司——佐敦涂料（張家港）有限公司，負(fù)責(zé)佐敦產(chǎn)品在中國(guó)的生產(chǎn)、銷售，并負(fù)責(zé)佐敦品牌的維權(quán)。

佐敦公司發(fā)現(xiàn)，一個(gè)名為“佐敦漆”的網(wǎng)站，突出使用了“”標(biāo)識(shí) 和“佐敦漆”字樣，在“公司簡(jiǎn)介”等下屬欄目中介紹的佐敦公司及佐敦油漆的情況，儼然佐敦公司的官網(wǎng)，僅在“聯(lián)系我們”欄目中暴露了真實(shí)“身份”：小字號(hào)顯示“利茲赫爾辛基（蘇州）涂料有限公司全國(guó)各地辦事處敬請(qǐng)聯(lián)系下如：”，字號(hào)偏大地突出展示了“北京辦事處”“蘇州辦事處”“上海辦事處”“武漢辦事處”等十個(gè)辦事處，并列有聯(lián)系地址和電話等信息和，各辦事處的電子郵箱均為jotun@jt-paint.com。佐敦公司委托康瑞團(tuán)隊(duì)針對(duì)上述網(wǎng)站進(jìn)行了調(diào)查，通過(guò)調(diào)查得知，該網(wǎng)站的實(shí)際控制者為利茲赫爾辛基（蘇州）涂料有限公司（簡(jiǎn)稱利茲公司）和羅斯柴爾德防護(hù)涂料（武漢）有限公司（簡(jiǎn)稱羅斯公司），并以兩公司的名義銷售“佐敦”油漆，在具體的交易文書上中，如羅斯公司提供的《購(gòu)銷合同》《佐敦油漆材料分析明細(xì)表》《送貨單》《名片》，利茲公司提供的《訂貨合同》，均突出顯著地使用“”標(biāo)識(shí) 和“佐敦漆”。在實(shí)地走訪等過(guò)程中從羅斯公司和利茲公司獲得了上述材料，并公證購(gòu)買了油漆。

佐敦公司認(rèn)為，羅斯公司和利茲公司在網(wǎng)站的宣傳和交易文書中突出使用佐敦公司注冊(cè)商標(biāo)的行為，應(yīng)屬于不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和商標(biāo)侵權(quán)，故起訴至武漢中院，提出了兩個(gè)訴訟（本文僅討論商標(biāo)侵權(quán)訴訟，不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)之訴一、二審法院均支持了佐敦公司，在此不作介紹）。

二、法院觀點(diǎn)

在庭審中，被告提交了被控侵權(quán)產(chǎn)品是從佐敦公司合法授權(quán)經(jīng)銷商處購(gòu)買的發(fā)票等憑證，一審法院認(rèn)為：“商標(biāo)權(quán)人在其自產(chǎn)帶有其商標(biāo)的商品或者許可他人將帶有其商標(biāo)的商品投入市場(chǎng)后，無(wú)權(quán)禁止他人在商品銷售過(guò)程中對(duì)其商品商標(biāo)的指示性作用” 。公證購(gòu)買到的羅斯公司和利茲公司銷售的為佐敦公司或佐敦公司合作公司生產(chǎn)的正品，羅斯公司和利茲公司在銷售合同中使用標(biāo)識(shí)不會(huì)造成相關(guān)消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品來(lái)源的產(chǎn)生混淆。

關(guān)于被控網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)上使用“佐敦漆”的行為，一審法院查明，被控網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)主要是來(lái)源于佐敦公司網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)關(guān)于佐敦公司歷史、產(chǎn)品介紹、公司新聞等信息，網(wǎng)站所推介的產(chǎn)品也是佐敦公司的正品，所作的產(chǎn)品宣傳介紹亦是正面宣傳，公證購(gòu)買到的羅斯公司和利茲公司銷售的為正品，因此被控網(wǎng)站的上述商標(biāo)使用行為不可能在相關(guān)消費(fèi)者中造成混淆。此外，該網(wǎng)站上對(duì)佐敦公司產(chǎn)品正面推介及商標(biāo)使用，其在消費(fèi)者中所積累的商譽(yù)亦歸于佐敦公司。

故羅斯公司和利茲公司使用“佐敦漆”的行為是對(duì)佐敦公司注冊(cè)商標(biāo)的指示性合理使用，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，駁回了佐敦公司的全部訴訟請(qǐng)求。

佐敦公司提起上訴，針對(duì)羅斯公司和利茲公司惡意侵權(quán)的情況繼續(xù)補(bǔ)充證據(jù)，包括搶注與佐敦公司商標(biāo)相近似的商標(biāo)，羅斯公司的法定代表人新設(shè)立以“佐敦（武漢）涂料有限公司”為企業(yè)名稱進(jìn)行交易并被法院認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，羅斯公司和利茲公司共同設(shè)立了其它網(wǎng)站以五大世界知名油漆品牌商（包括佐敦）在中國(guó)區(qū)的銷售中心名義宣傳等。

二審法院將被控侵權(quán)行為中使用佐敦公司商標(biāo)的方式分為兩種類型，并作出了不同性質(zhì)的認(rèn)定。

一是在交易文書所載明內(nèi)容中描述使用的，如羅斯公司《送貨單》“貨品名稱”項(xiàng)下載明“（JOTUN-17）20升”、利茲公司《訂貨合約》中載明“買方以總價(jià)49729元向賣方訂購(gòu)佐敦涂料1097升……稀釋劑（JOTUN-17號(hào)）80升”等，均是為了介紹和表明具體商品的名稱及品牌，屬于指示性合理使用涉案注冊(cè)商標(biāo)的行為。

二是在網(wǎng)站上和《購(gòu)銷合同》《訂貨合約》的顯著位置突出使用“佐敦漆”標(biāo)識(shí)，均屬于在商品交易文書和商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)使用商標(biāo)，用于識(shí)別商品來(lái)源的行為，超出了指示性使用界限，屬于商標(biāo)性使用，容易導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認(rèn)為羅斯公司、利茲公司與佐敦公司之間存在特定聯(lián)系，造成相關(guān)消費(fèi)者誤認(rèn)，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

三、短評(píng)及分析

本案中，一審法院依據(jù)“權(quán)利用盡”和“混淆理論”，基于佐敦公司公證購(gòu)買的侵權(quán)方商品為正品，不會(huì)造成混淆，未對(duì)其商標(biāo)使用的具體方式可能造成的不同后果予以考慮的，就做出了合理使用、不侵權(quán)的結(jié)論。而二審法院針對(duì)不同的使用方式作出了區(qū)分，對(duì)于超出了必要的指示性使用，如在網(wǎng)站和交易文書中的突出使用，認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

筆者認(rèn)為，二審法院的認(rèn)定更利于對(duì)商標(biāo)權(quán)利人和相關(guān)公眾的保護(hù)。未經(jīng)授權(quán)銷售正品，從產(chǎn)品本身沒(méi)有造成來(lái)源混淆，但如果銷售商中在經(jīng)營(yíng)中對(duì)他人注冊(cè)商標(biāo)的不當(dāng)使用和宣傳，消費(fèi)者會(huì)認(rèn)為產(chǎn)品銷售者與銷售商品商標(biāo)的權(quán)利人之間可能存在某種關(guān)聯(lián)關(guān)系，錯(cuò)誤的特定關(guān)聯(lián)關(guān)系的認(rèn)識(shí)也是一種混淆。

這種特定的關(guān)聯(lián)最終可能會(huì)影響消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品本身的判斷，在選購(gòu)時(shí)可能降低對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的甄別，為他人提供了假冒偽劣產(chǎn)品提供了可乘之機(jī)，一旦在產(chǎn)品質(zhì)量或后續(xù)服務(wù)導(dǎo)致消費(fèi)者的不滿，消費(fèi)者將直接把負(fù)面的評(píng)價(jià)附加在商標(biāo)權(quán)利人身上，這完全超出了商標(biāo)權(quán)利人應(yīng)承擔(dān)的范圍。

因此，即使銷售的商品為正品，銷售者對(duì)他人商標(biāo)使用的方式應(yīng)予以審慎的態(tài)度，加以必要的限制。銷售者對(duì)商標(biāo)使用的方式一旦超出了合理使用的范圍導(dǎo)致消費(fèi)者產(chǎn)生誤解，誤認(rèn)為與商標(biāo)權(quán)利人有特定關(guān)聯(lián)或是授權(quán)的經(jīng)銷商，會(huì)給商標(biāo)權(quán)利人或合法授權(quán)的經(jīng)銷商造成不良的影響，不當(dāng)?shù)鼐鹑×松虡?biāo)權(quán)利人或合法授權(quán)經(jīng)銷商的商業(yè)機(jī)會(huì)，應(yīng)認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)。

具體到本案而言，佐敦油漆通常為工業(yè)用途，由于工業(yè)用漆供應(yīng)周期長(zhǎng)、使用過(guò)程中真假難辨的行業(yè)特點(diǎn)導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)一般通過(guò)直銷或嚴(yán)格的授權(quán)經(jīng)銷方式來(lái)保證品牌質(zhì)量和維持品牌商譽(yù)，相關(guān)消費(fèi)者也更傾向于到授權(quán)的經(jīng)銷商處購(gòu)買，這也是利茲公司等為何極力將其偽造成授權(quán)經(jīng)銷商的原因。

在缺乏佐敦公司對(duì)品牌的嚴(yán)格監(jiān)督和管理的前提下，利茲公司等出售的佐敦牌油漆真假難辨，一旦其銷售偽劣產(chǎn)品，或過(guò)期產(chǎn)品，或回收的廢舊產(chǎn)品等，相關(guān)消費(fèi)者在利茲公司網(wǎng)站宣傳下誤以為是佐敦公司的合法經(jīng)銷商，增加了對(duì)其提供的產(chǎn)品質(zhì)量的信心，放松了對(duì)產(chǎn)品真?zhèn)蔚恼鐒e，那么損害的不僅僅是佐敦油漆品牌在當(dāng)?shù)厣踔寥珖?guó)范圍內(nèi)品牌的聲譽(yù)，而是一個(gè)項(xiàng)目工程的質(zhì)量安全和項(xiàng)目工程建成后難以得到保障的相關(guān)公眾的人身安全。

因此，二審法院的認(rèn)定對(duì)于佐敦公司針對(duì)佐敦品牌產(chǎn)品質(zhì)量的保證和商譽(yù)維護(hù)至關(guān)重要，對(duì)于相關(guān)公眾潛在的利益也是一種保護(hù)。

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作者：許艷  北京康瑞律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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