關(guān)于專利法第33條的若干思考

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原標(biāo)題：關(guān)于專利法第33條的若干思考

做了這么多年代理師，修改了這么多申請(qǐng)文件，你是否真的理解什么是“修改不超范圍”？雖然專利法第33條已明確規(guī)定：“修改不超過原申請(qǐng)文件記載的范圍”即修改不超范圍，但在實(shí)際操作過程中對(duì)于判斷是否超過原申請(qǐng)文件記載的范圍仍然是難以把握和解決的難題之一。

在2011年初至2016年底，最高人民法院關(guān)于“修改超范圍”的問題，共審理了11件案件，其中，在（2011）知行字第69號(hào)中，申請(qǐng)人將原權(quán)利要求中記載的“對(duì)信息進(jìn)行檢測(cè)、判斷、分析、分類處理”，“通過相應(yīng)設(shè)備以被叫用戶名義進(jìn)行接續(xù)服務(wù)”修改為了“對(duì)收到的所述原被叫用戶信息進(jìn)行檢測(cè)、判斷、分析、分類處理”，“通過坐席終端、或撥號(hào)服務(wù)器、或語音系統(tǒng)分配服務(wù)器、或交互式語音管理服務(wù)器、或電子郵件服務(wù)器以被叫用戶名義進(jìn)行接續(xù)服務(wù)”，說明書中關(guān)于上述技術(shù)方案并未有其他新的記載，對(duì)于上述權(quán)利要求的修改，專利復(fù)審委員會(huì)和最高人民法院給出的結(jié)論均是修改超范圍，其中，最高人民法院的理由具體如下：修改后的內(nèi)容沒有記載在原申請(qǐng)文件中，并且不能從原說明書和權(quán)利要求文字記載的內(nèi)容即說明書附圖直接的、毫無疑義的確定，因此修改超范圍，可見，申請(qǐng)人在對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分考慮修改后的技術(shù)方案是否能夠“從原申請(qǐng)文件中直接毫無疑義的確定”的考量標(biāo)準(zhǔn)。

接下來筆者結(jié)合代理經(jīng)驗(yàn)對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改時(shí)可能存在的問題提出筆者的一些建議。

1 主動(dòng)修改過程中的修改超范圍問題

申請(qǐng)人可以在提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求的同時(shí)，或在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請(qǐng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書起的3個(gè)月內(nèi)對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行主動(dòng)修改。基于很多考慮，申請(qǐng)人會(huì)在申請(qǐng)文件遞交到專利局后對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行主動(dòng)修改，一般有以下幾種常見情況：

1）  申請(qǐng)文件與標(biāo)準(zhǔn)不對(duì)應(yīng)

專利先行策略保證了專利會(huì)先于標(biāo)準(zhǔn)提案申請(qǐng)，但與此帶來的一個(gè)問題是：申請(qǐng)人無法保證先于標(biāo)準(zhǔn)提案申請(qǐng)的專利一定會(huì)與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)，為了對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，申請(qǐng)人需要對(duì)申請(qǐng)文件的權(quán)利要求書進(jìn)行修改，但需明確的一個(gè)規(guī)則是：修改后的權(quán)利要求的整體技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)在原申請(qǐng)文件中有記載，例如，在先申請(qǐng)的權(quán)利要求1記載了：基站向終端發(fā)送請(qǐng)求信息。為了對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，需要將“請(qǐng)求信息”修改為“連接信息”，但如果原申請(qǐng)文件中僅記載了“連接信息”這個(gè)技術(shù)特征，沒有完整的記載“基站向終端發(fā)送連接信息”的技術(shù)方案，那么將“基站向終端發(fā)送請(qǐng)求信息”修改為“基站向終端發(fā)送連接信息”，這樣的修改應(yīng)當(dāng)是修改超范圍的。

因此，筆者建議發(fā)明人在撰寫交底書時(shí)，可以將可能寫入標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)方案均完整的體現(xiàn)在交底書中。

2）  權(quán)利要求撰寫出現(xiàn)偏差

基于多種原因，最終遞交到專利局的申請(qǐng)文件的權(quán)利要求書有可能不是申請(qǐng)人想重點(diǎn)保護(hù)的技術(shù)方案，因此，申請(qǐng)人后續(xù)想對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行主動(dòng)修改，筆者建議可以從以下角度考慮修改是否超范圍：修改前的版本認(rèn)作是技術(shù)方案A，修改后的版本是技術(shù)方案B，如果技術(shù)方案B相對(duì)于技術(shù)方案A具備新穎性，或技術(shù)方案A相對(duì)于技術(shù)方案B具備新穎性，那么將技術(shù)方案A修改為技術(shù)方案B的操作就應(yīng)當(dāng)修改超范圍。

因此，筆者建議代理師將發(fā)明人交底書的技術(shù)方案充分體現(xiàn)在申請(qǐng)文件里，另，可以在說明書部分從多個(gè)角度撰寫多套權(quán)利要求，以便后續(xù)修改。

2 針對(duì)通知書所指出的缺陷的修改超范圍問題

申請(qǐng)人在答復(fù)審查員下發(fā)的補(bǔ)正通知書，審查意見通知書等時(shí)，經(jīng)常會(huì)為了克服審查員指出的缺陷，需要對(duì)申請(qǐng)文件作出修改，例如，審查員指出當(dāng)前記載的權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性，申請(qǐng)人為了克服這個(gè)缺陷，在權(quán)利要求1中添加技術(shù)特征，此處，需要留意的是，修改后的權(quán)利要求1所記載的整體技術(shù)方案如果在原申請(qǐng)文件中有記載，那么上述修改就應(yīng)當(dāng)是不超范圍的；例如，審查員指出權(quán)利要求書中某一技術(shù)特征不清楚，且該技術(shù)特征又不是本領(lǐng)域的公知術(shù)語，因此，需要對(duì)該技術(shù)特征進(jìn)行解釋，但如果原申請(qǐng)文件中沒有針對(duì)該技術(shù)特征的描述，那么針對(duì)該技術(shù)特征的解釋就很有可能修改超范圍。

綜上，可以看出，要想保證修改不超范圍最主要的還是要保證在申請(qǐng)時(shí)所遞交的原申請(qǐng)文件中記載的足夠多，足夠細(xì)，建議代理師在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)，在說明書中盡量將后續(xù)可能存在的修改情況都考慮到，以使后續(xù)在考慮對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改時(shí)，都能夠找到修改依據(jù)。

來源：康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)微信平臺(tái)

作者：王曉婷

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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