日本專利實務(wù)中常見問題解析

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作者：種星陽北京品源專利代理有限公司

原標(biāo)題：日本專利實務(wù)中常見問題解析

近來，隨著中國企業(yè)更多地走出國門走向世界，中國制造風(fēng)潮也席卷全球。其中，日本作為我國的友好鄰邦，創(chuàng)新強(qiáng)國，成為中國各企業(yè)所青睞的登陸點(diǎn)，中國企業(yè)的專利也更多地需要在日本得到授權(quán)保護(hù)。

在這種背景下，更多的專利工作人員將接觸到日本特許業(yè)務(wù)。在實際接手日本特許申請案件時，面對著日本特許法的規(guī)定，由于語言等因素的制約，代理人們很難直觀地理解日本特許法中的各種“奇怪”的規(guī)定。

鑒于此，筆者選出了一些極具代表性的問題，進(jìn)行回答。

日本特許法規(guī)定的“新規(guī)事項的追加”指的是什么？

“新規(guī)事項的追加”類似于中國專利法第33條規(guī)定的“超范圍”。

根據(jù)日本審查基準(zhǔn)第IV部第2章的規(guī)定，所謂被記載于原始申請文件中的事項，是指本領(lǐng)域技術(shù)人員通過綜合原始文本中的全部記載內(nèi)容而能夠?qū)С龅氖马?，即能夠從原始申請文件中明確得到的事項。

實際上，關(guān)于超范圍，日本曾經(jīng)也采用過與中國的“直接地、毫無疑義地確定”相類似的判定標(biāo)準(zhǔn)。不過，日本通過2003的改法而修改為“能夠從原始申請文件中明確得到的事項”這一標(biāo)準(zhǔn)。由此可知，日本對于超范圍的判定標(biāo)準(zhǔn)較中國而言是相對寬松的。

--相關(guān)法規(guī)：日本特許法第17條之2第3項及審查基準(zhǔn)第IV部第2章

日本特許法規(guī)定的“擴(kuò)大先愿”指的是什么？

在日本，將類似于中國抵觸申請的情形稱為“擴(kuò)大先愿”。對于某一申請日提出的專利申請而言，其新穎性會受到在該申請日以前提出且在該申請日以后公布的“擴(kuò)大先愿”的損害。然而，與中國不同的是，日本將自我沖突的兩種情形排除在外，也就是，相同的申請人或者相同的發(fā)明人的申請不構(gòu)成“擴(kuò)大先愿”。

而在中國，“抵觸申請”則不存在日本那樣的例外，包含由任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型提出的申請。

--相關(guān)法規(guī)：日本特許法第29條之2

在日本申請專利，對于語言文本有什么要求？

日本通過2016年的改法，將能夠以日語或英語進(jìn)行專利申請（基于巴黎公約）擴(kuò)大為能夠以包括日語和英語在內(nèi)的任何外語進(jìn)行申請。

當(dāng)申請人沒有足夠時間完成翻譯工作或者渴求獲取更早的申請日時，可以通過遞交日語的專利申請請求書，同時附上外語的申請文件（說明書、權(quán)利要求書、附圖等），來完成專利申請在日本的遞交。這種外語申請制度并不限于外國申請人，日本申請人自己也可以用外語來完成申請的提交。

不過，以外語提交的專利申請并非是一份完備的申請，提交之后尚不能啟動具體的審查工作，審查流程只有在正式提交了申請文件的日語譯文之后才能啟動。

按照日本專利制度的規(guī)定，從申請日（主張優(yōu)先權(quán)時，是指最早的優(yōu)先權(quán)日）起1年4個月以內(nèi)應(yīng)提交對應(yīng)的日語譯文。當(dāng)申請人未能在上述1年4個月以內(nèi)提交日語譯文的情況下，日本特許廳會通知申請人尚未提出譯文，此時，申請人從收到日本特許廳的通知起2個月內(nèi)仍然可以提交日語譯文。

此外，對于分案申請、申請的變更（發(fā)明、實用新型、外觀設(shè)計之間的相互變更）、基于授權(quán)的實用新型專利權(quán)而進(jìn)行的發(fā)明申請等，即使上述1年4個月的期限已過，也可以通過外語來進(jìn)行申請的遞交，作為要求，要在這些申請的實際遞交日起2個月內(nèi)完成日語譯文的提交。

對于以外語提交的專利申請，在提交了日語譯文后，可以在外語申請文件記載的范圍內(nèi)對日語譯文的翻譯錯誤進(jìn)行修改。

可見，日本的這種外語申請制度對申請人是十分友好的，能夠確保更早的申請日，避免了申請人無時間進(jìn)行翻譯或者因翻譯時間倉促而導(dǎo)致出現(xiàn)大量翻譯錯誤的狀況，而且即使出現(xiàn)翻譯錯誤，也有進(jìn)行補(bǔ)救的機(jī)會。

與日本不同，在中國遞交申請（基于巴黎公約），目前只能夠采用中文進(jìn)行提交。而且在提交后，只能夠在不超出中文申請文件的范圍內(nèi)進(jìn)行修改。

上面提到的外語申請制度是對于基于巴黎公約的申請而言的，而對于PCT申請而言，中日是類似的，在日本允許用日語或英語、在中國允許用中文或英語進(jìn)行申請。

--相關(guān)法規(guī)：日本特許法第36條之2

在日本實務(wù)中，主動修改的時機(jī)及要求是什么？

根據(jù)日本特許法第17條之2第1項的規(guī)定，在未發(fā)出過拒絕理由通知（相當(dāng)于中國的審查意見通知書）的情況下，從提交申請起直至授權(quán)決定的副本送達(dá)以前，均可以對申請文件進(jìn)行主動修改。

另一方面，在發(fā)出過拒絕理由通知的情況下，從提交申請起直至接收到第一次發(fā)出的拒絕理由通知為止，均可以對申請文件進(jìn)行主動修改。

可以看出，在日本進(jìn)行主動修改的時機(jī)也比中國寬松許多。在中國，只能夠在提出實質(zhì)審查請求的同時、以及收到進(jìn)入實質(zhì)審查階段的通知起3個月內(nèi)進(jìn)行主動修改。

作為對申請文件進(jìn)行主動修改的要求，中日是類似的，只要不超出原始申請文件記載的范圍即可。

--相關(guān)法規(guī)：日本特許法第17條之2

日本拒絕理由通知有什么類型？

在日本，拒絕理由通知（對應(yīng)于中國的審查意見通知）分為兩種，即最初的拒絕理由通知和最后的拒絕理由通知，如下圖所示。

日本專利實務(wù)中常見問題解析

最初的拒絕理由通知和最后的拒絕理由通知

在日本，針對應(yīng)該在第一次的拒絕理由通知中指出的問題進(jìn)行通知，這樣的拒絕理由通知稱為最初的拒絕理由通知。

注意，最初的拒絕理由通知并非特指第一次的拒絕理由通知。

這樣因為，雖然無論是中國還是日本，原則上都應(yīng)該在第一次的拒絕理由通知中將所有問題都通知給申請人以節(jié)約程序，但是在實際的審查中，因遺漏而未在第一次的拒絕理由通知中指出所有問題的情況并不少見。

因此，在第二次以及之后的拒絕理由通知中通知了應(yīng)該在第一次的拒絕理由通知中指出的問題時，這樣的拒絕理由通知仍然稱為最初的拒絕理由通知。

總之，第一次的拒絕理由通知必然是最初的拒絕理由通知；第二次以后的拒絕理由通知是最初的拒絕理由通知還是最后的拒絕理由通知，不是根據(jù)通知的次數(shù)，而是要根據(jù)通知的實質(zhì)內(nèi)容進(jìn)行判斷。另外，在判斷為屬于最后的拒絕理由通知時，審查員會在通知書中標(biāo)注“最后”兩字。

--相關(guān)法規(guī)：日本審查基準(zhǔn)之第I部審查總論第2章第3節(jié)

在日本實務(wù)中，對答復(fù)拒絕理由通知時的修改有何要求？

在日本，拒絕理由通知（對應(yīng)于中國的審查意見通知）分為兩種，即最初的拒絕理由通知和最后的拒絕理由通知，針對兩種拒絕理由通知答復(fù)時的修改要件自然也是不同的，其差異如下。

答復(fù)最初的拒絕理由通知時禁止的修改：新規(guī)事項的增加（法17條之2第3項，即超范圍要件）+shift（法17條之2第4項，即單一性要件）

答復(fù)最后的拒絕理由通知時禁止的修改：新規(guī)事項的增加（法17條之2第3項，即超范圍要件）+shift（法17條之2第4項，即單一性要件）+目的外修改（法17條之2第5項）

注：目的外修改是指除以下修改之外的修改：

（a）權(quán)利要求的刪除

（b）權(quán)利要求的范圍的縮減

（c）筆誤的修改

（d）對不清楚的記載內(nèi)容的解釋

可見，日本在答復(fù)最后的拒絕理由通知時，與答復(fù)最初的拒絕理由通知相比，增加了禁止“目的外修改”這一嚴(yán)格的要求。實際上，正是多了這個要求，在日本答復(fù)最后的拒絕理由通知時的限制基本上類似于中國答復(fù)任何一次審查意見通知時的限制。

另一方面，在答復(fù)最初的拒絕理由通知時，只要滿足了超范圍要件及單一性要件，則即使進(jìn)行了類似擴(kuò)大保護(hù)范圍、增加權(quán)利要求等修改也是允許的，而這是在中國答復(fù)審查意見時所不允許的。所以，在日本會格外珍惜答復(fù)最初的拒絕理由通知這個機(jī)會。

最后說明一點(diǎn)，無論是答復(fù)最初的拒絕理由通知還是最后的拒絕理由通知，即使申請人進(jìn)行了實質(zhì)性的修改，只要沒有能夠完全克服審查員指出的問題，審查員都是可以直接駁回的，這體現(xiàn)了日本審查制度“快”但不盡人意的地方。

--相關(guān)法規(guī)：日本特許法第17條之2

在日本申請外觀設(shè)計，可以省略六視圖中的部分視圖嗎？

在正投影圖法做圖的情況下，可以省略六視圖中的部分視圖，主要情形如下：

·若主視圖與后視圖為同一形狀或?qū)ΨQ形狀，則可省略后視圖。

·若左視圖與右視圖為同一形狀或?qū)ΨQ形狀，則可省略其中一側(cè)視圖。

·若俯視圖與仰視圖為同一形狀或?qū)ΨQ形狀，則可省略仰視圖。

·若主視圖、后視圖、左視圖、右視圖為同一形狀，則可省略后視圖、左視圖、右視圖。

·針對因設(shè)置或放置而平常無法看到底部的大型機(jī)械等，可省略仰視圖。

·針對通?？床坏降撞壳壹词箾]有仰視圖也能正確把握外觀設(shè)計的大型車輛等重物，可省略仰視圖。

需要說明的是，在省略了某視圖的情況下，需要在“外觀的說明”一欄填寫“省略理由以及省略哪個視圖”。

也就是說，除了大型機(jī)械、車輛等重物以外，不能以某視圖沒有設(shè)計要點(diǎn)為由而省略該側(cè)視圖，即便該側(cè)視圖僅僅是簡單的圖形、直線，也需要提供該側(cè)視圖。

在日本的權(quán)利要求書中，可以出現(xiàn)附圖嗎？

一般情況下，由于附圖表示的內(nèi)容可被解釋為多種含義，因此，在權(quán)利要求的記載中，通過附圖來表示技術(shù)特征的情況下，大多會導(dǎo)致權(quán)利要求不清楚。

但是，也有不會導(dǎo)致權(quán)利要求不清楚的情況，可舉出如下例子：

·在化學(xué)領(lǐng)域中，以XRD等其它光譜圖表示某化學(xué)物質(zhì)的情況

·“一種合金，其由圖1所示的點(diǎn)A、點(diǎn)B、點(diǎn)C、點(diǎn)D所圍成的范圍內(nèi)的Fe/Cr/Ar以及x%以下的雜質(zhì)形成”，由于合金組分相互之間的關(guān)系是特定的，且該關(guān)系以與數(shù)值或文章為同等的程度的方式將圖記載于權(quán)項中，可明確表示的情況。

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作者：種星陽北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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