如何處理涉及計(jì)算機(jī)程序的實(shí)用新型？

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作者：徐蘇明 北京輕創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

原標(biāo)題：淺談如何處理涉及計(jì)算機(jī)程序的實(shí)用新型

《專利法》第二條第三款規(guī)定：“實(shí)用新型，是指對(duì)產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案”。

作為專利代理師，在處理僅涉及結(jié)構(gòu)的實(shí)用新型時(shí)，通常并不會(huì)出現(xiàn)不符合上述法條規(guī)定的情況，但是，在處理涉及計(jì)算機(jī)程序，或者說(shuō)，偏控制或偏處理類的實(shí)用新型時(shí)，可能就比較容易遇到不符合上述法條規(guī)定的問(wèn)題。從某個(gè)角度而言，專利代理師是位于發(fā)明人與審查員之間的一個(gè)中間角色，在撰寫專利申請(qǐng)文件時(shí)，既要使其符合發(fā)明人的發(fā)明意圖，又要使其滿足審查員的審查要求。

對(duì)于上述涉及計(jì)算機(jī)程序的實(shí)用新型，由于各種因素的存在，目前可能較難處理。筆者希望通過(guò)本文，從“如何寫”、“如何答”以及“如何改”三個(gè)方面分享一下個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)。

如何寫？

對(duì)于涉及控制/處理裝置的實(shí)用新型，據(jù)筆者了解，包括筆者在內(nèi)的部分專利代理師過(guò)往均會(huì)傾向于采用如下撰寫方式，將包括控制/處理裝置在內(nèi)的各種裝置的電連接關(guān)系限定于權(quán)利要求中，如果涉及到運(yùn)行于控制/處理裝置上的程序，會(huì)根據(jù)實(shí)際情況將其以功能限定的形式表述于權(quán)利要求中，或者以解釋說(shuō)明的形式將其表述于與上述權(quán)利要求對(duì)應(yīng)的說(shuō)明書(shū)部分。

相信部分專利代理師會(huì)和筆者一樣，在以上述方式完成了實(shí)用新型專利申請(qǐng)的撰寫后，收到了主題為不符合《專利法》第二條第三款規(guī)定的審查意見(jiàn)，甚至最終收到了駁回決定。

由于參加一些講座活動(dòng)，筆者有機(jī)會(huì)就相關(guān)問(wèn)題與資深審查員進(jìn)行溝通，也有一定收獲。在目前的審查標(biāo)準(zhǔn)比較明確的情況，筆者認(rèn)為，專利代理師在不違背我們“中間角色”原則的前提下，不妨改變一下過(guò)往的撰寫方式。

《專利法實(shí)施細(xì)則》第二十條第二款規(guī)定：“獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征”?？梢钥吹剑?dú)立權(quán)利要求首先得是一個(gè)完整的技術(shù)方案，而技術(shù)方案是由若干技術(shù)特征組成的，此時(shí)的技術(shù)特征應(yīng)為解決技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征。因此，不妨進(jìn)行反向思維，也就是，從技術(shù)問(wèn)題入手，基于該技術(shù)問(wèn)題和發(fā)明人提供的原始技術(shù)方案再去構(gòu)思解決該技術(shù)問(wèn)題最必需的技術(shù)特征。

無(wú)論是成文的，還是口述的技術(shù)交底書(shū)，作為非常了解技術(shù)而可能不太了解專利法的發(fā)明人，其給出的技術(shù)方案通常是比較完整的，或者經(jīng)溝通補(bǔ)充可以是比較完整的，專利代理師在專利申請(qǐng)文件中應(yīng)當(dāng)盡量完整地呈現(xiàn)上述技術(shù)方案。但是，對(duì)于技術(shù)交底書(shū)中的背景技術(shù)或者技術(shù)問(wèn)題部分，由于發(fā)明人往往是從其整體技術(shù)方案出發(fā)而進(jìn)行撰寫的，這點(diǎn)可能和專利申請(qǐng)文件對(duì)背景技術(shù)或者技術(shù)問(wèn)題的要求并不完全一樣。筆者認(rèn)為，專利代理師可以在這一點(diǎn)上進(jìn)行合理發(fā)揮。

如果發(fā)明人提供的技術(shù)交底書(shū)表明其原始技術(shù)方案是為了解決現(xiàn)有技術(shù)中某個(gè)領(lǐng)域手動(dòng)操作效率太低的問(wèn)題，從而提出一種包括控制器、傳感器和執(zhí)行器等的自動(dòng)化方案。但是經(jīng)專利代理師分析，客觀講，運(yùn)行于控制器上的非現(xiàn)有程序也是解決手動(dòng)操作效率太低這一技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征。此時(shí)，如果將該程序部分以功能限定或其他形式寫入權(quán)利要求，或者僅寫在說(shuō)明書(shū)中，都將是有大概率可能出現(xiàn)不符合《專利法》第二條第三款規(guī)定的問(wèn)題的，而如果完全忽略該程序部分，則又有可能出現(xiàn)不符合《專利法》第二十六條第三款規(guī)定的問(wèn)題的。

為了盡量避免上述問(wèn)題的出現(xiàn)，筆者認(rèn)為可以從兩方面入手。

一是，在完全刪除控制器和相應(yīng)程序后，思考一下剩余的技術(shù)特征是否還能構(gòu)成一個(gè)完整的技術(shù)方案，如果可以的話，再針對(duì)該技術(shù)方案調(diào)整說(shuō)明書(shū)中背景技術(shù)和有益效果部分的相關(guān)內(nèi)容。

二是，直接調(diào)整背景技術(shù)中獨(dú)權(quán)所要解決的技術(shù)問(wèn)題，再?gòu)陌l(fā)明人原始技術(shù)方案中提煉不包括控制器和相應(yīng)程序的各圍繞解決上述經(jīng)調(diào)整的技術(shù)問(wèn)題的各必要技術(shù)特征，將其組合后重新作為獨(dú)立權(quán)利要求。

但是，無(wú)論如何，對(duì)技術(shù)問(wèn)題與獨(dú)權(quán)技術(shù)方案的構(gòu)思與調(diào)整始終都是相輔相成的，而不是僅僅基于其中一者進(jìn)行考慮，或者僅調(diào)整其中一者的內(nèi)容。

與此同時(shí)，為了尊重發(fā)明人的完整的原始技術(shù)方案，不妨將有可能導(dǎo)致保護(hù)客體問(wèn)題的內(nèi)容在從屬權(quán)利要求中進(jìn)行限定，并在說(shuō)明書(shū)中以優(yōu)選實(shí)施例的方式引出，避免后續(xù)審查過(guò)程中迫不得已刪除相應(yīng)技術(shù)特征時(shí)，是以刪除并列技術(shù)方案的形式完成的，從而不會(huì)有修改超范圍的問(wèn)題出現(xiàn)。

下面以一個(gè)實(shí)例進(jìn)行說(shuō)明。發(fā)明人在技術(shù)交底書(shū)中表示，現(xiàn)有技術(shù)中，該特定領(lǐng)域從參數(shù)測(cè)量到數(shù)據(jù)處理，再到機(jī)構(gòu)控制均是手動(dòng)的，效率較低，發(fā)明人提出將手動(dòng)工具測(cè)量方式改為傳感器測(cè)量，并由控制器接收測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)計(jì)算，并生成相應(yīng)控制信號(hào)，使執(zhí)行機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)動(dòng)作。經(jīng)檢索后，筆者發(fā)現(xiàn)，在該特定領(lǐng)域中，現(xiàn)有技術(shù)確實(shí)都是采用手動(dòng)工具進(jìn)行測(cè)量的，效率較低，且由于需要測(cè)量的點(diǎn)過(guò)多，所以測(cè)量通常并未覆蓋所有的點(diǎn)，導(dǎo)致最終的計(jì)算準(zhǔn)確性也將受影響。故筆者調(diào)整了發(fā)明人提供的背景技術(shù)，在專利申請(qǐng)文件中說(shuō)明書(shū)背景技術(shù)部分著重提出現(xiàn)有測(cè)量方式的問(wèn)題，在獨(dú)立權(quán)利要求中的限定主要為以各種傳感器作為數(shù)據(jù)采集裝置以及不同傳感器的布置方式及位置關(guān)系等，并沒(méi)有提及控制器及其對(duì)各傳感器數(shù)據(jù)的處理方法，相應(yīng)地，獨(dú)權(quán)有益效果部分也是對(duì)應(yīng)撰寫。與此同時(shí)，筆者還在說(shuō)明書(shū)中增加了如下表述，各傳感器可以是帶數(shù)顯的傳感器，可由工作人員直接記錄各傳感器的數(shù)值，用于后續(xù)計(jì)算等操作，各傳感器也可以與控制器連接，進(jìn)而引出帶控制器部分的從屬權(quán)利要求及相應(yīng)優(yōu)選實(shí)施例。

當(dāng)然，必須承認(rèn)，不是所有技術(shù)方案都能采用類似上述撰寫方式。對(duì)于確實(shí)無(wú)法滿足實(shí)用新型客體要求的方案，可能就不適合繼續(xù)進(jìn)行實(shí)用新型專利申請(qǐng)了。

如何答？

對(duì)于新的技術(shù)方案，專利代理師可以參考類似上述方式或其他合適方式調(diào)整自己過(guò)往的撰寫方式，但由于專利申請(qǐng)?zhí)峤慌c審查是具有一定時(shí)間差的，對(duì)于已經(jīng)收到的審查意見(jiàn)通知書(shū)，專利代理師又該如何答復(fù)呢？

去年，筆者曾撰文《淺談實(shí)用新型專利申請(qǐng)的審查意見(jiàn)答復(fù)策略》，分享了筆者當(dāng)時(shí)的見(jiàn)解。在經(jīng)過(guò)不斷學(xué)習(xí)以及與審查員溝通后，筆者認(rèn)為，對(duì)于涉及計(jì)算機(jī)程序的實(shí)用新型，無(wú)論是基于A26.3的審查意見(jiàn)，還是基于A2.3的審查意見(jiàn)，比較合理的答復(fù)方式都不應(yīng)脫離“舉證”原則。

也就是，例如出現(xiàn)審查員對(duì)特定程序不是現(xiàn)有技術(shù)提出了質(zhì)疑的情況，專利代理師應(yīng)當(dāng)列舉檢索到的現(xiàn)有技術(shù)證明該特定程序確是現(xiàn)有技術(shù)，且在本申請(qǐng)中不存在對(duì)該程序的改進(jìn)，而僅是應(yīng)用。也許，審查員給出的理由會(huì)有很多種，讓專利代理師們?cè)诘谝粫r(shí)間很難接受。但無(wú)論如何，答復(fù)審查意見(jiàn)畢竟是一次合理的聽(tīng)證機(jī)會(huì)，專利代理師們不妨就充分采用“舉證”的方式來(lái)爭(zhēng)取權(quán)益最大化。

需要注意的是，答復(fù)審查意見(jiàn)的過(guò)程其實(shí)是對(duì)后續(xù)提高撰寫水平的最佳訓(xùn)練方式之一。例如，既然大部分專利代理師都遇到過(guò)審查員對(duì)申請(qǐng)文件中沒(méi)有說(shuō)清楚的某一程序提出質(zhì)疑的情況，那就不妨在后續(xù)新申請(qǐng)的撰寫中，在不影響專利申請(qǐng)新穎性等基本要求的前提下，將合適的公開(kāi)文件以合適的方式寫入說(shuō)明書(shū)的合適部分，避免之前已經(jīng)出現(xiàn)過(guò)的同樣問(wèn)題再次出現(xiàn)。

如何改？

經(jīng)合理評(píng)估后，如果發(fā)明人提供的技術(shù)方案無(wú)論采用何種撰寫方式，均有極大可能出現(xiàn)不符合實(shí)用新型保護(hù)客體要求的問(wèn)題時(shí)，專利代理師可能就需要以發(fā)明人能接受的方式對(duì)其進(jìn)行解釋。這里所提的能接受的方式，不僅包括將專利法語(yǔ)言盡量通俗化，也包括合理闡述審查標(biāo)準(zhǔn)和授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題，避免無(wú)意中激發(fā)客戶與代理公司之間的矛盾。

如果發(fā)明人依然希望進(jìn)行專利申請(qǐng)，也確實(shí)存在一定的創(chuàng)新點(diǎn)，此時(shí)可能就需要建議發(fā)明人將實(shí)用新型專利申請(qǐng)更改為發(fā)明專利申請(qǐng)了。但如果僅是這樣建議，相信大多數(shù)發(fā)明人是很難滿意的，特別是其明確地知曉現(xiàn)有創(chuàng)新點(diǎn)可能并不能滿足發(fā)明專利的要求。

既然因?yàn)槌霈F(xiàn)保護(hù)客體的問(wèn)題，或者更具體而言，是因?yàn)榉桨钢械目刂品椒▎?wèn)題而建議將實(shí)用新型更換為發(fā)明，那不妨按如下方式向發(fā)明人提供進(jìn)一步的建議，如果技術(shù)方案并未實(shí)施且可以改進(jìn)，那就在控制方法部分進(jìn)行進(jìn)一步的挖掘，例如其中是否涉及到較為獨(dú)特的算法或規(guī)則等，或者在其他方面給予合理的補(bǔ)充建議，使技術(shù)方案的創(chuàng)造性盡可能有所提升，從而使其在保護(hù)客體和創(chuàng)造性上均更適合申請(qǐng)發(fā)明專利。

經(jīng)過(guò)合適的溝通，對(duì)于確實(shí)希望保護(hù)其技術(shù)方案的發(fā)明人，筆者認(rèn)為其還是能接受上述建議的。

對(duì)于涉及計(jì)算機(jī)程序的實(shí)用新型，專利代理師目前處理起來(lái)可能確實(shí)略為棘手，但從另一個(gè)角度來(lái)看，這也是對(duì)專利代理師提出的更高要求。也許，經(jīng)過(guò)認(rèn)真溝通、撰寫與答復(fù)，最終依然會(huì)有相關(guān)的實(shí)用新型專利申請(qǐng)被駁回。但是，只要心中花千樹(shù)，人生何處不逢春。

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作者：徐蘇明  北京輕創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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