專利權(quán)項的多引多缺陷分析

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作者：李哲  北京品源專利代理有限公司

原標(biāo)題：淺析專利權(quán)項的多引多缺陷

專利法實施細(xì)則22.2款規(guī)定“引用兩項以上權(quán)利要求的多項從屬權(quán)利要求，只能以擇一方式引用在前的權(quán)利要求，并不得作為另一項多項從屬權(quán)利要求的基礎(chǔ)”。業(yè)內(nèi)一般會將“引用兩項以上權(quán)利要求的多項從屬權(quán)利要求作為另一項多項從屬權(quán)利要求的基礎(chǔ)”的情況叫做“多項從屬權(quán)利要求引用多項從屬權(quán)利要求”，簡稱為“多項引多項”或“多引多”。需要說明的是，如果并列獨立權(quán)利要求引用多項從屬權(quán)利要求，則不屬于多引多。

如上述專利法實施細(xì)則22.2款的規(guī)定所述，在中國不允許在權(quán)利要求（以下，有時會簡稱為權(quán)項）中存在多引多的情況。需要說明的是，在有些國家（例如，日本、美國等）是允許多引多的情況出現(xiàn)的。因此，通過PCT途徑或巴黎公約途徑向國外進(jìn)行申請時，可以根據(jù)各個國家的具體規(guī)定來選擇是否保留多引多權(quán)項（即，存在多引多情況的權(quán)利要求）。當(dāng)然，在向國內(nèi)申請時，考慮到例如為了在權(quán)利要求書中盡量多的包含技術(shù)方案而不繳納權(quán)利要求附加費等，也可以保留多引多權(quán)項。而且，由于有些國家允許多引多權(quán)項，因此多引多權(quán)項經(jīng)常出現(xiàn)在外內(nèi)申請（即，國外專利通過PCT或巴黎公約途徑而向國內(nèi)進(jìn)行的申請）中。

以下對發(fā)明專利的多引多權(quán)項的修改時機(jī)、修改方法等進(jìn)行說明。

一、修改時機(jī)

時機(jī)1）申請階段進(jìn)行修改

包括：國內(nèi)案在撰寫申請文件時直接撰寫為非多引多權(quán)項、涉外案在通過巴黎公約途徑進(jìn)入國內(nèi)時直接修改申請文件、涉外案在通過PCT途徑進(jìn)入中國國內(nèi)時進(jìn)行PCT28/41條修改。

時機(jī)2）在主動修改期限內(nèi)進(jìn)行修改

即，在提出實質(zhì)審查請求時或者在收到發(fā)明專利申請進(jìn)入實質(zhì)審查階段通知書之日起的3個月內(nèi)提出修改。

時機(jī)3）收到OA通知書時進(jìn)行修改

在OA通知書中如果審查員指出了多引多缺陷，則在答復(fù)時進(jìn)行修改。然而，即使在OA通知書中審查員并未指出多引多缺陷，申請人也可以依據(jù)節(jié)約審查程序原則來主動進(jìn)行修改。

時機(jī)4）接到審查員的聯(lián)絡(luò)而進(jìn)行修改

有時，審查員會主動電話聯(lián)系代理人（未委托代理機(jī)構(gòu)時為申請人）告知權(quán)項有多引多缺陷，希望主動進(jìn)行修改。這種情況多出現(xiàn)于OA階段審查員并未指出多引多缺陷，而且申請人也并未在OA答復(fù)書中主動進(jìn)行修改的時候。此時，如果按審查員的要求對多引多缺陷進(jìn)行修改，則一般會直接獲得授權(quán)，否則會收到下一次OA通知書。

在時機(jī)1進(jìn)行修改的優(yōu)點在于，在發(fā)明申請不存在其他缺陷時可以盡早獲得授權(quán)；其缺點在于，如果是通過刪除技術(shù)方案的方法（如下述方法1、2）來修改權(quán)項，則有可能會在后續(xù)程序中出現(xiàn)修改超范圍的情況出現(xiàn)（例如，在刪除了某一技術(shù)方案并且說明書中并未明確記載有該技術(shù)方案的情況下，如果在后續(xù)程序中想要通過修改保護(hù)該技術(shù)方案的話，有可能會涉及修改超范圍的問題），當(dāng)然如果是PCT進(jìn)入中國國內(nèi)階段的申請，則由于判斷修改超范圍的基礎(chǔ)是國際公開文本，因此不會涉及上述修改超范圍的問題，另一缺點在于，如果是通過拆分多項從屬權(quán)利要求的方法（如下述方法3）來修改權(quán)項，則會增加權(quán)項數(shù)，所以因該修改而導(dǎo)致權(quán)項數(shù)超過10項時需要繳納額外的權(quán)利要求附加費。

在時機(jī)2~4進(jìn)行修改的優(yōu)點在于，可以根據(jù)審查員的審查意見或根據(jù)其他國家同族申請的審查結(jié)果來最大限度地保留技術(shù)方案、不會出現(xiàn)上面提到的修改超范圍的問題、不會發(fā)生額外的權(quán)利要求附加費；其缺點在于，在OA通知書中會被審查員指出存在多引多缺陷。

二、修改方法

作為存在多引多缺陷的權(quán)項，舉出以下示例以進(jìn)行相關(guān)說明。

1. 一種**，其特征在于，技術(shù)特征A。

2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的**，其特征在于，技術(shù)特征B。

3. 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的**，其特征在于，技術(shù)特征C。

4. 根據(jù)權(quán)利要求1~3中任一項所述的**，其特征在于，技術(shù)特征D。

在上述示例中，權(quán)4存在多引多缺陷。

方法1）修改存在多引多缺陷的多項從屬權(quán)利要求

例如，修改為：

1. 一種**，其特征在于，技術(shù)特征A。

2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的**，其特征在于，技術(shù)特征B。

3. 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的**，其特征在于，技術(shù)特征C。

4. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的**，其特征在于，技術(shù)特征D。

或者，將權(quán)4修改為“根據(jù)權(quán)利要求2所述的**，其特征在于，技術(shù)特征D?！薄ⅰ案鶕?jù)權(quán)利要求3所述的**，其特征在于，技術(shù)特征D?！薄⒒颉案鶕?jù)權(quán)利要求1或2所述的**，其特征在于，技術(shù)特征D?！?。

方法2）修改作為引用項的多項從屬權(quán)利要求

例如，修改為：

1. 一種**，其特征在于，技術(shù)特征A。

2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的**，其特征在于，技術(shù)特征B。

3. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的**，其特征在于，技術(shù)特征C。

4. 根據(jù)權(quán)利要求1~3中任一項所述的**，其特征在于，技術(shù)特征D。

或者，將權(quán)3修改為“根據(jù)權(quán)利要求2所述的**，其特征在于，技術(shù)特征C。”。

方法3）拆分多項從屬權(quán)利要求

例如，修改為：

1. 一種**，其特征在于，技術(shù)特征A。

2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的**，其特征在于，技術(shù)特征B。

3. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的**，其特征在于，技術(shù)特征C。

4. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的**，其特征在于，技術(shù)特征C。

5. 根據(jù)權(quán)利要求1~3中任一項所述的**，其特征在于，技術(shù)特征D。

或者，

1. 一種**，其特征在于，技術(shù)特征A。

2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的**，其特征在于，技術(shù)特征B。

3. 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的**，其特征在于，技術(shù)特征C。

4. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的**，其特征在于，技術(shù)特征D。

5. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的**，其特征在于，技術(shù)特征D。

6. 根據(jù)權(quán)利要求3所述的**，其特征在于，技術(shù)特征D。

方法1、2的優(yōu)點在于，權(quán)項的引用關(guān)系會比較簡潔，修改不易出錯；其缺點在于，需要刪除部分技術(shù)方案。方法3的優(yōu)點在于，無需刪除技術(shù)方案；其缺點在于，權(quán)項數(shù)會變多，而且在多引多權(quán)項比較多時權(quán)項的引用關(guān)系會比較混亂，修改容易出錯。

總之，在目前的審查環(huán)境下，由于發(fā)明專利基本不存在不發(fā)OA通知書而直接授權(quán)的情況（即使沒有多引多缺陷，審查員一般也會以其他理由發(fā)出至少一次OA通知書），因此在時機(jī)1進(jìn)行修改只有壞處，而不會帶來任何明顯的好處。由此，對于發(fā)明專利，一般不建議在時機(jī)1進(jìn)行修改。而且，由于多引多缺陷并非是無效條款，因此甚至可以是審查員不指出就不修改（實際案件中存在具有多引多缺陷而被授權(quán)的案例）。此外，多引多缺陷的修改方法并沒有標(biāo)準(zhǔn)答案，可以單獨使用上述方法1~3來進(jìn)行修改，也可以結(jié)合使用上述方法1~3來進(jìn)行修改，但其修改宗旨始終應(yīng)該為：保留盡量多的技術(shù)方案、盡量保留保護(hù)范圍大的權(quán)項、權(quán)利要求書簡要清楚。最后，對于實用新型專利，由于實用新型只進(jìn)行初步審查，而且在初步審查中如果形式上沒有發(fā)現(xiàn)問題就可直接獲得授權(quán)，因此建議在上述時機(jī)1直接進(jìn)行修改以避免收到OA或補(bǔ)正通知書，這有利于盡早獲得授權(quán)。

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作者：李哲  北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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