專利技術(shù)特征的“逆等同”實施方式分析

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作者：袁博

原標(biāo)題：小議專利技術(shù)特征的“逆等同”實施方式

根據(jù)《專利審查指南》的要求，當(dāng)權(quán)利要求某一技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征來限定，或者技術(shù)特征用結(jié)構(gòu)特征限定不如用功能或效果特征來限定更為恰當(dāng)，而且該功能或者效果能通過說明書中規(guī)定的實驗或者操作或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段直接和肯定地驗證的情況下，才能使用功能性限定特征。在這種情況下，該特征應(yīng)該理解為在申請日時覆蓋了所有能實現(xiàn)所述功能的實施方式。

功能性限定特征覆蓋的四類實施方式

一個功能性限定特征所覆蓋的所有實施方式，理論上包括四個部分：說明書中公開的具體實施方式；與說明書中公開的實施方式構(gòu)成等同的實施方式；雖然未與說明書中公開的實施方式構(gòu)成等同、但是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過閱讀說明書及附圖可以不花費創(chuàng)造性勞動而聯(lián)想到的實施方式；與說明書已公開的實施方式實質(zhì)不同但實現(xiàn)的功能基本相同的方式，即“逆等同”實施方式。

功能性限定特征覆蓋的前述三種實施方式已經(jīng)為業(yè)界耳熟能詳，這里重點介紹逆等同實施方式。這種實施方式實現(xiàn)了同樣的功能或效果，但是，它所利用的方式和手段與前述三種方式相比，在技術(shù)上產(chǎn)生了質(zhì)的飛躍。例如，為了實現(xiàn)一個電路控制的功能，在本領(lǐng)域技術(shù)人員對晶體管一無所知的年代，用晶體管代替原來實施方式中實現(xiàn)同樣功能的電子管，即為此種實施方式。這種逆等同實施方式的提法，是基于“逆等同原則”。該原則源自美國1898年的Byden Power Brake Co.v.Westinghouse一案，主要內(nèi)容是，雖然被控侵權(quán)物再現(xiàn)了專利權(quán)利要求中記載的全部技術(shù)特征、但用的是實質(zhì)完全不同的方式或手段實現(xiàn)了與專利技術(shù)相同的功能或效果，則被控侵權(quán)行為人可以主張不構(gòu)成侵權(quán)。【1】

逆等同實施方式目前暫不應(yīng)受保護的分析

如果說將等同實施方式納入保護范圍是對權(quán)利人的保護，那么，對逆等同實施方式納入保護范圍則需要三思而后行。專利權(quán)人所受保護應(yīng)當(dāng)要與其所作貢獻一致，功能性限定特征不應(yīng)成為專利權(quán)人不當(dāng)擴大其保護范圍的手段。【2】逆等同實施方式的產(chǎn)生實質(zhì)上是技術(shù)飛躍所帶來的產(chǎn)物。逆等同實施方式雖然達到的功能或者效果與原來類似，但為解決某一技術(shù)問題提供了一種不同構(gòu)思的技術(shù)方案，或者代表某種新的技術(shù)發(fā)展趨勢，因此足以成為一項值得單獨評價的專利成果。在權(quán)利要求書產(chǎn)生的技術(shù)背景下，權(quán)利要求雖然使用了功能性的上位概念對技術(shù)特征進行概括，但是其涵蓋的實施方式實質(zhì)上是基于當(dāng)時技術(shù)背景下的技術(shù)方案，權(quán)利人對未來的技術(shù)發(fā)展方向并不能預(yù)測其細節(jié)。當(dāng)權(quán)利人的權(quán)利要求的字面范圍與專利權(quán)人的實際發(fā)明之間出現(xiàn)了脫節(jié)時（即發(fā)明內(nèi)容不足以支持權(quán)利要求，權(quán)利要求的范圍相對于發(fā)明申請日時的發(fā)明技術(shù)過于寬泛），【3】權(quán)利要求書不能成為一個比說明書描述得更廣泛的發(fā)明。如果僅僅因為符合功能性限定特征，就將申請日以后一些突破了現(xiàn)有技術(shù)水平的等同實施方式也歸屬于專利權(quán)人，不但會使專利權(quán)人坐享其成而怠于改進技術(shù)，也會不合理地阻礙其他人進入這一技術(shù)領(lǐng)域，【4】走向保護創(chuàng)新的反面。如果說等同原則的目的在于防止對專利權(quán)人發(fā)明的仿冒，逆等同原則就是為了防止專利權(quán)人發(fā)明的權(quán)利要求范圍無限地擴大。【5】因此，符合逆等同原則的逆等同實施方式至少目前不應(yīng)納入保護范圍。

我國目前并未承認(rèn)逆等同原則，和其他國家一樣，我國法律也要求利要求書中的每一項權(quán)利要求所要保護的技術(shù)方案，都應(yīng)該是發(fā)明所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說明書中充分公開的內(nèi)容中得出或者概括出的技術(shù)方案，不能超出說明書所公開的范圍。就目前而言，綜合考慮各種實際因素，從合理限制權(quán)利人邊界的角度，符合逆等同原則的逆等同實施方式應(yīng)該從專利權(quán)中排除出去。

注：

【1】何曉平：《論專利侵權(quán)判定中的逆等同原則》，《知識產(chǎn)權(quán)》2011年第1期。

【2】周云川：《功能性限定特征解釋之規(guī)則分析》，《中國發(fā)明與專利》2008年第1期。

【3】何曉平：《論專利侵權(quán)判定中的逆等同原則》，《知識產(chǎn)權(quán)》2011年第1期。

【4】孫平：《關(guān)于權(quán)利要求中功能性限定特征解釋的探討》，《中國發(fā)明與專利》2010年第5期。

【5】胡高飛、蔣顯榮：《美國專利的反同等性原則——PC Connector Solutions LLC案評析》，《電子知識產(chǎn)權(quán)》2006年第1期。

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作者：袁博

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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