澳大利亞對軟件類專利保護客體問題最新進展

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作者：羅平 華進涉外專利事業(yè)部 華進知識產(chǎn)權(quán)

原標題：澳大利亞對軟件類專利保護客體問題最新進展

2019年9月13日，新南威爾士的澳大利亞聯(lián)邦法院（Federal Court of Australia）在備受澳大利亞專利實務(wù)界關(guān)注的Encompass v InfoTrack1上訴案中，就計算機執(zhí)行的商業(yè)方法或數(shù)據(jù)處理方法的專利保護適格性（即是否屬于Manner of Manufacture）問題作出了二審判決。本次的全院審判（Full Court）判決全面維持了一審法院的獨任法官的判決，即認為計算機執(zhí)行的商業(yè)方法或數(shù)據(jù)處理方法不是適格的專利保護客體。這對中國類似的專利申請也有借鑒意義。

涉案專利

案件涉及兩件澳大利亞革新專利（專利號分別為AU2014101164和AU2014101413），兩件專利的說明書和權(quán)利要求大致相同。在訴訟期間中，各方主要針對AU2014101164這件專利的有效性進行展開。該專利涉及一種信息顯示方法及裝置，所述信息是與實體（比如人或公司等）有關(guān)的信息，從而提供“商業(yè)情報”。

該專利的背景技術(shù)部分說明了現(xiàn)有技術(shù)的缺陷在于，與實體有關(guān)的信息可能存在于許多個電子數(shù)據(jù)集合中，這些信息包括土地所有權(quán)、公司關(guān)聯(lián)關(guān)系、警局記錄等等，但由于這些信息存儲在不同的地方，通常難以識別并獲取相關(guān)信息，從而容易被忽略。雖然現(xiàn)在有一些組合的搜索機制，可以在不同的多個數(shù)據(jù)源之中檢索數(shù)據(jù)并整合檢索結(jié)果，但是這些機制并不好用，并且處理以不同格式存儲的數(shù)據(jù)的能力有限，對于不熟練的人難以使用，難以發(fā)現(xiàn)相關(guān)商業(yè)信息。并且，盡管市面上也有用于判斷和評估商業(yè)網(wǎng)絡(luò)的方法和系統(tǒng)，但是它們并不是用來在不同的多個數(shù)據(jù)源中識別與特定實體相關(guān)的信息。在不同的多個數(shù)據(jù)源中識別與特定實體相關(guān)的信息的難點在于在不同數(shù)據(jù)源中的信息往往格式各不相同，并且常常還存在錯誤或不一致（比如拼寫錯誤或地址、名稱不一致）。

該專利的獨立權(quán)利要求1包括6個方法步驟，大致可以概括為：

（a）通過查詢遠程數(shù)據(jù)源生成網(wǎng)絡(luò)表示；

（b）將該網(wǎng)絡(luò)表示顯示給用戶；

（c）響應(yīng)于用戶的輸入指令，確定對應(yīng)于用戶選定的實體的至少一個用戶選定的節(jié)點；

（d）相對于與所述（至少一個）選定的節(jié)點關(guān)聯(lián)的所述對應(yīng)實體，確定至少一個待進行的檢索；

（e）通過生成搜索查詢，執(zhí)行至少一次搜索，以從多個遠程數(shù)據(jù)源中的至少一個中確定關(guān)于所述實體的附加信息；

（f）和將任何附加信息呈現(xiàn)給用戶。

案情概述

在一審中，原告Encompass和SAI分別是涉案專利的專利權(quán)人及獨占被許可人，他們共同對被告InfoTrack發(fā)起了侵權(quán)之訴。被告承認侵權(quán)，但同時主張涉案專利應(yīng)當無效，理由是上述方法權(quán)利要求1不是澳大利亞專利法意義上的制造方法，即不是專利合法的保護客體。該案一審的獨任法官于2018年4月12日作出判決，認定涉案專利無效。原告遂提起上訴，二審由全院法官集體審判。由于本案焦點之一在于計算機執(zhí)行的商業(yè)方法或數(shù)據(jù)處理方法的專利保護客體問題，這也是近期全世界范圍內(nèi)專利適格性的熱點議題，因此自提起上訴以來就備受澳大利亞專利實務(wù)界關(guān)注，寄希望于澳大利亞聯(lián)邦法院的擴大的全體法官，甚至包括澳大利亞首席大法官，會對該問題作出更清楚的說明。

在二審中，在專利保護客體的部分，聯(lián)邦法院依然認為涉案專利的上述權(quán)利要求并不是可以授予專利權(quán)的主題，而“不過是使用一般計算機技術(shù)來應(yīng)用抽象概念（該方法權(quán)利要求的步驟）。上訴人主張了該方法不能用一般軟件來實施，但是聯(lián)邦法院認為該方法權(quán)利要求沒有限定任何特定軟件或程序作為執(zhí)行該方法的必要特征”。上訴人還主張了該方法描述的本身就是一個高級的計算機程序，但是聯(lián)邦法院認為該方法與在先判例中的方法并無區(qū)別，并指出一個方法并不會因為是在電子處理裝置中的方法就是專利保護客體，如果因此作出不同認定會使形式高于實質(zhì)。

筆者評述

澳大利亞的司法實踐受到美國的影響很深，本次判例也不例外，直接引用了數(shù)個美國判例，包括大名鼎鼎的Alice v CLS一案。在美國目前軟件類專利保護客體審查趨勢趨緊的情況下，澳大利亞也不太可能放松。在可以預(yù)期的未來一段時間，應(yīng)該不會有新的判例來改變這種趨勢。

從這次判決來看，在就專利保護客體的分析部分，聯(lián)邦法院在判決書中多次考察實施該方法的計算機是不是一般的、通用的計算機，另外也考察了實施該方法有沒有對硬件功能帶來改進，或者限定了特定的軟件或程序。這種要求或標準與目前美國以及歐專局的在進行專利保護客體的判斷的時候非常類似。目前，由于國內(nèi)乃至日本和韓國對于計算機執(zhí)行的商業(yè)方法或數(shù)據(jù)處理方法的專利保護客體的標準還比較寬松，并沒有在實質(zhì)上對技術(shù)方案進行比較深入的考察，因此目前國內(nèi)的相關(guān)申請的說明書部分往往不會結(jié)合硬件進行充分地描述。此外，權(quán)利要求的語言往往也寫得比較上位和抽象，一方面是為了為了保有較大的保護范圍，另一方面也是因為計算機相關(guān)技術(shù)發(fā)展迅速，寫得太具體將導(dǎo)致難以將新技術(shù)納入保護范圍。

從該案和美國、歐洲的專利審查實踐來看，建議國內(nèi)代理人在代理涉及計算機執(zhí)行的商業(yè)方法或數(shù)據(jù)處理方法的申請的時候：

首先在技術(shù)方案挖掘的時候要注意在硬件及硬件功能層面挖掘與商業(yè)方法或數(shù)據(jù)處理方法有關(guān)的發(fā)明點，然后在說明書中進行充分地描述，并注意闡述相應(yīng)的硬件功能方面的技術(shù)效果。

另外，也要注意在說明書中調(diào)整涉及用于實施商業(yè)方法或數(shù)據(jù)處理方法的硬件的套話，避免與前述描述或效果相沖突，從而被認為在硬件或硬件功能相關(guān)層面沒有特殊性。

最后，權(quán)利要求的語言也要適度“下沉”，更深度地與硬件結(jié)合，而不是只簡單地限定由一般計算機或其它硬件執(zhí)行，并且所進行的處理最終要落到硬件相關(guān)的層面上，而不僅僅是停留在一個抽象的處理結(jié)果上。

參考文獻：

【1】：Encompass Corporation Pty Ltd v InfoTrack Pty Ltd [2019] FCAFC 161

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：羅平  華進涉外專利事業(yè)部 華進知識產(chǎn)權(quán)

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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