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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：羅亞菲 肖維平
原標題：出口環(huán)節(jié)商標侵權(quán)認定的變遷與回歸---愛世克私株式會社訴泉州奇鷺物聯(lián)網(wǎng)有限公司商標侵權(quán)糾紛案獲最高院終審裁定
近日，最高人民法院就日本著名的運動品牌公司愛世克私株式會社（愛世克私公司）訴泉州奇鷺物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司（奇鷺公司）及徐丁財侵害商標權(quán)糾紛出具了再審民事裁定書。最高院再次就出口產(chǎn)品侵權(quán)問題出具裁判意見，并據(jù)此駁回了奇鷺公司的再審申請。至此，這場歷時近九年的商標侵權(quán)糾紛總算塵埃落定。
案件難點
本案屬于典型的山寨侵權(quán)產(chǎn)品出口行為，案件難點主要有：
● 山寨商標侵權(quán)就是使用帶有與被侵權(quán)商標近似商標標識產(chǎn)品的行為。侵權(quán)人常常搶注商標并將其作為權(quán)利基礎(chǔ)，或?qū)?quán)利人的商標以各種形式扭曲變形，變形后的商標與其權(quán)利人的注冊商標以及自有注冊商標均相近似，這給侵權(quán)判斷帶來難度，尤其對于海關(guān)工商等行政執(zhí)法部門而言。
● 商標無效工作經(jīng)商評委、北京知識產(chǎn)權(quán)法院、北京高院，最后至商標局發(fā)函撤銷商標，常常曠日持久。但侵權(quán)人常?？梢栽诖诉^程中繼續(xù)侵權(quán)謀利。
● 侵權(quán)人聲稱產(chǎn)品全部至土耳其，形成OEM的假象，并作為侵權(quán)抗辯的理由。OEM認定不侵權(quán)的司法傾向讓權(quán)利人維權(quán)困難重重，效率較低。
案件時間軸
● 2011年5月，ASICS首次在廣交會上發(fā)現(xiàn)泉州奇鷺公司展示案涉產(chǎn)品。
● 2013年8月23日，奇鷺公司通過廈門海關(guān)出口案涉鞋子9599雙，目的國土耳其。
● 2013年10月20日，ASICS通過代理公司投訴，對福建省南安市生產(chǎn)案涉產(chǎn)品的工廠進行查處，徐丁才在查處文件上簽字確認，后南安市工商行政管理局出具處罰決定。
● 2014年初，ASICS向泉州市中級人民法院起訴被告奇鷺公司和徐丁財商標侵權(quán)糾紛，要求停止侵權(quán)、賠償損失100萬元。
● 2015年7月10日，一審判決，認定侵權(quán)，賠償50萬。
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● 2015年底，奇鷺起訴南安市工商行政管理局，要求撤銷查處案件中對其向徐丁財下單的事實認定。后南安市工商行政管理局出具撤銷認定文件。
● 2016年6月20日，福建省高院二審判決，認定侵權(quán)，奇鷺賠償40萬元。
● 2017年，奇鷺申訴至最高院。
● 2019年9月27日，最高人民法院出具再審裁定書，駁回奇鷺再審請求。
另查，在2013年8月23日海關(guān)計劃扣押案涉產(chǎn)品時，奇鷺公司舉證其受商標權(quán)人的授權(quán)，使用的是如下5647108號注冊商標：
愛世克私注冊商標圖樣
5647108號商標，注冊人莊燕鵬
從以上時間軸可以看出，為了打擊山寨侵權(quán)行為，權(quán)利人使用了展會維權(quán)、海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護、工商行政部門行政打擊、民事訴訟等多種手段。在訴訟過程中，還出現(xiàn)了被告起訴當?shù)毓ど绦姓芾聿块T，要求撤銷部分侵權(quán)事實認定的行政訴訟。同時，針對被告抗辯的權(quán)利基礎(chǔ)，愛世克私還同步進行了針對5647108商標的異議、撤三、無效等程序，最終2016年5月經(jīng)北京市高級人民法院終審判決，該商標被撤銷。
裁判要旨：
非規(guī)范使用商標不能視作注冊商標的使用
在一二審期間，兩商標均合法有效，但由于被告使用的商標與其聲稱被授權(quán)使用的商標有差異，泉州市中院、福建省高院均認為案涉商標與被告被授權(quán)使用商標不同，根據(jù)2001年商標51條規(guī)定，不能視作對注冊商標的使用。在侵權(quán)比對時，兩審法院均認可愛世克私的商標知名度較高，并認為：在侵權(quán)人所使用的圖形商標與ASICS的圖形商標合法共存的情況下，侵權(quán)人的被許可使用人，應嚴格依照商標法的規(guī)定規(guī)范使用其注冊商標。但經(jīng)比對，侵權(quán)人所使用的被控侵權(quán)標識，與其被許可使用的圖形商標相差較遠，而更接近與ASICS的圖形商標。侵權(quán)人在使用自身商標時，未做到規(guī)范使用，未對合法共存的商標做合理的區(qū)分和避讓，故其以使用自身商標抗辯未侵害ASICS注冊商標專用權(quán)的理由。
最高人民法院的裁判意見不僅肯定了上述觀點，更進一步指出：“由于本案被控商品為運動鞋，當將被控侵權(quán)商標標注于不規(guī)則鞋面時，更易相關(guān)公眾的混淆、誤認?！?/p>
將商標放在商品上并考慮被貼附物的不規(guī)則狀態(tài)，并以此作出侵權(quán)判斷，這符合商標法保護的客體是“標志+商品”的結(jié)合這一保護思路。
出口侵權(quán)產(chǎn)品的侵權(quán)認定
我國的涉外定牌加工(OEM)侵權(quán)認定歷經(jīng)一定的波折，多有爭議。
早期2001年深圳中院判決的NIKE滑雪夾克出口至西班牙被認定為商標侵權(quán)【1】，主要援引第一款2001年《商標法》第五十二條第一款“未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標”所得出的結(jié)論，即，只要行為人在未經(jīng)商標權(quán)人授權(quán)許可的情形下，使用了與他人注冊商標相同或近似的商標，就應該判定為商標侵權(quán)。
但到了2010年7年1日，最高法辦公廳回復海關(guān)總署的《關(guān)于對
2015年亞環(huán)公司出口PRETUAL掛鎖至墨西哥，被認定為在“不會在我國領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮商標的識別功能，不具有使我國的相關(guān)公眾將貼附該標志的商品，與萊斯生產(chǎn)的商品的來源產(chǎn)生混淆和言誤認的可能性”，在此基礎(chǔ)上做出了不侵權(quán)的結(jié)論【2】。緊接著，2017年的“東風”商標侵權(quán)案同樣遵循以上裁判原則作出了不侵權(quán)的結(jié)論【3】。對于僅僅
在最新的關(guān)于OEM加工的侵權(quán)認定中，最高院的裁判思路再次發(fā)生了變化。2019年的本田技研株式會社與重慶恒勝鑫貿(mào)易、恒勝集團的HONDA商標侵權(quán)案是裁判方向的重要轉(zhuǎn)變【4】。最高人民法院認為：“在生產(chǎn)制造或加工的產(chǎn)品上以標注方式或其他方式使用了商標，只要具備了區(qū)別商品來源的可能性，就應當認定該使用狀態(tài)屬于商標法意義上的“商標的使用”，且隨著電子經(jīng)濟的發(fā)展，即使貼牌加工產(chǎn)品全部銷往國外，亦存在回流國內(nèi)市場的可能性，且中國消費者在境外旅游消費時，也對該貼牌加工產(chǎn)品存在接觸和混淆的可能性，因此，貼牌加工產(chǎn)品存在導致中國境內(nèi)相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認的可能性。在闡明上述思路后，最高人民法院認定恒勝鑫泰公司和恒勝集團公司的涉外定牌加工行為構(gòu)成對本田公司的商標侵權(quán)。
通過HONDA案，不難看出法院對涉外貼牌加工行為是否構(gòu)成商標侵權(quán)不再做單一的定調(diào)，而是在遵照商標法規(guī)定的大前提下，依據(jù)當前國內(nèi)和國際經(jīng)濟的形勢，結(jié)合生產(chǎn)方式、市場和消費形式的變化，依據(jù)個案的不同進行具體地分析。
再回顧愛世克私訴奇鷺案，案件跨越定牌加工認定侵權(quán)爭議的早中新三個階段。
2013年發(fā)現(xiàn)其通過廈門海關(guān)出口案涉產(chǎn)品正是發(fā)生在最高法2010年給海關(guān)總署的關(guān)于“貼牌加工不具有識別商品來源功能，不會導致混淆，因此不宜認定為侵權(quán)”的復函意見之后——這也是廈門海關(guān)最終做出放行決定的主要原因之一（另一原因是商標近似侵權(quán)認定難度較高）。
海關(guān)查扣受挫后，為換一種維權(quán)思路打擊侵權(quán)，愛世克私通過代理公司調(diào)查，鎖定了生產(chǎn)源頭工廠，并向南安市工商行政管理局舉報，成功在個人徐丁財經(jīng)營的工廠內(nèi)查獲到案涉產(chǎn)品，通過對徐丁財?shù)脑儐?，確定了奇鷺公司下單的事實。隨后工商局按商標法及工商行政管理部門的相關(guān)規(guī)定作出了侵權(quán)認定和行政處罰。但由于違法行為人為徐丁財，工商僅對其作出了行政處罰，而對其奇鷺公司的下單行為未予以進一步追查，故對于徐丁財供述的內(nèi)容，雖然記錄在處罰決定書中，但未詢問奇鷺并由其質(zhì)證，存在證據(jù)的瑕疵（這也是目前部分地方商標行政執(zhí)法案件的局限，一般僅能針對某孤立目標查處，較難對共同侵權(quán)人一并調(diào)查并處罰）。這也為二審階段奇鷺公司起訴南安工商后、南安工商不得不撤銷在對徐丁財?shù)奶幜P決定書中“奇鷺公司作為委托人下單生產(chǎn)案涉產(chǎn)品”的結(jié)論埋下了隱患，也導致隨后二審法院撤銷了兩被告的共同侵權(quán)部分的事實，并將賠償金額從50萬改判為40萬元。
更重要的是，缺少了工廠生產(chǎn)行為的關(guān)聯(lián)性證據(jù)，更讓此案陷入了“將商標貼附在單純用于出口的產(chǎn)品上是否會導致相關(guān)公眾混淆，是否在國內(nèi)發(fā)揮識別性作用”的疑惑。雖然在此階段，主流的觀點主要是僅針對OEM產(chǎn)品不認為構(gòu)成侵權(quán)。但受此觀點影響，對于即使是非OEM但全部用于出口的產(chǎn)品，也出現(xiàn)了“其標識未在我國領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮商標和服務的識別功能，應不認定為侵權(quán)”的觀點。比較明顯的現(xiàn)象是，在這個階段，部分出口企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)，甚至利用此漏洞，通過關(guān)聯(lián)人員在一些商標保護法律比較弱的小國申請注冊商標，并制作相關(guān)“商標使用許可文件”，以冒充OEM加工出口并逃避查處。
所幸在本案中，雖然被告也提出OEM不侵權(quán)抗辯，但一二審法院均未認可。福建省高院法院指出：侵權(quán)人自行組織生產(chǎn)并出口帶有案涉標識的鞋子是一種銷售行為，產(chǎn)品已經(jīng)進入流通領(lǐng)域，并且這種銷售行為發(fā)生在境內(nèi)，不適用涉外定牌加工裁判規(guī)則。
法院進一步說明，我國相關(guān)商標法的司法解釋并未限制“相關(guān)公眾”的地域范圍，即便產(chǎn)品全部出口，國外進口商在中國境內(nèi)選擇商品時，即會對侵權(quán)人產(chǎn)品上的標識產(chǎn)生了識別行為。只要商標識別行為發(fā)生在境內(nèi)，與其相關(guān)的消費者或經(jīng)營者即是“相關(guān)公眾”。也就是說國外主體在中國采購商品到境外經(jīng)營或消費，也是屬于我國商標法所確定的“相關(guān)公眾”。因此，侵權(quán)人的“不在國內(nèi)銷售，全部用于出口”的帶有案涉標識的鞋子屬于我國商標法所調(diào)整的侵權(quán)產(chǎn)品。【5】
鑒于愛世克私早在2011年5月即在廣交會展會上投訴奇鷺公司商標侵權(quán)，該投訴記錄在南安工商查處的證據(jù)鏈斷裂后，成為證明奇鷺侵權(quán)故意的最主要證據(jù)。
在此基礎(chǔ)上，兩審法院均作出了侵權(quán)認定。但2017年，奇鷺公司向最高院申請再審。其主要申請理由仍為其產(chǎn)品全部出口土耳其，不應認定為侵權(quán)。
最高人民法院在2019年底出具的再審民事裁定書中，除援引了2001年商標法第52條之外，還直接引用了《中華人民共和國海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護條例》第三條：“國家禁止侵犯知識產(chǎn)權(quán)的貨物進出口?！边@首先是對海關(guān)依據(jù)海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護條例進行邊境保護法律依據(jù)的肯定。
同時，法院指出：“隨著經(jīng)濟全球化程度不斷加深,國際貿(mào)易分工與經(jīng)貿(mào)合作日益復雜,與出口環(huán)節(jié)有關(guān)的侵害商標權(quán)爭議也呈現(xiàn)出復雜多樣的不同形態(tài)，受到國內(nèi)外的廣泛關(guān)注?？傮w而言，將被控侵犯注冊商標專用權(quán)的商品出口到境外,既涉及該商品在境外的流通和銷售，也可能直接或者間接地涉及、影響該商品在我國境內(nèi)的制造流通等一系列環(huán)節(jié),并可能對我國的市場經(jīng)濟秩序以及商標權(quán)人在我國境內(nèi)的合法權(quán)益造成實質(zhì)性的影響甚至損害。因此，應堅持司法主導、嚴格保護、分類施策、比例協(xié)調(diào)的司法政策,依法加強出口環(huán)節(jié)的商標權(quán)保護，規(guī)范、引導經(jīng)營者在出口環(huán)節(jié)同樣尊重知識產(chǎn)權(quán)，誠信經(jīng)營，以更好地服務于推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和建設(shè)更高水平開放型經(jīng)濟新體制的需要。【6】
可以看出，最高院已經(jīng)充分關(guān)注到出口環(huán)節(jié)商標侵權(quán)的復雜性，并在更宏觀地站在全球經(jīng)濟一體化趨勢越來越強的大環(huán)境下，結(jié)合生產(chǎn)方式、市場和消費形式的變化，結(jié)合個案的具體情況認定侵權(quán)。這種認定思路，再一次呼應了HONDA案的裁判思路，甚至可以看作是對2001年NIKE案裁判思路的回歸。
上述裁判思路對于眾多的國際品牌權(quán)利人來講是令人振奮的好消息?！耙呀?jīng)取得境外商標權(quán)人的合法授權(quán)”不再可以成為境內(nèi)企業(yè)和工廠抗辯不構(gòu)成商標侵權(quán)的“保護傘”和“避風港”，品牌權(quán)利人可以更加大膽地通過海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護快速高效地攔截出口的侵權(quán)產(chǎn)品，并要求出口方生產(chǎn)方承擔侵權(quán)責任，這顯然更有利于解決近年越來越多的出口環(huán)節(jié)侵害商標權(quán)爭議糾紛，更從嚴格保護、比例協(xié)調(diào)等角度出發(fā)，彰顯了中國作為出口大國的擔當與魄力。
注釋：
【1】深圳市中級人民法院（2001）深中法知產(chǎn)初字第55號民事判決書
【2】最高人民法院（2014）民提字第38號民事判決書
【3】最高人民法院（2016）最高法民再339號民事判決書
【4】最高人民法院（2019）最高法民再138號民事判決書
【5】福建省高級人民法院（2016）閩民終8號民事判決書
【6】最高人民法院（2019）最高法民申4022號民事裁定書
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：羅亞菲 肖維平
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
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