以“阿道夫”商標侵權案看“行民交叉”案件的司法適用

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作者：謝有林

原標題：以“阿道夫”商標侵權案看“行民交叉”案件的司法適用

“行民交叉”是我國知識產權訴訟案件中典型的熱點法律問題，根據(jù)《中國知識產權司法保護綱要（2016-2020）》的要求是“公正高效、避免循環(huán)訴訟，加快糾紛的實質性解決”，但司法實踐中，地方法院在審理商標侵權案件是，對于商標的近似認定，傾向于先行中止審理，等待北京市高級人民法院就行政程序作出終審判決，造成權利人陷入循環(huán)訴訟，嬴了官司，卻輸了市場。本案例在現(xiàn)有判例中為我國商標侵權與行政確權“行民交叉”案件中明確民事程序優(yōu)先的司法判例。

摘要：“行民交叉”是我國知識產權訴訟案件中典型的熱點法律問題。司法實踐中，地方法院對于商標近似的民事侵權認定與行政審查認定存在沖突時，一般先行中止審理，等待行政程序作出終審裁決，造成權利人陷入循環(huán)訴訟，嬴了官司，卻輸了市場。

本案中，國家知識產權局作出生效的駁回復審決定認定被訴侵權產品使用的申請商標在與原告注冊商標不構成近似，已經(jīng)符合中止審理的條件，但廣州知識產權法院直接采納了原告關于“商標民事侵權應當優(yōu)先且獨立于商標行政審查”的代理意見以及最高院關于“公正高效、避免循環(huán)訴訟，民事程序優(yōu)先”的司法政策，快速作出終審判決。

因此，本案在現(xiàn)有判例中為我國商標“行民交叉”案件民事程序優(yōu)先的典型案件，對知識產權的審判實踐具有的指導意義。

一、案情簡介

（一）訴訟主體

原告：廣州阿道夫個人護理用品有限公司

被告1：廣州x絲化妝品有限公司（生產商/銷售商）

被告2：廣州x盼生物科技有限公司（出品方）

（二）雙方主張權利

原告在先注冊商標：第8457568號“阿道夫”商標，注冊日：2011年07月21日；第8366530號“ 以“阿道夫”商標侵權案看“行民交叉”案件的司法適用 ”商標，注冊日：2011年06月21日；第19025625號“”商標，2017年03月07日。以上三個商標核定使用商品包括“化妝品、洗發(fā)液…”等商品。

被告1在后申請商標：第27209312號“”商標，國家知識產局作出駁回復審決定的初審日為：2019年03月6日，核定使用的商品為“洗發(fā)液,護發(fā)素,洗面奶,清潔制劑,化妝品,香精油,染發(fā)劑,燙發(fā)劑,牙膏,美容面膜”。

（三）原告主張的侵權事實和法律

第一、兩被告未經(jīng)授權，大量且持續(xù)生產和銷售標注“添姿色.阿道夫、以“阿道夫”商標侵權案看“行民交叉”案件的司法適用 ”商標字（圖）樣的護發(fā)乳產品（以下稱“侵權產品”），無論從漢字的字形、讀音、排列還是圖形的構成要素均與原告第8457568號、第8366530號和第19025625號注冊商標構成高度近似，兩者同存于市，極易造成消費者的混淆和誤認，依法構成《商標法》第五十七條第（二）、（三）項規(guī)定商標侵權行為。

以“阿道夫”商標侵權案看“行民交叉”案件的司法適用

原告權利商標侵權產品商標

① 侵權產品商標與原告權利商標均由男人剪影與貼牌組合而成，構圖要素完全相同：即剪影為穿著風衣的男人，風衣的下擺及到膝蓋。貼牌為一長方形的框，框與剪影為30°的順時傾斜；

② 侵權產品商標完全抄襲原告二個注冊商標的特別設計特征，這種獨創(chuàng)設計特征的雷同絕非巧合，而是惡意地仿冒；

③ 涉侵權商標僅更換貼牌里非顯著部分的英文字母，并加了一頂帽子。對于一般消費者而言，兩者的構圖要素和整體視覺效果高度近似，兩者構成近似商標。

第二、根據(jù)原告證據(jù)保全的公證書、保管函、時間戳以及全國各地的行政執(zhí)法文書、照片顯示：被告1、2從一審立案前（2018年5月3、11、28日）、開庭前（2018年9月12日）、開庭后（2018年9月18日）一直持續(xù)地在全國線上和線下大量銷售被訴侵權產品，存在嚴重的持續(xù)性和主觀惡意性，應當適用《商標法》第六十三條的懲罰性賠償。

第三、被告1與原告同屬于廣州白云區(qū)的日化企業(yè)，卻讓其員工周某注冊與包含原告“阿道夫”權利商標的第20532844 號“添姿色.阿道夫”商標（目前處于商標無效宣告行政訴訟階段），被告1的法定代表人又繼續(xù)申請與原告產品外觀高度近似的第201630604059.1號外觀專利（已被國家知識產權局宣告全部無效），企圖利用搶注商標和外觀設計專利規(guī)避地方行政機關和法院的商標侵權審查。

據(jù)此，原告依據(jù)《商標法》第五十七條第（二）、（三）項、第六十條、六十三條、《民事訴訟法》及司法解釋的若干規(guī)定請求三被告停止侵權，并承擔300萬元的經(jīng)濟損失。

（四）被告上訴主張：

白云法院一審作出侵權判決后，被告在上訴中主張：

第一、國家知識產權局（原商標評審委員會）已作出生效的商評字[2019]第0000006259號《駁回復審決定書》認定：第27209312號“”商標已經(jīng)與第26757915號“ADOLPH及圖”第8366530號圖形商標和第19025625號ADOLPH及圖商標在“整體外觀、構成要素上存在差異，整體尚可區(qū)分，未構成相同或類似商品上的近似商標?！?/strong>據(jù)此，被告認為其在侵權產品使用“”商標圖樣與原告注冊商標不構成近似，沒有侵犯原告的注冊商標專用權。

第二、“”商標于2011年1月3日首次發(fā)表，于2017年12月11日由周某進行版權登記，根據(jù)外觀設計專利證書，含有“”商標的外觀設計專利已在2016年、2018年分別由被告1的法定代表人鄭軍申請，屬于被告1原創(chuàng)設計，不構成侵權。

【裁判文書】

一、廣州市白云區(qū)人民法院（2018）粵0111民初9909號民事判決書；

二、廣州知識產權法院（2019）粵73民終3187號民事判決書。

二、案例評析

在專利訴訟中，最高人民法院已經(jīng)在關于審理專利侵權糾紛的相關司法解釋中規(guī)定了專利侵權訴訟與專利無效宣告的程序沖突處理事宜：例如，原告專利被國家知識產局宣告無效，法院即可駁回民事部分訴訟請求，原告專利一旦被行政程序中啟動無效宣告，除未能提供專利權評價報告、該技術已經(jīng)公知以及無效證據(jù)理由不充分外，法院應當中止審理。但由于商標侵權訴訟與專利訴訟存在法律適用和權利客體上區(qū)別，無法直接參照專利法司法解釋進行審判。對此筆者認為：

（一）法院應當秉承最高院關于行民交叉案件“公正、高效”的司法政策精神，快速對民事部分的侵權爭議進行裁判。

第一、最高人民法院早在2016年《中國知識產權司法保護綱要（2016-2020）》的司法政策就已經(jīng)給出明確的處理意見，即“（一）公正高效審理各類知識產權案件，積極改進民行交叉案件的審判機制，避免循環(huán)訴訟，加快糾紛的實質性解決”，宋曉明法官認為當前民事、行政“二元制”的訴訟框架不利于糾紛實質性解決，導致商標、專利侵權案件審理周期過長，當事人的合法利益難以獲得救濟。同時，陶凱元院長在《知識產權審判指導》中明確指出：“進一步處理好知識產權民事程序和行政程序的關系，…合理強化特定情形下民事程序優(yōu)先和決定地位，促進民行交織知識產權案件的實質性解決，保障民事案件處理的公正和效率，并對后續(xù)行政糾紛的正確解決形成引導?！?/p>

第二、根據(jù)阿道夫公司舉證的事實以及周某對商標注冊的創(chuàng)意無法做出任何合理解釋均足以證明：被告1具有極其明顯的商標搶注惡意，并且將未獲準注冊的“”商標標識長期、大量且廣泛地使用在涉案侵權產品上。截止二審程序中，被告1、2仍然大肆招商和銷售侵權產品，已經(jīng)給阿道夫公司的“阿道夫、”品牌造成嚴重經(jīng)濟損失，被告1惡意地利用商標行政審查周期過長、程序往復（期間可能經(jīng)過駁回復審、不予注冊申請、不予注冊復審、無效宣告申請以及相對應的行政訴訟一、二審的行政確權程序）、形成循環(huán)訴訟的制度漏洞，企圖以第27209312號“”商標駁回復審決定的個案認定來拖延民事侵權訴訟的進程，為其侵權產品的繼續(xù)銷售爭取時間。

綜上，地方法院應秉承最高院的上述司法政策精神，對于本案侵權惡意極其明顯且標識高度近似的案件，應當強化民事程序優(yōu)先和決定地位，快速、公正地作出判決，不僅大幅縮短案件審理周期，提高知識產司法救濟的時效性和便民性，而且對后續(xù)行政糾紛的正確解決形成引導。這也是嚴格知識產權保護，嚴厲打擊侵權假冒的應有之義。

（二）商標駁回復審行政案件與商標侵權民事案件適用的法律和審查標準不同，國家知識產權局的行政認定不應當作為商標侵權爭議應當中止審理的考慮因素。

第一、國家知識產權局在商標確權中的商標近似審查一般限于注冊商標間的物理要素比對，根據(jù)北京市高級人民法院發(fā)布的《商標授權確權行政案件審理指南》第15.3條也進一步印證：商標申請駁回復審行政案件中，訴爭商標與引證商標是否近似，主要根據(jù)訴爭商標標志與引證商標標志近似程度等因素進行認定。訴爭商標的知名度可以不予考慮。

相反，根據(jù)最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十條可知，商標侵權的近似審查除了商標物理要素的整體比對和要部比對外，還應當考慮請求保護商標的顯著性和知名度。因此，國家知識產局就第27209312號“”商標作出與原告權利商標不構成近似的行政認定與商標侵權案件的近似認定標準不同，不應當作為商標侵權案件應當中止審理的考慮因素。

最終，廣州知識產權法院采納了一、二審代理律師的法律意見，在被告提交的駁回復審決定認定結論與一審法院作出的侵權認定存在明顯沖突的情況，秉承最高人民法院關于“行民交叉”的司法政策精神，強化民事程序優(yōu)先和決定地位，快速、公正地作出判決。

三、結語

本案中，在被訴侵權產品使用的第27209312號“”商標在駁回復審中認定與原告第8366530號“”和第19025625號“”注冊商標不構成近似，且被符合中止審理的情形下，原告代理律師提出被告存在重復性惡意侵權、商標侵權與商標注冊審查的適用法律區(qū)別、最高人民法院的司法政策以及在先司法判例等事實和法律意見，最終廣州市知識產權法院在充分理解司法綱要的基礎上采納了原告的代理意見，直接作出構成商標侵權的終審判決，從2019年5月22日上訴受理到2019年9月17日作出終審判決，僅用了3個多月的時間，這對于案件積壓極其嚴重的廣州知識產權法院而言，是名副其實的快速、公正判決。該案例在現(xiàn)有判例中為我國商標侵權與行政確權“行民交叉”案件中明確民事程序優(yōu)先的司法判例，充分詮釋了最高人民法院關于“公正高效、避免循環(huán)訴訟，民事程序優(yōu)先”的司法政策，對知識產權的審判實踐具有典型的指導意義。

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作者：謝有林

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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