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原標(biāo)題:指導(dǎo)案例2號“原北京市工商局豐臺分局查處北京宏源利得商貿(mào)有限公司侵犯Tiger等注冊商標(biāo)專用權(quán)案”的理解與適用
該指導(dǎo)案例辦案機(jī)關(guān)積極主動作為,正確理解“銷售不知道是侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品”內(nèi)涵,準(zhǔn)確適用銷售商免責(zé)條款,依法嚴(yán)厲打擊了以“銷售不知道是侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品”為名,行“侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)” 之實的違法行為,讓侵權(quán)者付出沉重代價,極大地震懾了不法分子。該指導(dǎo)案例對于查辦銷售領(lǐng)域商標(biāo)侵權(quán)案件具有指導(dǎo)意義。
2020年12月14日,國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布了知識產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法指導(dǎo)案例“原北京市工商行政管理局豐臺分局查處北京宏源利得商貿(mào)有限公司侵犯Tiger等注冊商標(biāo)專用權(quán)案”(指導(dǎo)案例2號)。下面就該指導(dǎo)案例的理解與適用進(jìn)行說明。
一、推選經(jīng)過和指導(dǎo)意義
該案由原北京市工商行政管理局豐臺分局于2018年11月12日辦結(jié)。辦案機(jī)關(guān)依法認(rèn)定當(dāng)事人的行為屬于銷售侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品的行為,并進(jìn)行了行政處罰。行政處罰決定作出后,當(dāng)事人未提出行政復(fù)議或提起行政訴訟。案例由北京市知識產(chǎn)權(quán)局向國家知識產(chǎn)權(quán)局報送推薦。根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局《關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法案例指導(dǎo)工作的規(guī)定(試行)》,經(jīng)審核遴選、專家評審、案例指導(dǎo)工作委員會審議,認(rèn)為該案例涉及“銷售不知道是侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品”的行為認(rèn)定問題,在指導(dǎo)類似案件的查處方面具有借鑒意義,可作為備選指導(dǎo)案例。2020年12月,經(jīng)國家知識產(chǎn)權(quán)局局務(wù)會審議通過,該案例作為第一批指導(dǎo)案例發(fā)布。
該指導(dǎo)案例辦案機(jī)關(guān)積極主動作為,正確理解“銷售不知道是侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品”內(nèi)涵,準(zhǔn)確適用銷售商免責(zé)條款,依法嚴(yán)厲打擊了以“銷售不知道是侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品”為名,行“侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)” 之實的違法行為,讓侵權(quán)者付出沉重代價,極大地震懾了不法分子。該指導(dǎo)案例對于查辦銷售領(lǐng)域商標(biāo)侵權(quán)案件具有指導(dǎo)意義。
二、案件要點的理解與說明
(一)銷售商免責(zé)制度。
該指導(dǎo)案例的焦點問題是“銷售不知道是侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品”的行為認(rèn)定?!渡虡?biāo)法》第五十七條第(三)項明確“銷售侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品的”屬于侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為。執(zhí)法實踐中,部分銷售商并不知曉其銷售的商品侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán),如果將此類行為一概而論全部追究侵權(quán)責(zé)任顯失公平。因此,為了在保護(hù)商標(biāo)權(quán)人合法權(quán)益的同時,降低交易成本、保障商業(yè)流通;在維護(hù)市場秩序穩(wěn)定、安全的同時尋求商標(biāo)權(quán)人與銷售商的利益平衡,2013年商標(biāo)法第三次修正時設(shè)立了銷售商免責(zé)條款,第六十條第二款規(guī)定“銷售不知道是侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品,能證明該商品是自己合法取得并說明提供者的,由工商行政管理部門責(zé)令停止銷售?!痹撁庳?zé)制度的設(shè)立旨在通過銷售商追查生產(chǎn)商,并追究生產(chǎn)者的侵權(quán)責(zé)任,繼而從生產(chǎn)源頭上制止和打擊侵權(quán)行為。根據(jù)該規(guī)定,銷售商免除侵權(quán)行政責(zé)任需同時滿足以下三個要件:一是不知道所銷售的商品是侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品;二是銷售商能夠證明商品是自己合法取得的;三是銷售商能說明商品提供者。
(二)“不知道”的理解與界定。
TRIPS協(xié)定第四十七條規(guī)定:“各成員可規(guī)定,司法機(jī)關(guān)有權(quán)責(zé)令侵權(quán)人將生產(chǎn)和分銷侵權(quán)貨物或服務(wù)過程中涉及的第三方的身份及其分銷渠道告知權(quán)利持有人,除非此點與侵權(quán)的嚴(yán)重程度不相稱。”即TRIPS 協(xié)定要求侵權(quán)產(chǎn)品的銷售者有義務(wù)把生產(chǎn)或者銷售侵權(quán)產(chǎn)品的侵權(quán)人身份信息等告知司法機(jī)關(guān)。但該條并未對侵權(quán)產(chǎn)品銷售商主觀過錯標(biāo)準(zhǔn)以及賠償責(zé)任作出明確規(guī)定。
1983年和1993年的商標(biāo)法并未對“不知道”作出規(guī)定。二十一世紀(jì)初,中國加入世界貿(mào)易組織,為使我國法律和《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)定》(以下簡稱TRIPS協(xié)定)接軌,知識產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)進(jìn)行了全面修訂。2001年第二次修正的商標(biāo)法中首次出現(xiàn)了“不知道”的相關(guān)規(guī)定,并保留至今?,F(xiàn)行商標(biāo)法將“不知道”作為銷售商免責(zé)的必要條件,而非不侵權(quán)條件,即銷售行為本身已構(gòu)成侵權(quán),只是在滿足一定要件的情形下免除銷售商的侵權(quán)行政責(zé)任和民事責(zé)任。
此外,與商標(biāo)法同屬于知識產(chǎn)權(quán)法律體系的專利法及其司法解釋的相關(guān)規(guī)定對理解商標(biāo)法中規(guī)定的“不知道”具有一定的參照意義。2000年第二次修正的專利法第六十三條對“不知道”作出規(guī)定“為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品,能證明其產(chǎn)品合法來源的,不承擔(dān)賠償責(zé)任。”2008年修訂的專利法第七十條進(jìn)一步將免責(zé)主體擴(kuò)張為使用者、銷售者、許諾銷售者。2016年最高人民法院出臺的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》對專利法規(guī)定的 “不知道”的含義作出具體解釋。其第二十五條規(guī)定“為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品,且舉證證明該產(chǎn)品合法來源的,對于權(quán)利人請求停止上述使用、許諾銷售、銷售行為的主張,人民法院應(yīng)予支持,但被訴侵權(quán)產(chǎn)品的使用者舉證證明其已支付該產(chǎn)品的合理對價的除外。本條第一款所稱不知道,是指實際不知道且不應(yīng)當(dāng)知道。
2020年5月28日通過的民法典,將“知道” 與“應(yīng)當(dāng)知道”并列使用,即明確“應(yīng)當(dāng)知道”屬于“知道”,而非“不知道”。例如,第一百四十九條規(guī)定 “第三人實施欺詐行為,使一方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為,對方知道或者應(yīng)當(dāng)知道該欺詐行為的,受欺詐方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以撤銷。”;第一百六十七條規(guī)定“代理人知道或者應(yīng)當(dāng)知道代理事項違法仍然實施代理行為,或者被代理人知道或者應(yīng)當(dāng)知道代理人的代理行為違法未作反對表示的,被代理人和代理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。”民法語境下,“知道”包括“知道”和“應(yīng)當(dāng)知道”,即明知和應(yīng)知。基于此,國家知識產(chǎn)權(quán)局2020年6月15日印發(fā)的《商標(biāo)侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)》中明確“可以認(rèn)定當(dāng)事人明知或者應(yīng)知的情形”不屬于“不知道”。
綜上,商標(biāo)法中 “不知道”的含義可以理解為實際不知道且不應(yīng)當(dāng)知道,明知或者應(yīng)知不屬于“不知道”。
(三)“不知道”的考量因素。
銷售商是否確實不知道其銷售商品是侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)商品,實際上是銷售商內(nèi)心的主觀心理活動,具有抽象性。如何認(rèn)定銷售商“實際不知道且不應(yīng)當(dāng)知道”,可以依據(jù)案件具體情況、客觀事實以及相關(guān)證據(jù),綜合考量以下因素作出認(rèn)定。
一是商品的進(jìn)貨價格和進(jìn)貨渠道。銷售商對于價格明顯低于同類商品市場價格的商品應(yīng)承擔(dān)更高的審查義務(wù)。商品價格受商品質(zhì)量、知名度、營銷策略等多種因素影響可能存在較大差異,但購入商品的價格與正品的市場價格存在重大差異,如遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同類商品的通常價格時,一般可認(rèn)定銷售者未盡到合理的審查義務(wù)。同時,銷售商的進(jìn)貨渠道須具備合法性,即銷售商在確定供貨渠道時,應(yīng)審核供貨方主體資格,對于來源不明的供貨不屬于“銷售不知道”的情形。
二是商品的特殊性質(zhì)。食品、藥品、保健食品、煙花爆竹、化工、酒類等商品,因涉及人民群眾生命安全,相應(yīng)的法律法規(guī)會在生產(chǎn)、運輸、銷售等方面作出特殊規(guī)定。如銷售商違反相關(guān)規(guī)定未盡到其應(yīng)盡的合理審查義務(wù),不滿足“銷售不知道”的要件。
三是涉案商標(biāo)的知名度。商標(biāo)知名度越高的商品,在市場上的影響力越大,特別是馳名商標(biāo),銷售商知曉該商品和商標(biāo)的可能性也越大,其審查義務(wù)越高。
四是銷售商的具體情況。對于規(guī)模大、經(jīng)濟(jì)實力雄厚、經(jīng)營時間長、具備法人資格的銷售商,其更有優(yōu)勢、能力和資源來判斷所購銷的商品是否可能侵犯他人注冊商標(biāo)專用權(quán),其具有更高的審查義務(wù),例如總經(jīng)銷商及上級經(jīng)銷商相較于終端零售商具有更高的審查義務(wù)。
五是其他考量因素。包括銷售商曾就類似糾紛與權(quán)利人有過民事訴訟并被法院認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的,或曾因為銷售同樣的產(chǎn)品受到相關(guān)行政執(zhí)法部門的查處,事后銷售商繼續(xù)銷售侵權(quán)產(chǎn)品的,銷售商曾為相關(guān)品牌代理商,銷售商或相關(guān)利害關(guān)系人曾經(jīng)注冊過相同、近似商標(biāo)被依法駁回的,總經(jīng)銷商或上級經(jīng)銷商的銷售行為被司法或行政機(jī)關(guān)認(rèn)定為侵權(quán)等。
本案中,商標(biāo)權(quán)利人的Tiger等商標(biāo)經(jīng)過多年使用和積累具有較高知名度,而侵權(quán)當(dāng)事人長期從事鞋類商品銷售,規(guī)模較大,其應(yīng)當(dāng)知道在服裝鞋帽領(lǐng)域具有較高知名度的商標(biāo)權(quán)利人商品及商標(biāo)情況。同時,通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)核查,侵權(quán)當(dāng)事人與供貨商存在股東交叉任職關(guān)系,侵權(quán)當(dāng)事人法定代表人是供貨商股東之一,出資比例為49%,而供貨商法定代表人同時也擔(dān)任侵權(quán)當(dāng)事人的財務(wù)、人事經(jīng)理,直接參與侵權(quán)當(dāng)事人的經(jīng)營活動。經(jīng)核查,供貨商曾于2016年12月16日申請注冊的第22296271號圖形商標(biāo)和第22296228號圖形商標(biāo)因與商標(biāo)權(quán)人株式會社愛世克私的第168844號、第5875805號和第5875802號圖形商標(biāo)構(gòu)成近似商標(biāo),已被商標(biāo)主管機(jī)關(guān)于2017年9月1日依法駁回。綜上,供貨商實際知道相關(guān)商品涉嫌侵犯商標(biāo)權(quán)人權(quán)益,侵權(quán)當(dāng)事人與供貨商系關(guān)聯(lián)公司,存在重大利益關(guān)系,其在實際知道或應(yīng)當(dāng)知道涉案商品涉嫌侵權(quán)的情況下,仍與供貨商簽訂銷售代理協(xié)議,大規(guī)模銷售涉案商品,企圖利用銷售商免責(zé)規(guī)定行侵權(quán)之實,違法故意明顯、違法事實確鑿,違法情節(jié)嚴(yán)重。
基于上述事實,辦案機(jī)關(guān)認(rèn)定侵權(quán)當(dāng)事人實際知道或應(yīng)當(dāng)知道其銷售行為涉嫌侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán),不符合銷售不知道是侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)商品的要件,不適用銷售商免責(zé)條款,其行為屬于商標(biāo)法第五十七條第(三)項規(guī)定的“銷售侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品”。辦案機(jī)關(guān)依據(jù)商標(biāo)法第六十條第二款規(guī)定,責(zé)令當(dāng)事人立即停止侵權(quán)行為,沒收侵權(quán)鞋類商品6687雙,并按照違法經(jīng)營額的5倍予以頂格處罰,罰款5577.35萬元。
三、其他需要說明的問題
該指導(dǎo)案例還涉及“合法取得”“說明提供者”的判斷問題。在“合法取得”要件方面,《商標(biāo)法實施條例》第七十九條對銷售商能夠證明商品是自己合法取得的情形進(jìn)行了細(xì)化規(guī)定。實踐中,銷售商通常會提供增值稅專用發(fā)票、進(jìn)貨發(fā)票、購貨合同、銷售清單、收貨清單、付款憑證、供貨單位證明等證據(jù)。銷售商提供的證據(jù)能夠證明其曾從供貨者處購入商品,原則上應(yīng)由其提供證據(jù)證明,且發(fā)票等證據(jù)上記載的商品、商標(biāo)、型號、價格、時間等要素需要與涉案商品、商標(biāo)、型號、價格、時間等要素一致,即涉案商品與來源于供貨者商品應(yīng)具有對應(yīng)性和一致性,方可視為合法取得。在“說明提供者”要件方面,《商標(biāo)侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)》第二十八條規(guī)定:商標(biāo)法第六十條第二款規(guī)定的“說明提供者”是指涉嫌侵權(quán)人主動提供供貨商的名稱、經(jīng)營地址、聯(lián)系方式等準(zhǔn)確信息或者線索。對于因涉嫌侵權(quán)人提供虛假或者無法核實的信息導(dǎo)致不能找到提供者的,不視為“說明提供者”。根據(jù)該規(guī)定, “說明提供者”要求提供準(zhǔn)確的信息或者線索,且能被查實。本案中,銷售商確實滿足銷售免責(zé)條款中的“合法取得”“說明提供者”兩個要件,但其不滿足“不知道”的要件,故不能免除侵權(quán)行政責(zé)任。
來源:國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:5倍頂格處罰,5577.35萬!北京一公司侵犯Tiger等注冊商標(biāo)專用權(quán)(點擊標(biāo)題查看原文)
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