國知局：2020年度商標(biāo)異議、評審典型案例

原標(biāo)題：國知局：2020年度商標(biāo)異議、評審典型案例

壹

第33953937號“中智行”商標(biāo)異議案

典型意義：打擊不以使用為目的、大量惡意進(jìn)行商標(biāo)注冊申請行為，規(guī)范商標(biāo)注冊秩序

一、 基本案情

異議人：中智行科技有限公司

被異議人：徐豪杰

被異議商標(biāo)：

異議人主要異議理由：被異議商標(biāo)侵犯了異議人的在先字號權(quán)；被異議人惡意搶注異議人在先使用的“中智行”商標(biāo)；被異議人在多個類別上申請注冊了170余件商標(biāo)，其中多件商標(biāo)與他人在先字號完全相同。被異議人不以使用為目的，違反誠實信用原則，擾亂了正常的商標(biāo)注冊秩序，損害了公共利益。

被異議人未在規(guī)定期限內(nèi)作出答辯。

經(jīng)審查，商標(biāo)局認(rèn)為，被異議商標(biāo)“中智行”指定使用于第39類“貨運；河運”等服務(wù)上。異議人稱被異議人惡意搶注其在先使用并有一定影響的商標(biāo)，并侵犯其在先字號權(quán)，但異議人提供的證據(jù)不足以證明在被異議商標(biāo)申請日前，異議人已于“貨運；河運”等相同或類似的服務(wù)上在先使用“中智行”商標(biāo)、商號并具有一定影響，異議人上述異議理由不成立。但經(jīng)查，被異議人先后在20多個商品或服務(wù)類別上申請注冊了170余件商標(biāo)，其中數(shù)十件商標(biāo)與他人企業(yè)字號相同或近似，如：“科旭業(yè)”“博盛尚”“瞬知”“禧滌”“VEONEER”“安軟慧視”“錙云科技”等，被異議人并未提交上述商標(biāo)使用證據(jù)及創(chuàng)作來源，亦未提供其意圖使用上述商標(biāo)的證據(jù)，其申請注冊商標(biāo)數(shù)量、類別明顯超出了市場主體的正常需求。結(jié)合被異議商標(biāo)與異議人具有一定獨創(chuàng)性的字號文字完全相同的事實，可以認(rèn)定被異議人申請被異議商標(biāo)的行為已構(gòu)成商標(biāo)法第四條所指的“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請”之情形。依據(jù)商標(biāo)法第四條、第三十五條規(guī)定，被異議商標(biāo)不予注冊。

二、 案件評析

   
本案焦點問題在于如何判斷是否構(gòu)成“不以使用為目的的惡意申請”，如何把握“不以使用為目的”和“惡意”兩個要件，應(yīng)綜合考慮申請人的行業(yè)特點、經(jīng)營范圍、經(jīng)營資質(zhì)等基本情況；申請人商標(biāo)注冊申請的數(shù)量、類別跨度和時間跨度等整體情況；商標(biāo)注冊申請的具體構(gòu)成、實際使用情況、以及申請人是否存在惡意注冊等多方面因素，綜合判斷其申請是否明顯不符合商業(yè)慣例、明顯超出正當(dāng)經(jīng)營需要和實際經(jīng)營能力以及明顯具有牟取不正當(dāng)利益之意圖。

本案中，被異議人作為一名自然人，先后在20多個商品或服務(wù)類別上申請注冊了170余件商標(biāo)，其申請注冊商標(biāo)指定商品或服務(wù)類別行業(yè)跨度較大，如第33類白酒、第5類人用藥等；其中包含了有較強(qiáng)行業(yè)屬性及資質(zhì)要求的特殊類別，如第7類金屬加工機(jī)械、第36類保險咨詢、第38類無線廣播服務(wù)等；被異議人申請商標(biāo)的數(shù)量、類別明顯超出了市場主體的正常需求，且存在大量涉嫌抄襲、模仿新興科學(xué)技術(shù)行業(yè)企業(yè)字號的行為。被異議人申請注冊商標(biāo)與他人在先使用且顯著性較強(qiáng)的商標(biāo)或字號近似程度之高，數(shù)量之多，實難謂巧合；且被異議人亦未能舉證證明被異議商標(biāo)為其獨立創(chuàng)作完成或說明其商標(biāo)設(shè)計創(chuàng)意來源，亦未提交上述商標(biāo)的使用證據(jù)。因此可以認(rèn)定被異議商標(biāo)的申請注冊屬于商標(biāo)法第四條“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請”之情形，不應(yīng)予以核準(zhǔn)注冊。

三、典型意義

本案是一件運用商標(biāo)法第四條對不以使用目的惡意申請商標(biāo)行為予以規(guī)制的案件。該條款的成立需要被異議人的申請注冊商標(biāo)達(dá)到一定數(shù)量，但并沒有絕對量化的標(biāo)準(zhǔn)，也不應(yīng)簡單地從申請數(shù)量去判斷，而是從申請商標(biāo)的“量”與“質(zhì)”等多個維度去考量、評價申請人的商標(biāo)注冊申請行為。本案中被異議人申請注冊數(shù)量并未達(dá)到特別巨大，但綜合考慮其注冊類別、數(shù)量，明顯超出其自身的正常需求和經(jīng)營能力，并且包括多件與他人企業(yè)字號完全相同的商標(biāo)，且未提交上述商標(biāo)使用證據(jù)及商標(biāo)創(chuàng)作來源，其行為亦不屬于為了開拓市場而進(jìn)行的合理商標(biāo)儲備。綜上，可以認(rèn)為被異議人的注冊申請行為構(gòu)成商標(biāo)法第四條所指情形。（國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局異議審查五處  楊軒 張東梅）

貳

第31919844號“草薙家族草薙京冒菜”商標(biāo)異議案

典型意義：打擊惡意損害他人虛擬角色名稱權(quán)益行為，保護(hù)在先權(quán)益人創(chuàng)新勞動成果

  
一、基本案情

異議人：日商SNK股份有限公司

被異議人：李興軍

被異議商標(biāo)：

指定使用服務(wù)：第43類“咖啡館、餐廳、快餐館、酒吧服務(wù)、活動房屋出租”等

異議人主要理由：“草薙京”是異議人《拳皇》等作品中獨創(chuàng)的重要角色名稱，被異議商標(biāo)的申請注冊侵犯其享有的合法在先權(quán)益，違反商標(biāo)法第三十二條的規(guī)定。被異議人未在規(guī)定期限內(nèi)答辯。

經(jīng)審查，商標(biāo)局認(rèn)為：在案證據(jù)顯示，“草薙京”是異議人《拳皇》系列中的核心虛擬人物?！度?4——初現(xiàn)崢嶸》游戲于1994年在MVS游戲機(jī)板上開始發(fā)售，并陸續(xù)推出《拳皇》系列游戲延續(xù)至今。異議人在2013年開放了中文官方網(wǎng)站，并入駐了新浪微博和騰訊微博兩大互動平臺，將《拳皇》系列游戲推進(jìn)中國市場，進(jìn)一步擴(kuò)大了這款系列游戲在我國的影響力?！安菟S京”作為這款系列游戲中的虛擬人物角色名稱，經(jīng)由異議人運營和長期宣傳使用已成為具有明確指向性、對應(yīng)性以及較高商業(yè)價值的名稱，該名稱包含的財產(chǎn)價值與經(jīng)濟(jì)利益，本質(zhì)上來源于異議人的智力創(chuàng)作與資本投入，應(yīng)由異議人享有。被異議商標(biāo)完整包含異議人具有較強(qiáng)獨創(chuàng)性和一定知名度的角色名稱，易使相關(guān)公眾認(rèn)為被異議商標(biāo)指定使用服務(wù)來源于“草薙京”角色名稱的相關(guān)權(quán)利人或與其具有特定聯(lián)系，進(jìn)而產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，使被異議人獲取本應(yīng)屬于異議人的交易機(jī)會。被異議人申請注冊被異議商標(biāo)的行為不當(dāng)利用了異議人所創(chuàng)立角色的知名度及影響力，可能會使異議人喪失因該角色名稱所帶來的商業(yè)價值或商業(yè)機(jī)會，對異議人在先權(quán)益造成損害，被異議商標(biāo)的申請注冊已構(gòu)成商標(biāo)法第三十二條所指“損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”之情形。依據(jù)商標(biāo)法第三十二條、第三十五條規(guī)定，被異議商標(biāo)不予注冊。

二、案件評析

本案焦點問題在于被異議商標(biāo)是否損害異議人“草薙京”角色名稱相關(guān)權(quán)益，構(gòu)成商標(biāo)法第三十二條所指“損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”的情形。

知名角色名稱具有較高的商業(yè)價值，不予保護(hù)將減損權(quán)利人財產(chǎn)性利益，具有法律保護(hù)的必要性和正當(dāng)性。本案異議人是《THE　KING　OF　FIGHTERS（拳皇）》等對戰(zhàn)性系列格斗游戲的知名游戲研發(fā)運營公司，“草薙京”為異議人知名系列游戲《拳皇》中核心角色名稱。被異議商標(biāo)指定使用的第43類“咖啡館、餐廳、快餐館、酒吧服務(wù)、活動房屋出租”等服務(wù)與網(wǎng)絡(luò)游戲的消費群體均以年輕人居多，而且在游戲、電競等服務(wù)場所，在提供相關(guān)服務(wù)的同時通常也會為游戲玩家提供餐飲甚至食宿等服務(wù)，在消費群體和消費場所等方面具有較高的重合度和關(guān)聯(lián)性。本案被異議商標(biāo)完整包含異議人具有較強(qiáng)獨創(chuàng)性和知名度的角色名稱，被異議人未就商標(biāo)創(chuàng)作來源做出合理解釋并提供相應(yīng)證據(jù)。被異議人未經(jīng)許可申請注冊被異議商標(biāo)易使相關(guān)公眾認(rèn)為被異議商標(biāo)指定使用服務(wù)來源于“草薙京”角色名稱相關(guān)權(quán)利人或與其具有特定關(guān)聯(lián)，進(jìn)而產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，不僅侵占真正智慧成果創(chuàng)作者潛在的商業(yè)利益和交易機(jī)會，而且不利于維護(hù)公平競爭的市場秩序。因此被異議商標(biāo)的注冊損害了異議人“草薙京”角色名稱權(quán)益。

三、典型意義

游戲產(chǎn)業(yè)是全球范圍內(nèi)發(fā)展最為迅猛的文化產(chǎn)業(yè)之一，因其承載巨大的商業(yè)利益，由此產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)糾紛增長迅速。本案是在網(wǎng)絡(luò)游戲衍生服務(wù)上對網(wǎng)絡(luò)游戲角色名稱權(quán)益給予商標(biāo)法保護(hù)的典型案例。在判斷申請注冊的商標(biāo)是否損害他人角色名稱權(quán)益時，需要綜合考慮角色名稱的知名度和影響力以及是否存在混淆誤認(rèn)的可能性。角色名稱的保護(hù)范圍與其知名度和影響力成正比，知名度越高，影響力越強(qiáng)，則混淆誤認(rèn)的可能性越大，保護(hù)范圍越寬。當(dāng)前商業(yè)環(huán)境下，游戲中角色名稱衍生產(chǎn)品和衍生服務(wù)發(fā)展日益多元化。當(dāng)申請注冊的商標(biāo)指定使用的商品或服務(wù)與他人角色名稱衍生產(chǎn)品或者衍生服務(wù)具有重合可能性時，應(yīng)當(dāng)從保護(hù)角色名稱承載的正當(dāng)利益、防止相關(guān)公眾誤認(rèn)的角度出發(fā)，堅決制止不正當(dāng)競爭行為，以保護(hù)市場主體創(chuàng)新創(chuàng)造的意愿和動力，促進(jìn)市場經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新繁榮發(fā)展。（國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局異議審查二處 張巖琪）

叁

第24438839號“亮神”商標(biāo)異議案

典型意義：打擊關(guān)聯(lián)公司聯(lián)合搶注他人電商名稱行為，維護(hù)公平競爭市場秩序

一、基本案情

異議人：永康市杜德工貿(mào)有限公司

被異議人：蕪湖烏梢蛇商貿(mào)有限公司

被異議商標(biāo)：

異議人主要理由：被異議商標(biāo)與異議人第9807838號“亮神　LIANGSHEN及圖”商標(biāo)構(gòu)成類似商品上的近似商標(biāo)。被異議商標(biāo)的注冊已構(gòu)成對異議人在先使用并有一定影響商標(biāo)的搶注。被異議人及其關(guān)聯(lián)公司惡意囤積商標(biāo)高達(dá)2000余件，多為天貓旗艦店品牌，不具備注冊商標(biāo)應(yīng)有的正當(dāng)性。

異議人提交的主要證據(jù)：被異議人及其部分關(guān)聯(lián)公司工商信息及商標(biāo)注冊情況，異議人京東及天貓店銷售記錄、品牌授權(quán)書，被異議人搶注其他天貓商家店鋪信息截圖等。

被異議人答辯理由主要為被異議商標(biāo)已在先使用并提供了包裝訂制合同、廣告制作合同等。

經(jīng)審查，商標(biāo)局認(rèn)為：被異議商標(biāo)指定使用于第11類“電炊具；烹飪用爐；烹調(diào)用裝置和設(shè)備”等商品，與引證商標(biāo)核定使用的第21類“家用器皿；廚房用具；晾衣架”等商品在功能用途上有一定區(qū)別，不屬于類似商品，故雙方商標(biāo)未構(gòu)成使用于類似商品上的近似商標(biāo)。異議人稱被異議人搶注其在先使用并有一定影響的商標(biāo)，但異議人提供的證據(jù)材料尚不足以證明在被異議商標(biāo)申請注冊日之前，異議人已在與被異議商標(biāo)指定使用商品相同或類似的商品上在先使用“亮神”商標(biāo)并使之具有一定影響，故上述異議理由不成立。

經(jīng)查，被異議人及關(guān)聯(lián)公司除本案被異議商標(biāo)外還申請注冊了大量與他人在先注冊或在先使用的商標(biāo)文字相同或近似的商標(biāo)，并已被多家主體提出異議，被異議人未就此作出合理解釋。據(jù)此，可以認(rèn)為被異議人申請注冊被異議商標(biāo)的行為具有明顯的抄襲、摹仿他人商標(biāo)的故意，該注冊行為擾亂了正常的商標(biāo)注冊管理秩序，違背了商標(biāo)法第四十四條第一款禁止“以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊”之立法精神，被異議商標(biāo)不予注冊。

二、案件評析

本案的重點在于判定被異議人申請注冊商標(biāo)是否屬于商標(biāo)法第四十四條第一款禁止的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”之情形，該條款所規(guī)制的主要為違反誠實信用原則，基于進(jìn)行不正當(dāng)競爭、牟取非法利益的目的，惡意注冊并損害公平競爭的市場秩序和商標(biāo)注冊管理秩序的情形。

本案中，被異議人先后在多類商品上申請注冊86件商標(biāo)，除本案被異議商標(biāo)外，另有“三書”、“夕姿”、“宜莎戀香”等多件商標(biāo)與他人天貓旗艦店名稱相同或近似，其中部分商標(biāo)已在注冊審查程序中被駁回，初步審定公告后被異議的16件商標(biāo)均因惡意注冊商標(biāo)而被不予核準(zhǔn)注冊。此外，被異議人關(guān)聯(lián)公司包括易縣北極狐商貿(mào)有限公司（申請79件商標(biāo)，被異議17件 ）、保定白子蓮花商貿(mào)有限公司（申請44件商標(biāo)，被異議5件）、保定森林鸮鶚商貿(mào)有限公司（申請81件商標(biāo)，被異議12件）等公司申請的部分商標(biāo)也均與他人天貓旗艦店名稱相同或近似，其中部分商標(biāo)已在注冊審查和異議程序中被駁回或不予核準(zhǔn)注冊，部分商標(biāo)在無效宣告程序中被認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)法第四十四條第一款所規(guī)定的“其他不正當(dāng)手段取得注冊”的情形。綜上并結(jié)合本案雙方商標(biāo)文字相同的事實，可以認(rèn)定被異議人大量注冊商標(biāo)的行為超出一般市場主體實際使用商標(biāo)的合理需要，且具有明顯的抄襲、摹仿他人商標(biāo)的故意，此種注冊申請行為不僅損害了其他市場主體的合法權(quán)益，同時也擾亂了正常的商標(biāo)注冊秩序，屬于商標(biāo)法第四十四條第一款所指的以“其他不正當(dāng)手段取得注冊”之情形。

三、典型意義

本案是一起典型的關(guān)聯(lián)公司聯(lián)合大量注冊，進(jìn)行不正當(dāng)競爭，擾亂商標(biāo)注冊秩序的案件。與其他惡意搶注案件不同的是，被異議人并不是搶注知名品牌，而是搶注天貓網(wǎng)店名稱。為了規(guī)避法律風(fēng)險，被異議人法定代表人名下同時注冊了多家公司，聯(lián)合申請注冊商標(biāo)，且均為抄襲、模仿天貓店鋪名稱。這種行為相當(dāng)具有隱蔽性，孤立審查很難用現(xiàn)有法律予以規(guī)制。商標(biāo)局對此類注冊申請的審查，不限于申請人本人，也包括與其存在特定關(guān)系的主體。在異議程序中通過查詢關(guān)聯(lián)企業(yè)信息、商標(biāo)申請審查、關(guān)聯(lián)案件審理情況等，對商標(biāo)申請人及關(guān)聯(lián)企業(yè)的申請注冊行為進(jìn)行綜合分析、研判，甄別是否具有惡意注冊情形，從而有效地限縮申請人惡意注冊的空間，更好地實現(xiàn)立法意圖，維護(hù)正常的商標(biāo)注冊和管理秩序。（國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局異議審查七處  龔家興）

肆

第33838169號“好待百”、第33827187號“夢多加喱”商標(biāo)異議案

典型意義：打擊惡意拆分申請國外知名商標(biāo)行為，保護(hù)在先商標(biāo)專用權(quán)和消費者利益

一、基本案情

異議人：好侍食品集團(tuán)本社株式會社

被異議人：南京姚盛商貿(mào)有限公司

被異議商標(biāo)：、

指定使用商品：第30類“食用淀粉；咖喱粉（調(diào)味品）”等。

引證商標(biāo)：、、

指定使用商品：第30類“食用淀粉；胡椒；咖喱粉”等。

異議人主要理由：被異議商標(biāo)與異議人引證第275135號“好侍”、第274651號“好侍”、第8081501號“好侍食品　溫馨美味盡在好侍H”、第4076864號“百夢多”商標(biāo)指定使用商品類似。被異議商標(biāo) “好待百”“夢多加喱”是對其引證商標(biāo)的改動、拆分，被異議商標(biāo)使用在其指定商品上，易使消費者對商品的來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，被異議商標(biāo)的申請注冊違反商標(biāo)法第三十條的規(guī)定。

異議人提交的主要證據(jù)為“好侍百夢多”咖喱的銷售票據(jù)、報刊、雜志等相關(guān)媒體的廣告宣傳等。

被異議人未在規(guī)定期限內(nèi)作出答辯。

經(jīng)審查，商標(biāo)局認(rèn)為：異議人的“好侍”、“百夢多”商標(biāo)經(jīng)過長期宣傳、使用，在咖喱產(chǎn)品行業(yè)已具有一定知名度，被異議商標(biāo)“好待百”、“夢多加喱”與異議人在先“好侍”、“百夢多”商標(biāo)在文字構(gòu)成上近似。被異議商標(biāo)與異議人引證商標(biāo)均指定使用于食用淀粉、咖喱粉等，并存使用易造成消費者對商品來源的混淆誤認(rèn)，因此雙方商標(biāo)構(gòu)成使用于類似商品上的近似商標(biāo)。被異議商標(biāo)的申請違反商標(biāo)法第三十條的規(guī)定，依法不予注冊。

二、案件評析

本案焦點問題為雙方商標(biāo)是否構(gòu)成類似商品上的近似商標(biāo)。商標(biāo)異議案件中對于商標(biāo)相同近似的判定同樣依據(jù)《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》，但在具體案件中還需對申請人的申請行為、引證商標(biāo)知名度、實際使用情況等因素進(jìn)行綜合考量。

   
首先，異議人在先商標(biāo)的實際使用情況和知名度。異議人提供的證據(jù)表明，異議人“好侍”、“百夢多”等商標(biāo)在被異議商標(biāo)申請注冊前均已獲準(zhǔn)注冊，并以商標(biāo)組合形式使用在“咖喱”等產(chǎn)品上，經(jīng)異議人長期廣泛宣傳使用，其在先實際使用的“好侍百夢多咖喱”商標(biāo)標(biāo)識已在相關(guān)公眾中具有一定知名度。

   
其次，被異議人申請注冊商標(biāo)的情況。本案被異議人除申請“好待百”“夢多加喱”外，還申請注冊了“好待百夢卶加喱”“好待白夢卶加喱”商標(biāo)。在商標(biāo)注冊申請的實質(zhì)審查中，將“好待百”“夢多加喱”隔離審查，與異議人在先注冊使用的商標(biāo)均尚可區(qū)分,但兩件單獨注冊商標(biāo)屬于同一被異議人，不能排除被異議人有商標(biāo)組合使用的意圖。從被異議人申請注冊情況來看，被異議人申請注冊“好待百”“夢多加喱”商標(biāo)有將異議人“好侍”“百夢多”等商標(biāo)與“咖喱”商品進(jìn)行改動、拆分注冊，從而逃避商標(biāo)審查的嫌疑，具有摹仿、攀附異議人具有知名度商標(biāo)的故意。被異議商標(biāo)“好待百”“夢多加喱”若獲準(zhǔn)注冊組合使用于指定商品上，與異議人具有知名度的“好侍百夢多咖喱”標(biāo)識高度近似。該商標(biāo)若在“咖喱粉（調(diào)味品）”等相同或類似商品上獲準(zhǔn)注冊，并在市場經(jīng)營活動中使用，相關(guān)公眾以一般注意力情況下，根本無法區(qū)分，易使消費者對商品的來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。

綜合考量上述情形，本案將兩商標(biāo)進(jìn)行并案處理，可以判定被異議商標(biāo)與異議人引證商標(biāo)構(gòu)成類似商品上的近似商標(biāo)，被異議商標(biāo)的注冊違反商標(biāo)法第三十條的規(guī)定。

三、典型意義

本案是一起典型的將國外知名商標(biāo)改動、拆分進(jìn)行注冊的案件。隨著商標(biāo)行政管理機(jī)關(guān)制止惡意注冊力度的加大，出現(xiàn)了很多更為隱蔽的搶注方式。如將他人知名商標(biāo)進(jìn)行改動、拆分等方式進(jìn)行注冊，此種注冊在審查程序不易發(fā)現(xiàn)。在異議程序中，通過查詢申請人的商標(biāo)注冊情況、考察在先商標(biāo)知名度情況，能夠及時發(fā)現(xiàn)、甄別具有搶注惡意的情形，對于圍繞同一在先知名商標(biāo)通過變形、拆分等方式進(jìn)行摹仿、抄襲的注冊申請行為，不再孤立審查，割裂各商標(biāo)之間的內(nèi)在聯(lián)系，而是將申請人在同一主觀惡意支配下申請的系列商標(biāo)作為整體考慮，將上述多個異議案件合并審理，從而全面考慮雙方商標(biāo)的近似程度、在先商標(biāo)的知名度，在后商標(biāo)申請人的主觀意圖等因素，以達(dá)到制止傍名牌，實現(xiàn)公平公正的審理結(jié)果之目的。（國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局異議審查六處  陳劍）

伍

第33255177號“橙米 CNMI”商標(biāo)異議案

典型意義：打擊侵犯他人著作權(quán)行為，保護(hù)知名企業(yè)商譽

   
一、基本案情

異議人：小米科技有限責(zé)任公司

被異議人：泉州廣玉電子商務(wù)有限公司

被異議商標(biāo)：

異議人主要理由：被異議商標(biāo)與異議人第32028118號、第10674961號“MI”等商標(biāo)構(gòu)成相同或類似商品上的近似商標(biāo)。被異議商標(biāo)侵犯了異議人在先美術(shù)作品著作權(quán)。被異議人未在法定期限內(nèi)答辯。

經(jīng)審查，商標(biāo)局認(rèn)為，被異議商標(biāo)指定使用于第7類“攪拌機(jī)；制食品用電動機(jī)械；熨衣機(jī)；廚房用電動機(jī)器”等商品上。異議人引證商標(biāo)核定使用于第7類“攪拌機(jī)；熨衣機(jī)；洗衣機(jī)；粉刷機(jī)；充電式掃地機(jī)”等商品上。雙方商標(biāo)指定使用商品屬于同一種或類似商品，被異議商標(biāo)完整包含異議人具有獨特設(shè)計的引證商標(biāo)，故雙方商標(biāo)構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)。異議人提供的著作權(quán)登記證書表明該作品于2011年9月創(chuàng)作完成，并于2012年7月在國家版權(quán)局進(jìn)行登記，異議人對該作品享有在先著作權(quán)。被異議商標(biāo)英文部分中的“MI”與該作品在設(shè)計手法、表現(xiàn)形式、視覺效果等方面相近，已構(gòu)成實質(zhì)性近似。異議人提供的證據(jù)材料證明，經(jīng)異議人長期使用和廣泛宣傳，該作品已在相關(guān)公眾中具有一定知名度，被異議人有接觸該作品的可能。因此，被異議人申請注冊被異議商標(biāo)已構(gòu)成對異議人在先著作權(quán)的侵犯。依據(jù)商標(biāo)法第三十條、第三十二條、第三十五條規(guī)定，被異議商標(biāo)不予注冊。

   
二、案件評析

本案的焦點問題為被異議商標(biāo)是否違反商標(biāo)法第三十條和第三十二條的規(guī)定。

(一) 雙方商標(biāo)是否構(gòu)成類似商品上的近似商標(biāo)。

本案中，異議人引證商標(biāo)設(shè)計獨特，具有獨創(chuàng)性，且經(jīng)異議人的長期使用和廣泛宣傳，具有了一定的知名度，被異議商標(biāo)完整包含了具有獨創(chuàng)性和一定知名度的引證商標(biāo)。同時其漢字部分“橙米”，亦與異議人商號及中文商標(biāo)“小米”含義有一定關(guān)聯(lián)，可見，被異議人主觀上具有摹仿異議人在先知名商標(biāo)，不正當(dāng)借助異議人商譽的意圖，此種意圖更易增加雙方商標(biāo)在市場上混淆的可能性。故雙方商標(biāo)構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)。

(二) 被異議商標(biāo)的注冊申請是否損害異議人著作權(quán)。

本案中，異議人提供的著作權(quán)登記證書時間明顯早于被異議商標(biāo)申請注冊時間，異議人對該作品享有在先著作權(quán)。且在被異議商標(biāo)申請注冊前，異議人已將標(biāo)識申請注冊為商標(biāo)。鑒于異議人提交的著作權(quán)登記證產(chǎn)生于被異議商標(biāo)申請注冊前，具有較強(qiáng)的證明力，其與商標(biāo)注冊證結(jié)合，在沒有相反證據(jù)予以推翻的情況下，可以推定異議人為著作權(quán)人。

在著作權(quán)歸屬確定的情況下，判斷訴爭商標(biāo)是否損害著作權(quán)，還需符合“實質(zhì)性相似+接觸可能”要件。

認(rèn)定實質(zhì)性相似主要考慮被異議商標(biāo)是否使用了異議人作品中具有獨創(chuàng)性的內(nèi)容。與商標(biāo)近似判斷并不完全相同，商標(biāo)近似通常以音、形、義整體判斷，但實質(zhì)性相似并不要求整體的近似性，只要其中某一部分與他人在先作品在設(shè)計手法上雷同即構(gòu)成實質(zhì)性相似。本案中，只是被異議商標(biāo)的一部分，但該部分與異議人享有著作權(quán)的作品在構(gòu)成元素、設(shè)計手法、視覺效果上完全相同，可以認(rèn)為二者構(gòu)成實質(zhì)性相似。

是否具有接觸可能，通常作品如在先發(fā)表、作為商標(biāo)公開或進(jìn)行商業(yè)使用，可以推定接觸。本案中，異議人商標(biāo)在先申請并經(jīng)初步審定公告，已在先公開，同時異議人在市場亦將作為其主要商業(yè)標(biāo)識進(jìn)行使用和廣泛宣傳，并具有一定知名度。因此，可以認(rèn)為被異議人有接觸異議人作品的可能。

綜合考慮以上因素，本案可以認(rèn)定被異議人申請注冊被異議商標(biāo)已構(gòu)成對異議人在先著作權(quán)的損害。

三、典型意義

本案是一起典型的制止“傍名牌”，對國內(nèi)知名品牌進(jìn)行保護(hù)的案件。本案中異議人同時主張商標(biāo)法第三十條、第三十二條。本案較好把握了兩個條款的立法意圖和構(gòu)成要件，在認(rèn)定商標(biāo)近似時，堅持整體觀察，并充分考慮異議人在先商標(biāo)知名度，被異議人攀附其商譽之主觀意圖；在認(rèn)定損害著作權(quán)時，準(zhǔn)確理解實質(zhì)性相似的判斷標(biāo)準(zhǔn)，回歸著作權(quán)保護(hù)之本意。本案典型意義在于，在商標(biāo)權(quán)與著作權(quán)并存的情況下，厘清兩種權(quán)利的保護(hù)要件和規(guī)則，兩個條款的運用并行不悖，有力地制止了商標(biāo)注冊申請中的“傍名牌”、“搭便車”的行為。（國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局異議審查四處呂紅艷）

陸

第36699370號“云銅” 等系列商標(biāo)無效宣告案

典型意義：嚴(yán)厲打擊不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請或以其他不正當(dāng)手段取得注冊

一、基本案情及分析

爭議商標(biāo)：

“云銅”、牛角圖形等系列97件商標(biāo)分別由云南云瑞之祥文化傳播有限公司（以下簡稱為“云瑞之祥”）、美國奧洛海集團(tuán)公司（以下簡稱為“美國奧洛?！保?、中國云銅集團(tuán)有限公司（以下簡稱為“中國云銅”）（上述三方公司統(tǒng)稱為被申請人）在多個商品及服務(wù)類別上注冊。云南銅業(yè)（集團(tuán)）有限公司（系列案件申請人，以下簡稱為“云南銅業(yè)集團(tuán)”）分別對上述“云銅”等系列商標(biāo)（以下稱爭議商標(biāo)）提出無效宣告請求。申請人主張其為1996年經(jīng)批準(zhǔn)成立的大型企業(yè), “云銅”作為申請人簡稱，已經(jīng)與申請人建立了唯一、固定的對應(yīng)關(guān)系。美國奧洛海、中國云銅均系以云瑞之祥為核心設(shè)立的公司，上述三家公司聯(lián)合囤積注冊大量“云銅”等商標(biāo)，虛假宣傳，以牟取非法利益，其系列注冊行為嚴(yán)重違反誠實信用原則，對商標(biāo)注冊秩序造成破壞，請求依據(jù)商標(biāo)法第四條、第四十四條第一款等規(guī)定，對爭議商標(biāo)予以無效宣告。被申請人在我局規(guī)定期限內(nèi)未予答辯。

我局審理認(rèn)為，在案證據(jù)顯示爭議商標(biāo)申請日前，“云銅”已作為申請人云南銅業(yè)（集團(tuán)）有限公司企業(yè)名稱的簡稱與申請人形成對應(yīng)關(guān)系，在有色金屬行業(yè)具有一定知名度。爭議商標(biāo)與申請人的企業(yè)名稱的簡稱完全相同，被申請人對此無合理解釋。被申請人三方核心股東重合，中國云銅昆明代表處與云瑞之祥地址相同，上述三家公司具有關(guān)聯(lián)關(guān)系。云瑞之祥、美國奧洛海以及被申請人在全部45個商品及服務(wù)類別上通過申請注冊、轉(zhuǎn)讓等方式大量持有“云銅”及與云南銅業(yè)集團(tuán)企業(yè)標(biāo)識完全相同的牛角圖形等商標(biāo)，并以此為權(quán)利基礎(chǔ)對申請人提出多起民事侵權(quán)訴訟，同時通過中金通匯國際投資有限公司向申請人關(guān)聯(lián)公司發(fā)出報價80億元人民幣的《關(guān)于就“云銅”等商標(biāo)進(jìn)行合作與服務(wù)的報告》。被申請人三方公司大量申請、囤積注冊商標(biāo)，以合作為名索取高額轉(zhuǎn)讓費，同時利用注冊商標(biāo)進(jìn)行惡意訴訟，中國云銅在其官網(wǎng)發(fā)布于2019年和2020年其分別以2.34億美元和43.7億美元收購美國奧洛海持有的“云銅”商標(biāo)進(jìn)行炒作。上述行為明顯有悖于誠實信用原則，具有通過搶注商標(biāo)牟取不當(dāng)利益的目的，嚴(yán)重擾亂了正常的商標(biāo)注冊秩序，已構(gòu)成2019年商標(biāo)法第四條“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請”以及2013年和2019年商標(biāo)法第四十四條第一款所指“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”之情形。

二、典型意義

規(guī)制惡意注冊、保護(hù)合法在先權(quán)利，商標(biāo)確權(quán)授權(quán)案件審理實踐中所涉及的法律條款包括商標(biāo)法第十三條、第十五條以及第三十二條。若系爭商標(biāo)權(quán)利人的注冊行為超出損害特定民事權(quán)益，構(gòu)成不正當(dāng)占用公共資源、損害公共利益、擾亂商標(biāo)注冊秩序或者其他不正當(dāng)方式謀取不正當(dāng)利益等其他不正當(dāng)手段取得注冊情形，則屬于商標(biāo)法第四十四條第一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”情形調(diào)整的范圍。2019年商標(biāo)法（以下稱新商標(biāo)法）第四條增設(shè)了“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請，應(yīng)當(dāng)予以駁回”的規(guī)定，旨在堅決遏制“不以使用為目的”的惡意申請商標(biāo)行為，打擊囤積商標(biāo)的注冊申請行為。該條款中“不以使用為目的的注冊”以“惡意”為限定，即豁免了對于申請人為防止他人搶注其注冊商標(biāo)基于防御目的申請相同或近似商標(biāo)以及為具有現(xiàn)實預(yù)期的未來業(yè)務(wù)預(yù)先適量申請商標(biāo)的情形。商標(biāo)申請人“不以使用為目的”的大量申請商標(biāo)和意欲借此牟利，囤積商標(biāo)構(gòu)成不正當(dāng)占用商標(biāo)資源和擾亂商標(biāo)注冊秩序，此為第四條所規(guī)制的“惡意”。新商標(biāo)法第四條和第四十四條第一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”情形中惡意申請注冊的商標(biāo)均不不以系爭商標(biāo)申請人本人申請注冊的商標(biāo)為限，還包括與該行為人具有串通合謀行為或者具有特定身份關(guān)系或者其他特定聯(lián)系的自然人、法人或者其他組織申請注冊的商標(biāo)。

“云銅”等系列無效宣告案件中，云瑞之祥、美國奧洛海、中國云銅三方關(guān)聯(lián)公司在全部45個商品及服務(wù)類別上通過申請注冊、相互轉(zhuǎn)讓等方式大量持有與申請人知名企業(yè)名稱簡稱及企業(yè)標(biāo)識相同的“云銅”及牛角圖形等商標(biāo)，并以此為權(quán)利基礎(chǔ)對申請人提起多個民事侵權(quán)訴訟，同時通過第三方向申請人關(guān)聯(lián)公司發(fā)出報價數(shù)十億元人民幣的“云銅”系列商標(biāo)轉(zhuǎn)讓邀約，發(fā)布天價收購“云銅”商標(biāo)新聞意圖炒作。上述大量囤積商標(biāo)、以此牟利的惡意注冊行為，嚴(yán)重違反了誠實信用原則且破壞了商標(biāo)注冊秩序，在社會上造成惡劣影響，足可見商標(biāo)注冊的“惡意”且已構(gòu)成“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”之情形。

新商標(biāo)法第四條在設(shè)置方面強(qiáng)調(diào)規(guī)制“不以使用為目的”的惡意注冊，商標(biāo)是否以使用為目，可作為區(qū)分該法律條款和第四十四條第一款的適用依據(jù)。值得注意的，兩個法律條款設(shè)置的根本均源于商標(biāo)注冊人違反誠信義務(wù)。當(dāng)商標(biāo)權(quán)人的注冊行為不具備真實使用意圖，不當(dāng)占用了公共資源，客觀結(jié)果均造成對商標(biāo)注冊秩序的擾亂和公平競爭市場秩序的沖擊，此時二者在法律適用上存在競合。打擊惡意注冊要保持高壓態(tài)勢，多效并舉、合理運用法律規(guī)范商標(biāo)注冊行為，是營造良好營商環(huán)境的初心和踐行。（國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局評審四處 張丁萍）

柒

第32315366號“圖形（三維標(biāo)志、指定顏色）”商標(biāo)駁回復(fù)審案

典型意義：對三維標(biāo)志商標(biāo)顯著性和功能性審查、使用獲得顯著性審查具有指導(dǎo)意義

一、基本案情

申請人：費列羅有限公司

申請商標(biāo)圖樣:

（一）駁回理由

申請商標(biāo)使用在指定商品上，缺乏顯著性，不具備商標(biāo)識別作用，違反了商標(biāo)法第十一條第一款第（三）項的規(guī)定。

（二）國家知識產(chǎn)權(quán)局決定

申請商標(biāo)是由蛋殼狀三維標(biāo)志、紅藍(lán)白三種顏色和外文“Kinder”組合而成的立體商標(biāo)，其中帶有指定顏色的蛋殼狀三維標(biāo)志使用在“巧克力”商品上具有顯著特征，外文“Kinder”使用在復(fù)審商品上亦具有顯著特征。同時，申請人提交的證據(jù)可以證明該三維標(biāo)志商標(biāo)自進(jìn)入中國市場起，通過廣泛宣傳和大力推廣，使得該商標(biāo)在“巧克力”商品上已具有一定知名度，并與申請人形成唯一對應(yīng)關(guān)系。綜上，申請商標(biāo)在上述商品上具有顯著性，并通過實際使用進(jìn)一步增強(qiáng)了其識別性，可以起到區(qū)分商品來源的作用。申請商標(biāo)指定使用在巧克力商品上的注冊申請予以初步審定。申請商標(biāo)指定使用的“甜食”商品涉及范圍較廣，且不明確，同時在案證據(jù)不足以證明其在甜食商品上經(jīng)使用已產(chǎn)生顯著性。綜上，申請商標(biāo)在甜食商品上的注冊申請予以駁回。

二、案件評析

三維標(biāo)志商標(biāo)和其他類型的商標(biāo)一樣，都要接受禁用條款、顯著特征和相同、近似審查，此外，三維標(biāo)志商標(biāo)還要接受功能性審查，而顯著性和非功能性是立體商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊的關(guān)鍵。

（一）三維標(biāo)志商標(biāo)顯著性與非功能性

顯著性是商標(biāo)的基本屬性。按照《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》，三維標(biāo)志顯著性的判定需要審查三維標(biāo)志是否屬于基本、簡單和普通的立體形狀；裝飾性的立體形狀；行業(yè)通用或常用商品的立體形狀及商品包裝物的立體形狀等，以相關(guān)公眾是否能夠以該標(biāo)志區(qū)分商品的來源為標(biāo)準(zhǔn)，針對指定使用的商品逐項審查。

功能性要求體現(xiàn)在商標(biāo)法第十二條對三維標(biāo)志的規(guī)定中，其目的在于確保具有實用價值的商品特征不能通過獲取可無限續(xù)展的注冊商標(biāo)專用權(quán)的方式來永久保護(hù)，以鼓勵合法的市場競爭。

顯著性與三維標(biāo)志非功能性問題在實踐中往往存在交叉，比如獨特的設(shè)計就容易吸引審查員關(guān)注其顯著性而忽視其可能存在功能性的注冊障礙，所以明確二者的區(qū)別，是十分必要的。通常情況下，具有性質(zhì)功能性、技術(shù)功能性的商品形狀可以通過外觀設(shè)計專利權(quán)進(jìn)行保護(hù)；具有美學(xué)功能性的商品形狀可以通過著作權(quán)尋求保護(hù)；而商標(biāo)權(quán)保護(hù)的是顯著性，即使該三維標(biāo)志是作者獨立創(chuàng)作的，但它若不能識別商品或服務(wù)的來源,則無法獲得商標(biāo)法的保護(hù)。具有功能性的三維標(biāo)志經(jīng)過使用是否可以獲準(zhǔn)商標(biāo)注冊呢？事實上，第十二條并無但書，即該條列舉的三種三維標(biāo)志即使經(jīng)過長期使用，仍然不能被注冊為商標(biāo)?；谏鲜龇治?，三維標(biāo)志商標(biāo)的非功能性與顯著性這兩個要件需要分別審查，不應(yīng)混同。

就本案而言，申請商標(biāo)作為獨特造型的蛋形撕拉口式容器，申請使用在“巧克力”等商品上，該商品包裝的形狀既不是由商品自身的性質(zhì)而產(chǎn)生的立體形狀，也不是為了滿足某種技術(shù)效果的商品形狀，而且即使被其他包裝形狀所替代，并不會顯著影響消費者的購買選擇和“巧克力”等的實質(zhì)性價值。所以，本案申請商標(biāo)滿足申請立體商標(biāo)的非功能性要求。

如前文所述，獨創(chuàng)性并非三維標(biāo)志顯著性的判斷要件，但是，不可否認(rèn)的是，標(biāo)識獨創(chuàng)性有助于增強(qiáng)其作為立體商標(biāo)時的顯著性。本案申請人選擇蛋殼形立體形狀、紅白藍(lán)三色上下排列的顏色組合，并將字母組合置于蛋殼的中上部，有別于同行業(yè)巧克力商品的常用或慣用標(biāo)識，形成了具有獨特性的顯著整體形象。

（二）三維標(biāo)志商標(biāo)經(jīng)使用取得顯著性

三維標(biāo)志商標(biāo)通過使用是否足以使其發(fā)揮識別商品來源作用，應(yīng)當(dāng)綜合考量以下因素：使用三維標(biāo)志商標(biāo)的持續(xù)使用與宣傳的時間、地域、范圍、銷售規(guī)模等因素，以相關(guān)公眾為判斷主體，對指定使用商品逐一判定。關(guān)于上述標(biāo)志持續(xù)使用與宣傳的情況，本案中，費列羅有限公司提供的多家媒體報道、經(jīng)銷協(xié)議節(jié)選及銷售發(fā)票等證據(jù)可以證明，自2011年標(biāo)注三維標(biāo)志商標(biāo)的“巧克力”產(chǎn)品即進(jìn)入中國大陸市場，通過電視廣告、報紙等媒體對其進(jìn)行了廣泛宣傳，銷售范圍涉及全國多個省市，而且已持續(xù)使用長達(dá)近十年。在相關(guān)公眾的認(rèn)知中，形成了申請商標(biāo)與申請人之間的穩(wěn)定對應(yīng)關(guān)系，使得相關(guān)公眾能夠結(jié)合其三維標(biāo)志商標(biāo)對商品的來源進(jìn)行認(rèn)知，即申請商標(biāo)具有了識別商品來源的作用。關(guān)于指定使用商品保護(hù)范圍的判定，申請注冊商標(biāo)經(jīng)使用取得顯著特征的標(biāo)志，應(yīng)當(dāng)限定在實際使用的商品上，即本案申請商標(biāo)在“巧克力”商品上予以保護(hù)。

三、典型意義

在案件審理實踐中，商標(biāo)申請人申請注冊立體商標(biāo)的案件日趨增多，本文從三維標(biāo)志商標(biāo)的顯著性與功能性審查方面進(jìn)行逐一分析論述，明確了二者的關(guān)系，并結(jié)合案例重點分析了三維標(biāo)志商標(biāo)經(jīng)使用取得顯著性所需要考量的因素，希望為以后此類涉及非傳統(tǒng)類型商標(biāo)案件的解決提供有益的思路。（國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局評審八處  姚繼蓮）

捌

第18338886號顏色組合商標(biāo)無效宣告案

典型意義：對顏色組合商標(biāo)審查具有指導(dǎo)意義、保護(hù)民族裝備制造業(yè)知識產(chǎn)權(quán)

第18338886號、第18338885號顏色組合商標(biāo)因顯著性問題被多個主體提起無效宣告申請，在行業(yè)內(nèi)影響較大。因兩商標(biāo)案情相似，下文僅針對第18338886號無效宣告案作分析闡釋。

一、 基本案情

申請人：湖南杰希重工有限公司、惠州市契貝科技有限公司鄧某、湖南鵬翔星通汽車有限公司
被申請人：中聯(lián)重科股份有限公司

爭議商標(biāo)：

（一）申請人主張

爭議商標(biāo)的注冊申請不符合顏色組合商標(biāo)的形式審查要求；爭議商標(biāo)的顏色組合是行業(yè)內(nèi)機(jī)械產(chǎn)品的通用色；該顏色組合未經(jīng)被申請人大量使用并起到區(qū)分產(chǎn)品來源的作用。故請求對爭議商標(biāo)予以宣告無效。

（二）國家知識產(chǎn)權(quán)局審理與裁定

首先，被申請人按照《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》中顏色組合商標(biāo)形式審查規(guī)定的要求提交了表示顏色組合方式色塊的彩色圖樣并進(jìn)行了相關(guān)聲明、說明了顏色名稱和色號、描述了其在商業(yè)活動中的具體使用方式，故爭議商標(biāo)的注冊申請符合顏色組合商標(biāo)的形式審查要求。其次，申請人提交的證據(jù)不能證明該顏色組合已經(jīng)成為同類商品的描述性顏色。最后，該顏色組合作為被申請人混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、環(huán)境產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)品的新涂裝于2015年4月15日進(jìn)行了全球發(fā)布，并在2015年9月3日的世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年閱兵儀式上進(jìn)行了展示，諸多媒體進(jìn)行了相關(guān)報道，上述證據(jù)可以證明該顏色組合在爭議商標(biāo)申請日前經(jīng)過大量使用和宣傳，已與被申請人形成了對應(yīng)關(guān)系，可以起到區(qū)分商品來源的作用。因此，爭議商標(biāo)的申請注冊并不違反商標(biāo)法第十一條第一款第（三）項的規(guī)定。

二、 案例評析

（一）顏色組合商標(biāo)的形式審查

根據(jù)《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》中“顏色組合商標(biāo)的審查”規(guī)定可知，目前對于顏色組合商標(biāo)的申請要求必須具備三個基本要件：在申請書中予以聲明；提交清晰彩色圖樣，并說明顏色名稱和色號；說明商標(biāo)的具體使用方式。本案被申請人按照上述要求進(jìn)行了聲明，提交了彩色圖樣并對顏色名稱和色號進(jìn)行了說明，亦說明了商標(biāo)的具體使用方式，因此，該顏色組合商標(biāo)的注冊申請符合相關(guān)的形式審查要求。

（二）顏色組合商標(biāo)的實質(zhì)審查

本案重點是顏色組合商標(biāo)顯著特征的審查。顏色組合商標(biāo)的顯著性問題有兩個層次，基底的層次是“作為商標(biāo)”意義上的顯著性，是指在相關(guān)公眾的認(rèn)知習(xí)慣里，某個標(biāo)識是不是“商標(biāo)”。第二個層次是在此基礎(chǔ)上，討論商標(biāo)的顯著性，即區(qū)分商品來源的識別作用，包括固有顯著性和獲得顯著性②。

1、顏色組合作為商標(biāo)的可識別性問題

一般情況下，顏色組合在相關(guān)公眾的認(rèn)知習(xí)慣中不易被當(dāng)作商標(biāo)加以識別，但隨著近年來市場主體使用習(xí)慣的培養(yǎng)，消費者逐漸形成了將顏色組合作為商品或服務(wù)來源識別標(biāo)志的認(rèn)知習(xí)慣，加之該顏色組合進(jìn)行了色差安排的設(shè)計，因此，其具有作為商標(biāo)的可識別性。

2、顏色組合商標(biāo)的固有顯著性問題

《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》中將對指定使用商品的天然顏色、商品本身或者包裝物以及服務(wù)場所通用或常用顏色具有描述性的顏色組合排除在具有顯著特征的顏色組合商標(biāo)之外。而本案申請人提交的證據(jù)不能證明該顏色組合在爭議商標(biāo)申請日前屬于同類商品的描述性顏色。

3、顏色組合商標(biāo)使用獲得顯著性的考慮因素及具體適用

在判定顏色組合商標(biāo)是否經(jīng)過使用獲得顯著特征時，應(yīng)結(jié)合《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》中判定某個標(biāo)志是否經(jīng)過使用取得顯著特征的一般性規(guī)定，考慮顏色組合商標(biāo)自身情況、相關(guān)公眾認(rèn)知習(xí)慣、同行業(yè)使用情況和慣例、顏色組合商標(biāo)的使用和宣傳情況，以判定系爭商標(biāo)是否與申請主體產(chǎn)生了穩(wěn)定對應(yīng)聯(lián)系，是否具備了區(qū)分商品或服務(wù)來源的功能為標(biāo)準(zhǔn)。前三項考慮因素在上述商標(biāo)的可識別性和固有顯著性問題中已經(jīng)進(jìn)行剖析，故下文主要從顏色組合商標(biāo)的使用和宣傳角度進(jìn)行分析。

本案被申請人提交的其在長沙、米蘭召開新涂裝全球發(fā)布會的報道資料、參展圖片和合同、參與反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年閱兵儀式的資料以及在爭議商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊后的參展資料分別可以證明該顏色組合商標(biāo)使用和宣傳地域的普遍性、受眾范圍的廣泛性、宣傳強(qiáng)度、持續(xù)使用情況?；诖俗阋耘卸?，在爭議商標(biāo)申請日前，在相關(guān)公眾的認(rèn)知中，該顏色組合商標(biāo)已經(jīng)與被申請人建立了可以相互指代的穩(wěn)定對應(yīng)聯(lián)系，具備了區(qū)分商品來源的功能，可以起到區(qū)分商品來源的作用，且通過使用進(jìn)一步強(qiáng)化了其顯著性。因此，該顏色組合商標(biāo)的注冊被我局予以維持。

三、典型意義

隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和知識產(chǎn)權(quán)制度的不斷完善，顏色組合商標(biāo)逐漸成為消費者識別商品來源的一種重要手段。作為非傳統(tǒng)商標(biāo)，顯著性是顏色組合商標(biāo)審查的難點，上述評析從顏色組合商標(biāo)的可識別性、固有顯著性、使用獲得顯著性等多方面進(jìn)行了深入剖析，對厘清顏色組合商標(biāo)顯著性的問題進(jìn)而滿足顏色組合商標(biāo)保護(hù)的迫切需要具有重要意義。（國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局評審八處 賈玉竹）

玖

第12676248號“上海故事STORY OF shanghai及圖”商標(biāo)無效宣告案

典型意義：首次運用巡回口審方式查清案件復(fù)雜事實、準(zhǔn)確界定商標(biāo)在先使用商標(biāo)共存等問題

爭議商標(biāo)：

引證商標(biāo)：

一、基本案情

申請人：上海故事絲綢發(fā)展有限公司

被申請人：杭州綾絕頂服飾有限公司

爭議商標(biāo)：第12676248號“上海故事 STORY OF SHANGHAI”商標(biāo)

申請人的主要理由：一、“上海故事”是申請人使用多年并已建立極高知名度的注冊商標(biāo)。爭議商標(biāo)與申請人的第10087133號“上海故事”商標(biāo)（以下稱引證商標(biāo)）構(gòu)成類似商品上的近似商標(biāo)。二、爭議商標(biāo)的實際使用容易使消費者對商品來源、品質(zhì)等特點產(chǎn)生誤認(rèn)，爭議商標(biāo)的實際使用將具有欺騙性。被申請人有意摹仿他人在先知名商標(biāo)的行為也將產(chǎn)生“不良影響”，并屬于以“其他不正當(dāng)手段”申請商標(biāo)注冊的行為。三、被申請人股東親屬曾在申請人公司工作，屬于明知爭議商標(biāo)存在并進(jìn)行搶注的行為。四、被申請人具有惡意注冊他人在先知名商標(biāo)和不誠信的行為，擾亂了商標(biāo)注冊秩序和市場競爭秩序。綜上，請求依據(jù)2013年商標(biāo)法第四條、第十條第一款第（七）和（八）項、第十五條第二款、第三十條、第四十四條第一款、第四十五條的規(guī)定，對爭議商標(biāo)予以無效宣告。

被申請人答辯的主要理由：一、被申請人及控股股東最早自2002年起經(jīng)營上海故事品牌，遠(yuǎn)早于申請人引證商標(biāo)的申請注冊日。二、依據(jù)2013年商標(biāo)法第五十九條第三款的規(guī)定，在先使用并未注冊的商標(biāo)經(jīng)使用具有一定知名度之后都可以與已注冊商標(biāo)商標(biāo)共存，本案中爭議商標(biāo)在先使用具有一定知名度并且已經(jīng)注冊的商標(biāo)能夠與本案引證商標(biāo)共存。三、爭議商標(biāo)與引證商標(biāo)不構(gòu)成近似商標(biāo)。四、爭議商標(biāo)為被申請人獨創(chuàng)，不存在任何主觀惡意行為。綜上，請求維持爭議商標(biāo)的注冊。

二、案情解析

被申請人主張依據(jù)2013年商標(biāo)法第五十九條第三款的規(guī)定爭議商標(biāo)可與引證商標(biāo)共存。2013年商標(biāo)法第五十九條第三款規(guī)定“商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識?！笔紫龋摋l款旨在保護(hù)已經(jīng)在市場上在先自創(chuàng)并善意使用的未注冊但有一定影響商標(biāo)所有人的權(quán)益，并非商標(biāo)授權(quán)確權(quán)條款。其次，被申請人所謂早期經(jīng)營“上海故事”及“STORY OF shanghai”品牌的證據(jù)不能證明是其自創(chuàng)使用。根據(jù)在案證據(jù)可知，上海紫琦服飾有限公司與申請人的法定代表人均為楊求良，同時上海紫琦服飾有限公司亦為申請人的股東；在案證據(jù)顯示，申請人的股東上海紫琦服飾有限公司曾與陳妙珠簽訂了特許加盟備忘錄、特許經(jīng)銷商協(xié)議，上海紫琦服飾有限公司授權(quán)陳妙珠在杭州市河坊街店鋪、杭州市河坊街道136號店鋪、杭州市武林路337號店鋪、河坊街183號店鋪、紹興市魯迅故里主街區(qū)33號店鋪對“上海故事”及“STORY OF shanghai”品牌的產(chǎn)品進(jìn)行經(jīng)銷、推廣活動。上述申請人的股東上海紫琦服飾有限公司與陳妙珠簽訂合同的最早時間為2006年8月18日。在案證據(jù)顯示，被申請人法定代表人陳德勇曾在2006-2008年間分別在南京市秦淮區(qū)夫子廟貢院西街127號、南京市秦淮區(qū)貢院街168號、杭州市河坊街191-201號、魯迅故里主街區(qū)33號單獨或與他人（陳妙珠或陳柳珠）開設(shè)門店，經(jīng)營“上海故事”品牌的系列產(chǎn)品。上述陳德勇最早租賃房屋的簽訂時間是2006年9月25日。據(jù)此可知，申請人授權(quán)陳妙珠經(jīng)營“上海故事”及“STORY OF shanghai”門店的時間早于陳德勇開設(shè)門店經(jīng)營“上海故事”及“STORY OF shanghai”產(chǎn)品的時間。依據(jù)本案查明事實可知，陳德勇既為被申請人的法定代表人，又與陳妙珠具有親屬關(guān)系，陳德勇開設(shè)的門店位置與陳妙珠經(jīng)營“上海故事”及“STORY OF shanghai”門店的位置在距離上相近或重合。綜上，在案證據(jù)不能證明在引證商標(biāo)申請日之前，被申請人在先自創(chuàng)并善意使用了“上海故事”及“STORY OF shanghai”商標(biāo)，因此被申請人請求爭議商標(biāo)應(yīng)與引證商標(biāo)共存的主張我局不予支持。

三、典型意義

本案中，重點在于被申請人是否在先使用爭議商標(biāo)且具有一定影響力，其在后注冊商標(biāo)是否可以依據(jù)2013年商標(biāo)法第五十九條第三款的規(guī)定與申請人的商標(biāo)并存。

2013年商標(biāo)法第五十九條第三款規(guī)定“商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識?！?，本條規(guī)定的是他人對注冊商標(biāo)的正當(dāng)使用問題。我國作為商標(biāo)注冊制國家，商標(biāo)經(jīng)注冊獲得商標(biāo)專用權(quán)，但也存在有些商標(biāo)使用人沒有注冊商標(biāo)，但其已經(jīng)使用并具有一定影響的情形。如果商標(biāo)注冊人在同一種或類似商品上注冊與在先使用人相同或者近似的商標(biāo)，并因此禁止在先使用人使用，對在先使用人對于該商標(biāo)的付出明顯不公平。故為了平衡商標(biāo)注冊人和商標(biāo)使用人之間的利益，彌補(bǔ)商標(biāo)注冊制的局限，2013年商標(biāo)法對在先使用的未注冊商標(biāo)也在一定條件下給予保護(hù)，此條款即為其中之一。但我國作為商標(biāo)注冊制國家，對于已注冊商標(biāo)的保護(hù)仍應(yīng)遵循2013年商標(biāo)法的其他相關(guān)規(guī)定。（國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局評審十處 楊豐璟）

拾

第17393381號“佳麗芙Jialifu”商標(biāo)無效宣告案

典型意義：規(guī)范代理機(jī)構(gòu)行為，根治惡意搶注商標(biāo)及囤積行為

爭議商標(biāo)：

一、基本案情

第17393381號“佳麗芙Jialifu”商標(biāo)（以下稱爭議商標(biāo)）由馬繼輝（以下稱爭議商標(biāo)原申請人）于2015年07月09日申請注冊，于2017年11月21日核準(zhǔn)注冊，核定使用在第3類“化妝品、洗發(fā)液”等商品上，商標(biāo)專用權(quán)期限至2026年09月06日。該商標(biāo)于2018年08月13日轉(zhuǎn)讓至楊冬平（本案被申請人）名下。S.C.莊臣父子公司（本案申請人）于2019年04月15日對爭議商標(biāo)提出無效宣告請求。申請人稱：爭議商標(biāo)原申請人是經(jīng)備案的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)“廣州市洋智廣告設(shè)計有限公司”的唯一自然人股東，在商標(biāo)法第十九條第四款規(guī)定的制約下，該代理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)而以其唯一自然人股東名義提出商標(biāo)注冊申請，惡意囤積商標(biāo)并進(jìn)行轉(zhuǎn)讓牟利。依據(jù)商標(biāo)法第十九條第四款的規(guī)定，申請人請求對爭議商標(biāo)予以無效宣告。被申請人在規(guī)定期限內(nèi)未予答辯。

二、案情解析

爭議商標(biāo)的申請注冊是否違反商標(biāo)法第十九條第四款之規(guī)定。本案中，廣州市洋智廣告設(shè)計有限公司為自然人獨資的有限責(zé)任公司，系經(jīng)我局備案的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，爭議商標(biāo)原申請人馬繼輝系其唯一股東，馬繼輝申請注冊商標(biāo)多達(dá)兩千余件，其中，包含“喜運登”、“三菱”、“麗仕”、“保羅約翰頓”、“御佰草”、“美汝蓮”、“卡詩嬌”、“嬌韻尚”、“LG”、“佐米菲”等大量與他人知名商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，包括爭議商標(biāo)在內(nèi)的其名下大量商標(biāo)由該代理機(jī)構(gòu)代理申請注冊。據(jù)此可以認(rèn)定，爭議商標(biāo)原申請人、廣州市洋智廣告設(shè)計有限公司具有搶注他人商標(biāo)、囤積商標(biāo)的共同故意，爭議商標(biāo)系該商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)假借其唯一股東之名申請注冊，以達(dá)到規(guī)避法律之目的，爭議商標(biāo)原申請人的行為應(yīng)視為商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的行為。爭議商標(biāo)指定使用的“化妝品”等商品不屬于商標(biāo)法第十九條第四款中所規(guī)定的“代理服務(wù)”。綜上，爭議商標(biāo)的申請注冊違反了商標(biāo)法第十九條第四款之規(guī)定。

三、典型意義

本案涉及到商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)假借他人名義惡意規(guī)避商標(biāo)法第十九條第四款的規(guī)定進(jìn)行搶注和囤積商標(biāo)的問題。商標(biāo)法第十九條第四款規(guī)定：“商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)除對其代理服務(wù)申請商標(biāo)注冊外，不得申請注冊其他商標(biāo)?！逼淞⒎康脑谟诜乐股虡?biāo)代理機(jī)構(gòu)利用自身優(yōu)勢惡意搶注商標(biāo)或者囤積商標(biāo)牟取利益的行為，規(guī)范商標(biāo)代理市場。為解決商標(biāo)代理活動中的混亂現(xiàn)象以及嚴(yán)重擾亂商標(biāo)市場秩序情形的出現(xiàn)，商標(biāo)法有關(guān)商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)行為規(guī)范的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行。與商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)具有串通合謀行為或者具有特定關(guān)系的人搶注、囤積商標(biāo)的行為，應(yīng)視為商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的行為，適用商標(biāo)法第十九條第四款予以規(guī)制，以防止商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)假借他人名義惡意規(guī)避該規(guī)定搶注和囤積商標(biāo)，致使該條款立法目的無法實現(xiàn)。本案中，廣州市洋智廣告設(shè)計有限公司系經(jīng)我局備案的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，爭議商標(biāo)原申請人馬繼輝系該代理機(jī)構(gòu)股東（持股比例100%），其申請注冊商標(biāo)多達(dá)兩千余件，其中包含大量與他人知名商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，涵蓋的商品類別廣泛，并多由該代理機(jī)構(gòu)代理申請注冊，顯然不是為了正常的商業(yè)使用目的，兩者具有明顯串通合謀搶注他人商標(biāo)、囤積商標(biāo)的共同故意，該商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)假借其股東之名義在第3類“化妝品”等商品上申請注冊爭議商標(biāo)，以規(guī)避商標(biāo)法第十九條第四款的規(guī)定，該股東的行為應(yīng)視為商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的行為。其申請注冊爭議商標(biāo)時所具有的不正當(dāng)性不因爭議商標(biāo)轉(zhuǎn)讓而改變，被申請人是否善意受讓爭議商標(biāo)亦不影響對上述行為的判斷，因為，此種“毒樹之果”缺乏受法律保護(hù)的正當(dāng)性基礎(chǔ)。由此，本案適用商標(biāo)法第十九條第四款之規(guī)定對上述行為予以規(guī)制。（國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局評審五處 王靖）

來源：中國市場監(jiān)督報

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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