已注冊(cè)馳名商標(biāo)在非類似商品上的保護(hù)——第1649903號(hào)雅虎YAHOO商標(biāo)異議復(fù)審案評(píng)析

【小D導(dǎo)讀】

就不相同或者不相類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo)，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害的，不予注冊(cè)并禁止使用。

《商標(biāo)法》第十三條第二款規(guī)定：“就不相同或者不相類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo)，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害的，不予注冊(cè)并禁止使用。”此條規(guī)定是對(duì)已注冊(cè)馳名商標(biāo)在不相同或不相類似商品上的保護(hù)。本文擬結(jié)合雅虎YAHOO商標(biāo)異議復(fù)審案對(duì)依據(jù)《商標(biāo)法》第十三條第二款保護(hù)馳名商標(biāo)的適用條件予以闡述。

基本案情 申請(qǐng)人（原異議人）：雅虎公司（YAHOO! ?INC.）被申請(qǐng)人（原被異議人）：義烏市某剃須刀有限公司被異議商標(biāo)：第1649903號(hào)雅虎YAHOO商標(biāo)

一、當(dāng)事人主張 ? 申請(qǐng)人的主要理由： 申請(qǐng)人的雅虎及YAHOO!商標(biāo)在第38類電子郵件等通訊服務(wù)，第42類計(jì)算機(jī)服務(wù)、對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上使用的信息進(jìn)行檢索和查詢以及第9類計(jì)算機(jī)軟件上享有極高知名度，已符合馳名商標(biāo)的認(rèn)定條件。被申請(qǐng)人理應(yīng)知曉申請(qǐng)人的商標(biāo)，其申請(qǐng)注冊(cè)第1649903號(hào)雅虎YAHOO商標(biāo)的行為，是對(duì)申請(qǐng)人已注冊(cè)馳名商標(biāo)的摹仿和翻譯。

被申請(qǐng)人在商評(píng)委規(guī)定期限內(nèi)未予答辯。

二、商評(píng)委審理與裁定 ? 商評(píng)委經(jīng)審理查明： 1.被異議商標(biāo)雅虎YAHOO由被申請(qǐng)人義烏市某剃須刀有限公司于2000年9月4日申請(qǐng)注冊(cè)，指定使用在第8類剃須刀等商品上。

2.申請(qǐng)人在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日前已獲準(zhǔn)注冊(cè)第1109289號(hào)YAHOO!商標(biāo)和第1327419號(hào)雅虎商標(biāo)，兩商標(biāo)核定使用在第42類計(jì)算機(jī)服務(wù)以及軟件服務(wù)等服務(wù)上，均為有效注冊(cè)商標(biāo)。

3.在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日前，申請(qǐng)人提供網(wǎng)站分類檢索服務(wù)的www.yahoo.com和www.yahoo.com.cn等網(wǎng)站在中國(guó)相關(guān)公眾中享有較高知名度，網(wǎng)頁(yè)上使用了“YAHOO!”和“雅虎”標(biāo)志。中國(guó)大陸多家媒體對(duì)申請(qǐng)人及其網(wǎng)站進(jìn)行了大量報(bào)道。申請(qǐng)人及其YAHOO!商標(biāo)在全球范圍享有較高知名度，在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日后仍保持較高知名度。

4.2010年1月20日，商標(biāo)局異議裁定書認(rèn)定申請(qǐng)人注冊(cè)并使用在計(jì)算機(jī)服務(wù)、對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上使用的信息進(jìn)行檢索和查詢服務(wù)項(xiàng)目上的雅虎和YAHOO!商標(biāo)為馳名商標(biāo)。

5.“yahoo”一詞指英國(guó)作家斯威夫特的小說(shuō)《格列佛游記》中的人形獸，并有“粗漢”、“不文明的人”等含義。

商評(píng)委經(jīng)審理認(rèn)為： 在案證據(jù)可以證明申請(qǐng)人注冊(cè)并使用在第42類計(jì)算機(jī)服務(wù)、對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上使用的信息進(jìn)行檢索和查詢服務(wù)上的第1327419號(hào)雅虎商標(biāo)和第1109289號(hào)YAHOO!商標(biāo)在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日前已為中國(guó)大陸的相關(guān)公眾熟知，成為《商標(biāo)法》第十四條所指的馳名商標(biāo)?！癥AHOO!”一詞在英文中較為生僻，“雅虎”亦非漢語(yǔ)的固有詞語(yǔ)，二者均具有較強(qiáng)的獨(dú)創(chuàng)性。被異議商標(biāo)雅虎YAHOO與申請(qǐng)人的雅虎及YAHOO!商標(biāo)高度近似。鑒于此，并考慮到申請(qǐng)人的雅虎商標(biāo)和YAHOO!商標(biāo)注冊(cè)和實(shí)際使用的計(jì)算機(jī)服務(wù)、對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上使用的信息進(jìn)行檢索和查詢服務(wù)涉及相關(guān)公眾范圍廣泛，被異議商標(biāo)注冊(cè)和使用在剃須刀等商品上，易使相關(guān)公眾誤以為該產(chǎn)品來(lái)自申請(qǐng)人或與申請(qǐng)人相關(guān)，從而損害申請(qǐng)人的利益。被申請(qǐng)人義烏市某剃須刀有限公司申請(qǐng)注冊(cè)第1649903號(hào)雅虎YAHOO商標(biāo)的行為已構(gòu)成《商標(biāo)法》第十三條第二款所指情形。

綜上，商評(píng)委依據(jù)《商標(biāo)法》第十三條第二款、第三十三條和第三十四條的規(guī)定，不予核準(zhǔn)被異議商標(biāo)（第1649903號(hào)雅虎YAHOO商標(biāo)）注冊(cè)。

評(píng)析 本案的焦點(diǎn)問題是被申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)被異議商標(biāo)的行為是否違反《商標(biāo)法》第十三條第二款的規(guī)定。

一、適用《商標(biāo)法》第十三條第二款保護(hù)馳名商標(biāo)的要件 適用《商標(biāo)法》第十三條第二款須符合下列要件：1.他人商標(biāo)在系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日前已經(jīng)馳名且已在中國(guó)注冊(cè)；2.系爭(zhēng)商標(biāo)構(gòu)成對(duì)他人馳名商標(biāo)的復(fù)制、摹仿或者翻譯；3.系爭(zhēng)商標(biāo)所使用的商品或服務(wù)與他人馳名商標(biāo)所使用的商品或服務(wù)不相同或者不相類似；4.系爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)或者使用誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害。

在本案中，申請(qǐng)人的第1327419號(hào)雅虎商標(biāo)和第1109289號(hào)YAHOO!商標(biāo)在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日前已獲準(zhǔn)注冊(cè)，被異議商標(biāo)雅虎YAHOO構(gòu)成對(duì)申請(qǐng)人雅虎和YAHOO!商標(biāo)的復(fù)制、摹仿，被異議商標(biāo)指定使用的剃須刀等商品與申請(qǐng)人雅虎、YAHOO!商標(biāo)核定使用的計(jì)算機(jī)服務(wù)、對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上使用的信息進(jìn)行檢索和查詢服務(wù)屬于非類似商品或服務(wù)。

二、馳名商標(biāo)的判定 根據(jù)《商標(biāo)法》第十四條的規(guī)定，認(rèn)定馳名商標(biāo)應(yīng)當(dāng)考慮的因素包括：“（一）相關(guān)公眾對(duì)該商標(biāo)的知曉程度；（二）該商標(biāo)使用的持續(xù)時(shí)間；（三）該商標(biāo)的任何宣傳工作的持續(xù)時(shí)間、程度和地理范圍；（四）該商標(biāo)作為馳名商標(biāo)受保護(hù)的記錄；（五）該商標(biāo)馳名的其他因素?！?

在本案中，申請(qǐng)人主張其雅虎、YAHOO!商標(biāo)為馳名商標(biāo)。根據(jù)在案證據(jù)，在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日前，申請(qǐng)人設(shè)立了www.yahoo.com和www.yahoo.com.cn等網(wǎng)站，提供網(wǎng)站分類檢索服務(wù)，網(wǎng)頁(yè)上使用了“YAHOO!”和“雅虎”標(biāo)志。這些網(wǎng)站在中國(guó)相關(guān)公眾中享有較高知名度。申請(qǐng)人及其雅虎和YAHOO!商標(biāo)在全球范圍享有較高知名度。此外，申請(qǐng)人還提交了其商標(biāo)作為馳名商標(biāo)受保護(hù)的記錄。綜合考慮在案證據(jù)，申請(qǐng)人的雅虎、YAHOO!商標(biāo)在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日前已達(dá)到《商標(biāo)法》第十四條所指馳名商標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)。

三、被異議商標(biāo)的注冊(cè)和使用是否誤導(dǎo)公眾，致使申請(qǐng)人的利益可能受到損害 混淆、誤導(dǎo)可能性的判定，應(yīng)當(dāng)綜合考慮下列因素：系爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)的近似程度，引證商標(biāo)的獨(dú)創(chuàng)性，引證商標(biāo)的知名度，系爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)各自使用的商品或服務(wù)的關(guān)聯(lián)程度，其他可能導(dǎo)致混淆、誤導(dǎo)的因素。

在本案中，被異議商標(biāo)雅虎YAHOO的中文部分“雅虎”與申請(qǐng)人雅虎商標(biāo)文字相同，英文部分“YAHOO”與申請(qǐng)人YAHOO!商標(biāo)僅相差一個(gè)感嘆號(hào)，雙方商標(biāo)高度近似。就獨(dú)創(chuàng)性而言，“雅虎”在漢語(yǔ)中系無(wú)確定含義的臆造詞，“YAHOO”在英文中較為生僻，二者均具有較強(qiáng)的獨(dú)創(chuàng)性。被異議商標(biāo)指定使用的剃須刀等商品與申請(qǐng)人商標(biāo)借以馳名的計(jì)算機(jī)服務(wù)、對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上使用的信息進(jìn)行檢索和查詢服務(wù)相比，雖然行業(yè)差異明顯，但雙方商品、服務(wù)面對(duì)均是普通公眾。綜上，被異議商標(biāo)注冊(cè)和使用在剃須刀等商品上易被誤認(rèn)為來(lái)自申請(qǐng)人，或與申請(qǐng)人存在關(guān)聯(lián)，從而誤導(dǎo)公眾，損害申請(qǐng)人利益。

綜合評(píng)述 本案主要涉及對(duì)已注冊(cè)馳名商標(biāo)在非類似商品上的擴(kuò)大保護(hù)。擴(kuò)大保護(hù)是有限制的，保護(hù)范圍應(yīng)以存在混淆、誤導(dǎo)的可能性為前提。在個(gè)案中，保護(hù)的具體范圍應(yīng)綜合考慮上述判定混淆、誤導(dǎo)可能性的相關(guān)因素來(lái)確定。在本案中，被認(rèn)定馳名的服務(wù)項(xiàng)目是“查詢和檢索計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上的消息”，被異議商標(biāo)指定使用的商品是剃須刀等，兩者雖然行業(yè)差異明顯，但綜合考慮雙方商標(biāo)高度近似、申請(qǐng)人商標(biāo)的知名度和獨(dú)創(chuàng)性等因素，商評(píng)委認(rèn)為被異議商標(biāo)的注冊(cè)和使用容易誤導(dǎo)公眾，因此對(duì)被異議商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊(cè)。

來(lái)源：商標(biāo)寶典整理：iprdaily ?趙珍網(wǎng)站：http://globalwellnesspartner.com/

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