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#本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表IPRdaily立場#
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻譯：北京思韜知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司
原標(biāo)題：專利侵權(quán)損害賠償與FRAND許可費(fèi)率
“美國法院已認(rèn)為FRAND許可費(fèi)率與專利侵權(quán)的合理使用費(fèi)的概念在很大程度上可互換，導(dǎo)致‘基于合同的FRAND損害賠償與基于‘合理使用費(fèi)’的專利侵權(quán)損害賠償’明顯趨同?！?/span>
在近期IP Watchdog’s SEP 2020 Conference的專題討論會上提出了一個(gè)問題，如果美國專利侵權(quán)的合理使用費(fèi)與標(biāo)準(zhǔn)必要專利（SEPs）許可的公平、合理和無歧視（FRAND）費(fèi)率之間存在區(qū)別，那么該區(qū)別是什么。下文將討論該問題并著重介紹一些最近有關(guān)的司法進(jìn)展。
FRAND與合理的使用費(fèi)相同嗎？
根據(jù)刊登在《猶他法學(xué)院學(xué)術(shù)研究（Utah Law Faculty Scholarship）》上題為“FRAND承諾對專利救濟(jì)的作用（“The Effect of FRAND Commitments on Patent Remedies）”一文（下稱“Contreas等人”），“似乎美國法律中沒有相關(guān)規(guī)定促使法庭使用Georgia-Pacific框架或通常的專利損害賠償法來確定與SEP持有者的FRAND承諾相符的使用費(fèi)”。該文章的作者進(jìn)一步指出，“這兩個(gè)概念（專利侵權(quán)損害賠償與FRAND使用費(fèi)費(fèi)率）是經(jīng)由不同的歷史路徑提出的，并且傾向于實(shí)現(xiàn)不同的目的”；前者源自法規(guī)和案例法，后者源自合同。
使用費(fèi)堆疊
將FRAND許可費(fèi)率區(qū)別于專利侵權(quán)的合理使用費(fèi)的一種方式是FRAND使用費(fèi)必須考慮使用費(fèi)累加的問題。參見In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation, 案號: 1:11-cv-09308 （伊利諾伊州北區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院，2013年9月 27日）。這種限制反映在用于確定SEP價(jià)值的“自上而下（top-down）”法中，該方法首先計(jì)算與標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的所有SEP的總使用費(fèi)，然后反推確定指定專利或專利組合的價(jià)值，總使用費(fèi)通常基于專利所有者和其他SEP所有者向相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)或針對特定標(biāo)準(zhǔn)作出的聲明。例如，參見 Unwired Planet International Ltd -and- （1） Huawei Technologies Co. Ltd （2） Huawei Technologies （UK） Co. Ltd -and- Unwired Planet LLC, [2017] EWHC 2988 （Pat） （英國高等法院大法官法庭下屬專利法庭審理）, 以及Microsoft Corporation v. Motorola, Inc., et al., 和Motorola Mobility, Inc., et al., v. Microsoft Corporation, 案號: C10-1823JLR （華盛頓西區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院，2013年4月25日）。
然而，美國法院已認(rèn)為這兩個(gè)概念在很大程度上可互換，導(dǎo)致Contreras等人指出“基于合同的FRAND損害賠償與基于‘合理使用費(fèi)’的專利侵權(quán)損害賠償明顯趨同”，并補(bǔ)充指出“由于術(shù)語‘合理’用在這兩個(gè)不同的語境—專利損害賠償和FRAND許可—中，已經(jīng)證明使用其中之一（與專利損害賠償有關(guān)的在先案例的延伸）去解決另一個(gè)（FRAND使用費(fèi)的適當(dāng)水平）的誘惑對于美國法院來說太具誘惑力=以致無法拒絕”。如Contreras等人所解釋的那樣，這種趨同所帶來的一個(gè)問題在于它助長了反向劫持（hold out）：
因此，標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的機(jī)會主義（opportunistic）生產(chǎn)商會認(rèn)為最有效率的行動策略是根本不從SEP持有者處尋求許可，而是拖延到其被提起侵權(quán)訴訟，此時(shí)它最大的責(zé)任將僅是其本應(yīng)事先支付的FRAND使用費(fèi)（假設(shè)專利有效并且侵權(quán)成立）。如在其他地方討論的一樣，標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者的此類行為被稱為“反向劫持”。
Godo Kaisha IP Bridge 1 v. TCL Communication Technology Holdings Limited et al.
反映專利侵權(quán)損害賠償與FRAND許可費(fèi)率之間趨同的近期案例是Godo Kaisha IP Bridge 1 v. TCL Communication Technology Holdings Limited et al，Civ. No. 15-634-JFB （特拉華州法院, 2019年4月24日）。在收到判定SEP持有者獲得$950,000損害賠償金的陪審團(tuán)裁決后，IP Bridge主張其應(yīng)當(dāng)獲得陪審團(tuán)所判費(fèi)率三倍的現(xiàn)行使用費(fèi)以及更多的過往損害賠償。
就持續(xù)使用費(fèi)的裁決而言，IP Bridge主張，由于TCL“在訴訟前的反向劫持以及持續(xù)侵權(quán)”以及由于“侵權(quán)時(shí)的假設(shè)性談判和有效性及侵權(quán)已經(jīng)確定時(shí)的假設(shè)性談判之間存在差異”的緣故，費(fèi)率應(yīng)當(dāng)更高。對于后者，法院指出這種觀點(diǎn)“在標(biāo)準(zhǔn)必要專利的情況下不夠有力”，并補(bǔ)充指出“SEP專利必須以公平、合理和無歧視的費(fèi)率進(jìn)行許可”，但法院對此并未作出解釋。
就過往侵權(quán)而言，IP Bridge主張，由于TCL“沒有基于FRAND進(jìn)行SEP許可談判”的緣故，該損害賠償應(yīng)當(dāng)提高。然而，法院指出IP Bridge的主張“與陪審團(tuán)裁決無關(guān)”，該裁決認(rèn)為TCL一方?jīng)]有故意侵權(quán)行為。
Bataillon法官關(guān)于（SEP）專利必須以FRAND費(fèi)率進(jìn)行許可的表態(tài)似乎是基于這樣一種假設(shè)：主張F(tuán)RAND費(fèi)率的權(quán)利不能喪失。然而，近期的一些案例表明這種假設(shè)可能并不正確。替Bataillon法官說句公道話，IP Bridge并未尋求關(guān)于TCL喪失FRAND權(quán)利的宣告式判決，而是試圖將這些問題納入專利損害賠償法中，但并未成功。
HTC v. Ericsson
判定實(shí)施者違反其進(jìn)行善意談判義務(wù)的一個(gè)案例是HTC v.Ericsson （參見陪審團(tuán)裁決：HTC Corporation, HTC America Inc v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson Inc. 案號: 6:18-CV-00243-JRG （德克薩斯州東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院, 2018年12月17日））。在該案中，Ericsson提出反訴，指控HTC違反其作為潛在被許可方進(jìn)行善意談判的義務(wù)，并且尋求對“HTC已經(jīng)拒絕、否認(rèn)和/或喪失了與Ericsson的FRAND聲明有關(guān)的任何權(quán)利并且是一個(gè)非善意的談判對象”進(jìn)行認(rèn)定的宣告式判決，作為對HTC指控Ericsson違反其作為潛在許可人的FRAND義務(wù)的回應(yīng)（參見：意見和命令備忘錄HTC Corporation, HTC America Inc v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson Inc，案號: 6:18-CV-00243-JRG （德克薩斯州東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院, 2018年12月17日））。然而， Ericsson最終沒有尋求關(guān)于HTC喪失權(quán)利的法院宣告，而是尋求責(zé)令HTC以Ericsson提出的費(fèi)率簽訂許可協(xié)議的強(qiáng)制令。此外，Ericsson沒有就專利侵權(quán)提出反訴，所以針對專利侵權(quán)損害賠償沒有爭議。同樣地，陪審團(tuán)裁決對于Ericsson是否有權(quán)主張超出FRAND費(fèi)率的專利侵權(quán)損害賠償這一問題的看法仍未可知。
SEP的故意侵權(quán)
判決專利侵權(quán)損害賠償超過FRAND費(fèi)率的一個(gè)場景是發(fā)生故意侵權(quán)。參見Core Wireless Licensing S.a.r.l. v. LG Electronics, Inc. and LG Electronics Mobilecomm U.S.A., Inc., 案號. 2:14-cv-912-JRG （德克薩斯州東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院，2016年11月1日）, 在該案中，鑒于陪審團(tuán)作出LG實(shí)施故意侵權(quán)的認(rèn)定，Gilstrap法官將損害賠償額提高了百分之二十（20%）。
最近，在陪審團(tuán)不知曉FRAND施加的任何限制的情況下，Apple被認(rèn)定故意侵犯PanOptis的SEP專利。這種做法的原因在于原告試圖證明Apple喪失了其享有FRAND許可的權(quán)利，如果成功的話，陪審團(tuán)將無需了解任何關(guān)于FRAND的問題。截至撰寫本文時(shí)止，雙方已經(jīng)提交了相互對立的事實(shí)和法律結(jié)論，以解決PanOptis尋求Apple由于未進(jìn)行善意談判而違反法國合同法的法院宣告在內(nèi)的諸多問題，PanOptis聲稱，該法院宣告將排除Apple提出任何涉及FRAND的抗辯意見。根據(jù)Apple的說法，“原告首次修改的訴狀表明，美國法律沒有規(guī)定Apple具有就原告已聲稱的標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合進(jìn)行許可談判的法律義務(wù)或因未這樣做而喪失任何抗辯理由”（參見Apple的事實(shí)和法律結(jié)論, Optis Wireless Technology, LLC, Optis Cellular Technology, LLC, Unwired Planet, LLC, Unwired Planet International Limited, and PanOptis Patent Management, LLC v. Apple Inc., Civil Action No. 2:19-cv-00066-JRG （德克薩斯州東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院，2020年9月10日））。時(shí)間會告訴我們關(guān)于侵權(quán)損害賠償金的陪審團(tuán)裁決是否會因故意的認(rèn)定和/或PanOptis的FRAND承諾而改變。
在Apple, Inc. and Next Software Inc. v. Motorola, Inc. and Motorola Mobility, Inc., 2012-1548, -1549 （聯(lián)邦巡回上訴法庭，2014年4月25日）案中，在考慮Motorala是否有權(quán)獲得禁令時(shí)，對于故意侵犯SEP專利而提高損害賠償?shù)膯栴}也在聯(lián)邦巡回上訴法院進(jìn)行過討論。特別地，首席法官Prost指出，“如果初審法院相信侵權(quán)者預(yù)先進(jìn)行惡意協(xié)商，則法院有權(quán)提高損害賠償，從而彌補(bǔ)該行為對專利權(quán)人造成的損害”，這看似否定了SEP必須以FRAND費(fèi)率進(jìn)行許可的觀點(diǎn)。
禁令救濟(jì)
盡管聯(lián)邦巡回上訴法院最終裁定Motorola無權(quán)獲得禁令，但法院確實(shí)認(rèn)為，法律本身并沒有排除為SEPs頒發(fā)禁令。假設(shè)禁令是專利許可的對立面，那么該裁決似乎也支持享有FRAND許可的權(quán)利事實(shí)上會喪失的觀點(diǎn)。如果確實(shí)如此，那么就有理由認(rèn)為專利侵權(quán)損害賠償可能超過FRAND費(fèi)率（例如，如果有證據(jù)證明利潤損失、提高的損害賠償、甚至合理使用費(fèi)高于FRAND費(fèi)率）。
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1、蜂窩無線標(biāo)準(zhǔn)必要專利：對FRAND相關(guān)聲明的調(diào)研
2、蜂窩無線標(biāo)準(zhǔn)必要專利（二）：對標(biāo)準(zhǔn)必要專利（SEP）進(jìn)行許可所作的聲明
3、蜂窩無線標(biāo)準(zhǔn)必要專利（三）：FRAND許可費(fèi)基準(zhǔn)聲明和移動無線標(biāo)準(zhǔn)必要專利
4、蜂窩無線標(biāo)準(zhǔn)必要專利（四）：分析移動無線SEP的FRAND聲明
5、蜂窩無線標(biāo)準(zhǔn)必要專利（五）：實(shí)施者義務(wù)
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻譯：北京思韜知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
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