針對(duì)計(jì)算機(jī)實(shí)施的發(fā)明或軟件相關(guān)發(fā)明審查實(shí)踐的比較

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：EPO與KIPO聯(lián)合發(fā)布

翻譯：楊凱詔廣東三環(huán)匯華律師事務(wù)所

原標(biāo)題：全球?qū)＠顺?質(zhì)譜技術(shù)與醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)領(lǐng)域的碰撞

當(dāng)比較EPO和KIPO的兩種方法時(shí)，很明顯，這兩個(gè)主管局都采用不同的標(biāo)準(zhǔn)來審查一項(xiàng)發(fā)明的可專利性。值得注意的是，KIPO在評(píng)估要求保護(hù)的主題是否構(gòu)成一項(xiàng)發(fā)明時(shí)，會(huì)在盡可能早的階段評(píng)估一項(xiàng)發(fā)明的技術(shù)性，而 EPO主要在評(píng)估創(chuàng)造性時(shí)評(píng)估技術(shù)性。

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※ 本文摘錄于作者翻譯的報(bào)告中

一般來說，EPO和KIPO都允許軟件相關(guān)發(fā)明得到授權(quán)。EPO和KIPO所適用的法律對(duì)獲得軟件相關(guān)發(fā)明、CII的專利權(quán)提出了類似的實(shí)質(zhì)性要求。在這兩個(gè)司法管轄區(qū)，有兩個(gè)要求特別相關(guān)，即，一方面要求要求保護(hù)的發(fā)明不得被排除在可專利性之外，另一方面要求要求保護(hù)的主題必須具有新穎性和非顯而易見性（或等效地，具有創(chuàng)造性）。

EPC沒有對(duì)術(shù)語“發(fā)明”和“技術(shù)”給出積極的定義。但是，具有技術(shù)性是EPC第52條意義上的發(fā)明的隱含要求。由于一項(xiàng)發(fā)明只有在涉及EPC第52條的(2)所列項(xiàng)目時(shí)才會(huì)被排除在可專利性之外，因此EPO遵循“任何技術(shù)手段法”；因此，要求有技術(shù)手段（例如計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)或互聯(lián)網(wǎng)）才能實(shí)施的方法的權(quán)利要求被視為EPC第52條含義內(nèi)的“發(fā)明”。同樣，設(shè)備總是被視為“發(fā)明”，因?yàn)楦鶕?jù)定義，它們需要某種形式的技術(shù)手段。針對(duì)計(jì)算機(jī)程序的權(quán)利要求僅通過存在進(jìn)一步的技術(shù)效果，即超出計(jì)算機(jī)硬件和軟件之間正常物理交互的效果，例如計(jì)算機(jī)中的電流循環(huán)，才能避免被排除在可專利性之外。作為“任何技術(shù)手段法”的進(jìn)一步結(jié)果，要求保護(hù)的主題是否是一項(xiàng)發(fā)明并不考慮權(quán)利要求是否除任何技術(shù)手段外還包括有非技術(shù)特征?！叭魏渭夹g(shù)手段法”是EPO上訴委員會(huì)的判例法演變的結(jié)果，隨著時(shí)間的推移，該判例法移動(dòng)了發(fā)明被視為排除主題的界限。實(shí)際上，這些界限的移動(dòng)使得定義原則上可授予專利且不被EPC第52條(2)和(3)排除在外的發(fā)明變得更容易。然而，與此同時(shí)，滿足非顯而易見性的要求變得更加困難，因?yàn)檫^去在評(píng)估要求保護(hù)的主題是否被排除在可專利性之外時(shí)發(fā)揮作用的標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)在在評(píng)估創(chuàng)造性時(shí)發(fā)揮作用（CII的整體可專利性門檻基本保持不變）。圖2說明了EPO的兩步法，第一步應(yīng)用“任何技術(shù)手段法”來評(píng)估要求保護(hù)的主題是否被排除在可專利性之外，第二步應(yīng)用“問題解決法”評(píng)估新穎性和創(chuàng)造性。

針對(duì)計(jì)算機(jī)實(shí)施的發(fā)明或軟件相關(guān)發(fā)明審查實(shí)踐的比較

與 EPC 對(duì)“發(fā)明”一詞沒有任何定義相比，KPA 第 2 條的（1）將發(fā)明定義為“利用自然規(guī)律的高度的技術(shù)思想創(chuàng)造”。由于對(duì)發(fā)明構(gòu)成的這種積極定義，KIPO 審查所要求保護(hù)的軟件相關(guān)發(fā)明是否滿足該定義的方式比 EPO 更為復(fù)雜。實(shí)質(zhì)上，軟件相關(guān)發(fā)明是否屬于第 2 條第 (1) 款意義上的發(fā)明，是由KIPO通過對(duì)權(quán)利要求作為一個(gè)整體進(jìn)行綜合考慮來評(píng)估的。

第一步，如果整個(gè)權(quán)利要求不使用自然規(guī)律，則它不是 KPA 第2條的(1) 含義內(nèi)的發(fā)明。KIPO 對(duì)權(quán)利要求作為一個(gè)整體的評(píng)估不同于歐洲專利局采用的“任何技術(shù)手段法”，根據(jù)KIPO 的評(píng)估方法，即使要求保護(hù)的主題的重點(diǎn)在非技術(shù)方面（例如計(jì)算機(jī)實(shí)施的商業(yè)方法）。

第二步，KIPO 審查要求保護(hù)的主題是否是利用自然規(guī)律的技術(shù)思想創(chuàng)造。例如，當(dāng)軟件相關(guān)發(fā)明處理基于另一個(gè)設(shè)備的控制或基于對(duì)象的技術(shù)性質(zhì)的信息時(shí)，該發(fā)明被認(rèn)可為是利用自然規(guī)律的技術(shù)思想創(chuàng)造。與第一步一樣，決定信息處理是否基于技術(shù)性質(zhì)涉及對(duì)要求保護(hù)的發(fā)明進(jìn)行整體評(píng)估，即要求保護(hù)的發(fā)明的重點(diǎn)是否在于技術(shù)性而非非技術(shù)性的信息處理。如果第二步的結(jié)果是肯定的，KIPO 將繼續(xù)審查新穎性和創(chuàng)造性。

第三步，即使一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造在第二步中未被承認(rèn)（是利用自然規(guī)律的技術(shù)思想創(chuàng)造），只要權(quán)利要求定義了“使用硬件具體實(shí)現(xiàn)”的軟件信息處理（即，如果滿足“計(jì)算機(jī)軟件標(biāo)準(zhǔn)”），仍然可以認(rèn)為它是KPA第2條(1) 含義內(nèi)的發(fā)明。

針對(duì)計(jì)算機(jī)實(shí)施的發(fā)明或軟件相關(guān)發(fā)明審查實(shí)踐的比較

當(dāng)比較 EPO 和 KIPO 的兩種方法時(shí)，很明顯，這兩個(gè)主管局都采用不同的標(biāo)準(zhǔn)來審查一項(xiàng)發(fā)明的可專利性。值得注意的是，KIPO 在評(píng)估要求保護(hù)的主題是否構(gòu)成一項(xiàng)發(fā)明時(shí)，會(huì)在盡可能早的階段評(píng)估一項(xiàng)發(fā)明的技術(shù)性，而 EPO主要在評(píng)估創(chuàng)造性時(shí)評(píng)估技術(shù)性。

EPO審查創(chuàng)造性的方法只考慮那些有助于發(fā)明的技術(shù)性的特征。因此，一些孤立地看時(shí)是非技術(shù)性的，但在要求保護(hù)的發(fā)明的上下文中確實(shí)有助于產(chǎn)生服務(wù)于技術(shù)目的的技術(shù)效果的特征需要被考慮。然而，沒有做出技術(shù)貢獻(xiàn)的特征，可以作為“給予”本領(lǐng)域技術(shù)人員（進(jìn)行參考）的部分，在確定客觀技術(shù)問題時(shí)予以考慮，這是特別的必須滿足的約束條件。EPO的評(píng)估方法的效果是有時(shí)會(huì)基于只不過公開了一臺(tái)簡單的通用計(jì)算機(jī)的現(xiàn)有技術(shù)，認(rèn)定該發(fā)明缺乏創(chuàng)造性。在這里，一個(gè)典型的例子是在通用計(jì)算機(jī)上直接實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)方法。在這個(gè)例子中，假設(shè)商業(yè)方法的步驟不會(huì)產(chǎn)生任何技術(shù)效果，那么在確定客觀技術(shù)問題時(shí)，將其所要保護(hù)的商業(yè)方法作為要解決的技術(shù)問題的一部分進(jìn)行考慮是允許和充分的（這是必須滿足的約束條件）。然而，KIPO 的方法是將權(quán)利要求作為一個(gè)整體來考慮，無論權(quán)利要求中公開的特征是否有助于發(fā)明的技術(shù)特征。韓國沒有判例法在評(píng)估創(chuàng)造性時(shí)區(qū)分技術(shù)特征和非技術(shù)特征。

此外，根據(jù)韓國知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的審查指南，權(quán)利要求中描述的所有特征都需要與現(xiàn)有技術(shù)中的特征進(jìn)行比較。換言之，在 KIPO 中，缺乏創(chuàng)造性是通過將權(quán)利要求中描述的所有特征與最接近的現(xiàn)有技術(shù)中的特征進(jìn)行比較來確定的。因此，很難將通用計(jì)算機(jī)用作現(xiàn)有技術(shù)。

EPO 案例 2（“代理提議”）反映了這種差異：在應(yīng)用EPO 方法時(shí)，發(fā)現(xiàn)要求保護(hù)的主題缺乏創(chuàng)造性。然而，當(dāng)應(yīng)用KIPO的整體方法考慮權(quán)利要求中的所有（技術(shù)的和非技術(shù)的）特征時(shí)，在其評(píng)估中，可以承認(rèn)創(chuàng)造性。

盡管 EPO 和 KIPO 采取了不同的方法，但兩個(gè)主管局采用的各自標(biāo)準(zhǔn)之間存在一些顯著的相似之處。如上所述，當(dāng)KIPO 審查是否存在 KPA 第 2 條的(1)所指的發(fā)明時(shí)，它會(huì)評(píng)估與軟件相關(guān)發(fā)明是否基于對(duì)另一設(shè)備的控制或?qū)ο蟮募夹g(shù)性質(zhì)來處理信息。同樣，在EPO，為技術(shù)目的進(jìn)行的信息處理對(duì)要求保護(hù)的發(fā)明的技術(shù)性做出了貢獻(xiàn)。一個(gè)例子是數(shù)學(xué)方法，當(dāng)孤立地看待時(shí)，它被排除在可專利性之外，但它在應(yīng)用于技術(shù)目的時(shí)會(huì)做出技術(shù)貢獻(xiàn)，例如語音識(shí)別或技術(shù)設(shè)備的控制。請(qǐng)注意，只有當(dāng)權(quán)利要求在功能上被技術(shù)目的所限制時(shí)，才有可能做出這樣的技術(shù)貢獻(xiàn)。（另見EPO審查指南，G-II，3.3中關(guān)于數(shù)學(xué)方法的內(nèi)容，特別是在“Technical applications（技術(shù)應(yīng)用）”標(biāo)題下給出的技術(shù)目的示例列表。）

與 KIPO 方法的（可選的）第三步類似，即通過使用硬件具體實(shí)施的軟件的信息處理，EPO 認(rèn)識(shí)到，作為對(duì)不同技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式進(jìn)行選擇的結(jié)果的特征，其超過了僅僅實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化的非技術(shù)性的方法步驟的技術(shù)水平，并有助于發(fā)明的技術(shù)性，因此在評(píng)估創(chuàng)造性時(shí)必須適當(dāng)考慮。根據(jù)KIPO的方法，特定信息的計(jì)算或處理必須通過特定手段或特定過程來實(shí)現(xiàn)，該特定手段或特定過程中軟件和硬件根據(jù)要求保護(hù)的主題的使用目的進(jìn)行協(xié)作。根據(jù)KIPO的做法，原則上，特定信息的計(jì)算或處理需要通過硬件和軟件的配合來實(shí)現(xiàn)，但該硬件并不限于任何特定的信息處理設(shè)備。該硬件也可以是通用計(jì)算機(jī)。特別是，如果計(jì)算機(jī)能夠進(jìn)行特定信息的計(jì)算或處理，則可以將其視為足以解決問題的特定信息處理設(shè)備。關(guān)鍵是問題不僅可以通過使用硬件來解決，還可以通過在通用計(jì)算機(jī)上實(shí)現(xiàn)的軟件功能來解決。因此，如果權(quán)利要求中具體描述了軟件和硬件之間的合作，或者本領(lǐng)域技術(shù)人員可以清楚地理解基于這種合作的關(guān)系，KIPO 承認(rèn)該主題為發(fā)明。

一旦 KIPO 和 EPO 確定一項(xiàng)發(fā)明沒有被排除在可專利性之外，兩個(gè)局就會(huì)開始審查新穎性和創(chuàng)造性。值得注意的是，在 KIPO，一旦承認(rèn)該發(fā)明是KPA 第 2 條的(1)所指的發(fā)明，其中的技術(shù)特征和非技術(shù)特征之間沒有區(qū)別。因此，在評(píng)估創(chuàng)造性時(shí)將考慮所有特征。如上所述，EPO的方法可能會(huì)產(chǎn)生不同的結(jié)果，因?yàn)樗圆煌姆绞娇创切]有對(duì)技術(shù)性做出貢獻(xiàn)（從而帶來技術(shù)效果）的非技術(shù)特征。

總而言之，KIPO 確定所要保護(hù)的主題是否不被排除在可專利性之外的要求比 EPO 的要求更難滿足，因?yàn)?EPO 遵循“任何技術(shù)手段法”，這通常不會(huì)給申請(qǐng)人帶來沉重的負(fù)擔(dān)。關(guān)于創(chuàng)造性，EPO 區(qū)分技術(shù)特征和非技術(shù)特征，而KIPO 不區(qū)分，結(jié)果是 EPO 認(rèn)為要求保護(hù)的發(fā)明更容易是顯而易見的（不具備創(chuàng)造性）。

對(duì)于涉及商業(yè)方法自動(dòng)化或其他通常由人類進(jìn)行的非技術(shù)活動(dòng)的自動(dòng)化或虛擬化的發(fā)明，KIPO 和 EPO 的審查做法是相似的。兩個(gè)局都不承認(rèn)直接實(shí)施這類發(fā)明的方案的創(chuàng)造性，認(rèn)為這是本領(lǐng)域技術(shù)人員的常規(guī)技術(shù)手段。在這種情況下，KIPO 可以通過明確表示本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠根據(jù)所引用的提供了商業(yè)方法的現(xiàn)有技術(shù)實(shí)現(xiàn)該商業(yè)方法的自動(dòng)化，以將駁回的原因通知申請(qǐng)人。在EPO，甚至可能沒有必要以文件證據(jù)的形式引用與計(jì)算機(jī)實(shí)施的商業(yè)方法有關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)，因?yàn)樯虡I(yè)方法本身無助于要求保護(hù)的發(fā)明的技術(shù)性，因此這類發(fā)明對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)教導(dǎo)不過是通用計(jì)算機(jī)而已。但是，應(yīng)該指出的是，鼓勵(lì) EPO 的審查員對(duì)要求保護(hù)的發(fā)明的盡可能多的特征進(jìn)行檢索，并且在任何情況下，檢索都應(yīng)涵蓋被發(fā)現(xiàn)有助于技術(shù)性的所有特征。兩個(gè)局之間的另一個(gè)顯著的相似之處是物理具現(xiàn)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)不排除在可專利性之外。然而，在EPO，只有“功能性數(shù)據(jù)”才能對(duì)技術(shù)性和創(chuàng)造性做出貢獻(xiàn)。為了確定功能性數(shù)據(jù)的存在，審查員需要檢查所要求保護(hù)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)是否固有地包含或反映系統(tǒng)的技術(shù)特征，或者包含或反映構(gòu)成技術(shù)效果的基礎(chǔ)的相應(yīng)方法的步驟。例如，用于圖像檢索系統(tǒng)的記錄載體將編碼圖像與根據(jù)行號(hào)和地址定義的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)一起存儲(chǔ)，這些數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)指示系統(tǒng)如何解碼和訪問來自該記錄載體的圖像。該數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)被確定為功能性數(shù)據(jù)，因?yàn)槠涔逃械匕▓D像檢索系統(tǒng)即記錄載體，和該記錄載體在其中操作的用于從中檢索圖像的讀取設(shè)備的技術(shù)特征。因此，它對(duì)記錄載體的技術(shù)性做出了貢獻(xiàn)，而存儲(chǔ)的圖片（例如人物或風(fēng)景的照片）中的認(rèn)知性內(nèi)容則沒有（做出這類貢獻(xiàn)）。此外，數(shù)據(jù)必須被物理地具現(xiàn)，即它必須具現(xiàn)在介質(zhì)上或具現(xiàn)為電磁載波。這種方法與 KIPO 對(duì)“結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)”的處理非常相似。如果主題僅以所提供信息的內(nèi)容為特征，則在 KIPO 中不承認(rèn)其為發(fā)明。KIPO 接受的計(jì)算機(jī)相關(guān)的發(fā)明不是數(shù)據(jù)本身，而是“記錄有結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)”，它在結(jié)構(gòu)上顯示了計(jì)算機(jī)的功能。即使在這種情況下，僅顯示特定字符的數(shù)據(jù)，如機(jī)器操作手冊、以錄制音樂為特征的CD等，也只是信息的呈現(xiàn)，因此該主題不構(gòu)成發(fā)明。因此，需要注意的是，數(shù)據(jù)的可專利性是根據(jù)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)是否存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)上以及數(shù)據(jù)是否能夠使計(jì)算機(jī)執(zhí)行特定功能來評(píng)估的。

若要對(duì)于EPO向申請(qǐng)人提出一些指導(dǎo)性建議，可以建議申請(qǐng)人不要依賴權(quán)利要求中的那些無助于產(chǎn)生技術(shù)效果的特征來支持創(chuàng)造性（見 T 641/00）。在 EPO 案例 2（“代理提議”）和 EPO 案例 5（“訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”）中，T 641/00 中規(guī)定的原則導(dǎo)致認(rèn)定缺乏創(chuàng)造性，而KIPO 卻承認(rèn)了這些案例的創(chuàng)造性。因此也可以說，EPO 的申請(qǐng)人應(yīng)該在說明書和/或從屬權(quán)利要求中包含足夠的技術(shù)細(xì)節(jié)作為后備方案，以便（在審查修改中）可以將附加特征添加到權(quán)利要求中，以此結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)和權(quán)利要求的非技術(shù)特征，為申請(qǐng)的創(chuàng)造性提供支持（EPO 審查指南 G-VII，5.4）。

建議打算向 KIPO 提交計(jì)算機(jī)相關(guān)的發(fā)明的申請(qǐng)人在權(quán)利要求中明確披露硬件資源（例如計(jì)算機(jī)、服務(wù)器等），以滿足主題的可專利性標(biāo)準(zhǔn)。這是通過 KIPO 的可專利性測試的第三步所必需的。否則，由于該主題不屬于“利用硬件資源具體實(shí)現(xiàn)軟件的信息處理”的情形，KIPO可以以該主題不構(gòu)成發(fā)明或權(quán)利要求沒有具體描述為由駁回該專利申請(qǐng)。

此外，由于KIPO在評(píng)估創(chuàng)造性時(shí)考慮了權(quán)利要求中公開的所有特征，包括非技術(shù)特征（與EPO的審查實(shí)踐相反），建議申請(qǐng)人進(jìn)一步具體描述權(quán)利要求的技術(shù)方案，特別要關(guān)注可以支持創(chuàng)造性的特征，然后（基于該特征）充分添加其他相關(guān)特征，一直到呈現(xiàn)發(fā)明的獨(dú)特性。然而，即使在這種情況下，正如在商業(yè)方法發(fā)明的案例中所述的，因?yàn)楸娝苤纳虡I(yè)方法或步驟的非技術(shù)特征可以被眾所周知和普遍使用的現(xiàn)有技術(shù)或系統(tǒng)化技術(shù)等否定，更可取的是添加具有技術(shù)性的特征。

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：EPO與KIPO聯(lián)合發(fā)布

翻譯：楊凱詔廣東三環(huán)匯華律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：針對(duì)計(jì)算機(jī)實(shí)施的發(fā)明或軟件相關(guān)發(fā)明審查實(shí)踐的比較（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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