這種“討巧”的商標(biāo)申請和使用，存在被撤銷的風(fēng)險嗎？

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：葛勝濤

原標(biāo)題：這種“討巧”的商標(biāo)申請和使用，存在被撤銷的風(fēng)險嗎？

在商標(biāo)申請、注冊數(shù)量越來越龐大的今天,申請人欲申請的名稱與在先注冊或申請的商標(biāo)完全不近似的可能性越來越低。近期筆者發(fā)現(xiàn)多起相對“討巧”的商標(biāo)申請和使用案例，申請人的商標(biāo)因為在先近似商標(biāo)阻礙被駁回，申請人通過“加字”的方式順利通過了商標(biāo)審查，在實際使用過程中通過“技巧”性規(guī)避，“完美”達(dá)到了申請人最初的品牌設(shè)想。但是這種“討巧”的商標(biāo)申請和使用行為，存在被撤銷的風(fēng)險嗎？

隨著我國知識產(chǎn)權(quán)制度的完善和各類市場主體商標(biāo)品牌意識的增強，店鋪門頭、企業(yè)字號、產(chǎn)品名稱（logo）等標(biāo)識在投入使用前進(jìn)行商標(biāo)檢索分析已經(jīng)被越來越多經(jīng)營者所重視。

當(dāng)前，商標(biāo)申請中流行著一段話：“兩個字的名稱不能注冊，三個字的名稱所剩無幾，四個字的名稱抓緊爭取，五個字的名稱皆大歡喜”。雖然是一句戲言，但也從側(cè)面反映出在商標(biāo)申請、注冊數(shù)量越來越龐大的今天，商標(biāo)申請人將一種或幾種構(gòu)成要素進(jìn)行排列組合后創(chuàng)造出的新商標(biāo)與在先注冊或申請的商標(biāo)完全不近似的可能性越來越低。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國商標(biāo)累計申請量9358578件，連續(xù)17年位居世界第一。中國每萬戶市場主體的平均有效商標(biāo)擁有量為1520件，與2011年的1074件相比有了顯著提高[1]。而中國的漢字一共只有86699個左右，未來2-3個字的商標(biāo)注冊的成功機率將會大幅度縮小。

一、商標(biāo)申請中的“喜”與“憂”

當(dāng)拿到一個名稱，在檢索分析后，偶爾遇到極少數(shù)沒有在先高度近似商標(biāo)的名稱，商標(biāo)代理人的心情絕對比客戶還要激動，立即馬上告知申請人這個名字注冊成功率比較高，請抓緊時間提交申請。但是，大部分出現(xiàn)的情景卻是遺憾的告知申請人：“您這個名稱（或logo）在某某產(chǎn)品（或服務(wù)）上已經(jīng)有在先相同或高度近似商標(biāo)已經(jīng)獲準(zhǔn)注冊，要不咱再想想其他名字？”。

雖然愛因斯坦曾說過“提出一個問題比解決一個問題更重要”，但是在面對申請人構(gòu)思的名稱因在先注冊商標(biāo)的阻礙不能注冊時，能同時提出一套解決方案幫申請人獲得商標(biāo)注冊，一定會獲得申請人的稱贊和肯定。

解決在先近似商標(biāo)阻礙的方案一般有以下幾種方案：

其一，是通過撤三、無效宣告等途徑將在先障礙商標(biāo)進(jìn)行撤銷或無效后再遞交新的申請。但是此種方案往往只適用于在先阻礙商標(biāo)較少，且存在被撤銷或無效情形的狀況下。

其二，是通過與在先注冊商標(biāo)人聯(lián)系，尋求商標(biāo)共存。當(dāng)前，在客觀上商標(biāo)近似的可能性越來越高，商標(biāo)共存同意書作為在后申請人克服在先權(quán)利沖突并最終取得商標(biāo)注冊的一條捷徑越來越受到國內(nèi)外申請人的重視[2]。在實踐中，無論是在商標(biāo)評審階段還是司法程序中，涉及商標(biāo)共存同意書的案件均呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢。

其三，對當(dāng)前準(zhǔn)備申請注冊的名稱進(jìn)行適當(dāng)?shù)母膭?。國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《商標(biāo)審理審查指南（2021）》中詳細(xì)列明了商標(biāo)近似的審查標(biāo)準(zhǔn)，如果通過“加字”的方式與在先阻礙商標(biāo)產(chǎn)生明顯區(qū)別，則商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊的成功率則會大幅度提升。此種方式雖然對申請人來說有種忍痛割愛的感覺，但是在出入不大的情況下無疑是一種花費最小的方式。

以上三種方案，第一種和第二種的成本往往較高，且適用條件相對苛刻。相比較而言，第三種方案的花費和時間成本都相對較低，往往被大部分商標(biāo)申請人所采納。

二、幾個“討巧”的商標(biāo)申請和使用案例

但是，近期筆者發(fā)現(xiàn)多起相對“討巧”的商標(biāo)申請和使用案例，申請人的商標(biāo)因為在先近似商標(biāo)阻礙被駁回，申請人通過“加字”的方式順利通過了商標(biāo)審查，在實際使用過程中通過“技巧”性規(guī)避，“完美”達(dá)到了申請人最初的品牌設(shè)想。

例如：A公司的主營產(chǎn)品為金屬門窗（尼斯分類為：0603），使用的產(chǎn)品名稱為“凱達(dá)”，但是在提交商標(biāo)申請的時候發(fā)現(xiàn)B公司在多年前已經(jīng)在金屬門窗這個類別獲準(zhǔn)注冊了“凱達(dá)”商標(biāo)。A公司多次對B公司商標(biāo)提出撤銷和無效宣告，均以失敗告終，考慮到自己的生產(chǎn)的門窗在區(qū)域內(nèi)已經(jīng)小有名氣，經(jīng)營者實在不甘另起爐灶。經(jīng)過認(rèn)真研讀國家知識產(chǎn)權(quán)局《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》中商標(biāo)近似判定標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)營者向商標(biāo)局提交了“凱達(dá)名”申請，順利避開了在先“凱達(dá)”商標(biāo)的障礙，獲準(zhǔn)注冊。

但是在實際使用過程中，A公司一方面考慮到承繼之前本公司“凱達(dá)”品牌（未注冊商標(biāo)）積累的商譽和影響，另一方面在自己獲準(zhǔn)注冊的“凱達(dá)名”商標(biāo)的右上角打上了“?”標(biāo)識，但是在商標(biāo)后邊又加了一個“門”字。

“凱達(dá)名?門”牌門窗就此開始更大規(guī)模的生產(chǎn)銷售。

這種“討巧”的商標(biāo)申請和使用，存在被撤銷的風(fēng)險嗎？

左圖：商標(biāo)申請圖樣右圖：商標(biāo)實際使用圖樣

除此案例外，筆者還遇到一家做汝瓷茶具公司在2103（瓷器、陶瓷）類別因他人在先“瑞晟”商標(biāo)的障礙，申請注冊了“瑞晟汝”商標(biāo)。一家做冒菜的經(jīng)營者在43類（提供餐飲服務(wù)）因他人在先“三顧”近似商標(biāo)障礙，申請注冊了“三顧冒”商標(biāo)。和A公司一樣，這兩家公司的經(jīng)營者在實際使用中同樣是使用了“瑞晟汝瓷”和“三顧冒菜”的名稱。不同的是“瑞晟汝瓷”的經(jīng)營者沒有打任何“?”標(biāo)識，“三顧冒菜”的經(jīng)營者在使用中則用的是“三顧冒?菜”標(biāo)識。

這種“討巧”的商標(biāo)申請和使用，存在被撤銷的風(fēng)險嗎？

左圖：商標(biāo)申請圖樣右圖：商標(biāo)實際使用圖樣

三、這種“討巧”的商標(biāo)申請和使用行為存在風(fēng)險嗎？

最初看到這幾個案例，不禁為經(jīng)營者或者商標(biāo)代理人的idea稱贊。但是經(jīng)過深入的思考后，便產(chǎn)生了一些疑慮，這樣“討巧”的商標(biāo)申請和使用，是否存在相關(guān)隱患？

1、是否存在商標(biāo)不規(guī)范使用被撤銷的風(fēng)險？

《商標(biāo)法》第四十九條第一款規(guī)定，商標(biāo)注冊人在使用注冊商標(biāo)的過程中，自行改變注冊商標(biāo)、注冊人名義、地址或者其他注冊事項的，由地方工商行政管理部門責(zé)令限期改正；期滿不改正的，由商標(biāo)局撤銷其注冊商標(biāo)。

2、“凱達(dá)名?門”商標(biāo)算不算不規(guī)范使用？

一種意見認(rèn)為不屬于不規(guī)范使用。A企業(yè)在門窗（0603）類別申請了“凱達(dá)名”商標(biāo)，實際使用中人家也在商標(biāo)右上角打了“?”標(biāo)識，屬于規(guī)范使用。

另一種意見認(rèn)為屬于不規(guī)范使用。A企業(yè)雖然在門窗（0603）類別申請了“凱達(dá)名”商標(biāo)，但是實際使用中卻由加了一個字，屬于不規(guī)范使用注冊商標(biāo)的情形。

兩種意見初看好像都有一定道理，但孰是孰非，需進(jìn)一步厘清。

商標(biāo)是商品或服務(wù)的經(jīng)營者為了將自己的商品或服務(wù)與他人提供的相同或近似的商品或服務(wù)區(qū)別的標(biāo)識，其核心在于識別來源。一旦商標(biāo)合法注冊，注冊人就享有商標(biāo)權(quán)，可以排斥他人在相同或類似的商品或服務(wù)上以容易導(dǎo)致混淆的方式使用相同或近似的標(biāo)志。而他人自然也不能再在相同或類似商品或服務(wù)上注冊相同或相似商標(biāo)，否則，會產(chǎn)生兩個相互沖突的商標(biāo)權(quán)，損害在先注冊人的利益，也會導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆。

就“凱達(dá)名?門”商標(biāo)而言，“凱達(dá)名?門”標(biāo)識是否屬于不規(guī)范使用，還應(yīng)以是否使“相關(guān)公眾”造成混淆為判斷標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（2020年修正），“相關(guān)公眾”是指與商標(biāo)所標(biāo)識的某類商品或服務(wù)有關(guān)的消費者或與這些商品或者服務(wù)的營銷有密切關(guān)系的其他經(jīng)營者。

那么就本文而言，相關(guān)公眾是否會對“凱達(dá)”與“凱達(dá)名?門”、“三顧”與“三顧冒?菜”、“瑞晟”與“瑞晟汝?瓷”產(chǎn)生混淆呢？

3、大腦的自動糾錯機制

大家可以試著以盡可能快的速度閱讀以下這句話：“研表究明，漢字的序順并不定一能影響閱讀，比如你看完這句話后，才發(fā)這現(xiàn)里的字全是亂的?！惫烙嫸鄶?shù)讀者在讀到最后的部分之前，都沒有意識到“這里的字都是亂的”。這是因為人的大腦有“自動糾錯”機制，人們在看到與我們熟悉的表達(dá)或相近的表達(dá)時，會覺得它就是原來的表達(dá)[3]。

人們在“認(rèn)牌購物”時也會發(fā)生類似的情況：雖然人們看到的商標(biāo)與其了解的商標(biāo)并不相同，但如果差別并不大，會自動激發(fā)大腦的“自動糾錯”機制。就“瑞晟汝?瓷”標(biāo)識而言，消費者第一眼看到時，腦海中一定是將“瑞晟”和“汝瓷”兩個詞語分別開來，把汝瓷當(dāng)做對茶具的描述，將“瑞晟”作為茶具的品牌。即使“凱達(dá)名?門”的經(jīng)營者在“凱達(dá)名”右上角打上“?”標(biāo)識，但是對大多數(shù)消費者來說將其誤認(rèn)為“凱達(dá)”牌門窗的可能性更大一些。

綜上，筆者更偏向于第二種意見，“凱達(dá)名?門”、“三顧冒?菜”、“瑞晟汝?瓷”的經(jīng)營者存在不規(guī)范使用的風(fēng)險。根據(jù)《商標(biāo)法》規(guī)定，地方工商行政管理部門責(zé)令限期改正；期滿不改正的，由商標(biāo)局撤銷其注冊商標(biāo)。

如果在先商標(biāo)權(quán)人就A企業(yè)“凱達(dá)名?門”向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出無效宣告或者“撤銷連續(xù)三年不使用”申請，在商標(biāo)不規(guī)范使用的情況下，商標(biāo)同樣存在被撤銷的風(fēng)險。

如果在先商標(biāo)權(quán)人提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟，A企業(yè)則可能面臨侵權(quán)賠償?shù)娘L(fēng)險。

正所謂“商標(biāo)申請有門道，避免埋雷為首要?！?/p>

參考文獻(xiàn)：

[1]數(shù)據(jù)來源：國家知識產(chǎn)權(quán)局.

[2]馬長治：剝繭抽絲——看商標(biāo)共存同意書的形式要件.

[3]王遷.《知識產(chǎn)權(quán)法教程》（第七版）[M],中國人民大學(xué)出版社，2021年.

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：葛勝濤

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：這種“討巧”的商標(biāo)申請和使用，存在被撤銷的風(fēng)險嗎？（點擊標(biāo)題查看原文）

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