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來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻譯：北京思韜知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司
原標(biāo)題：向 ETSI “延遲”披露知識(shí)產(chǎn)權(quán)并不會(huì)導(dǎo)致在美國(guó)或英國(guó)無(wú)法行使專利權(quán)
美國(guó)和英國(guó)最近的兩項(xiàng)法院判決分別考慮了(i)根據(jù)歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì) (ETSI) 知識(shí)產(chǎn)權(quán) (IPR) 政策第 4.1 條的披露義務(wù)，以及 (ii) 該條義務(wù)對(duì)受政策約束的專利的可行使性（enforceability）的影響。這些決定證實(shí)，Optis 及其在先權(quán)利人均未違反其根據(jù)第 4.1 條向 ETSI 披露知識(shí)產(chǎn)權(quán)的義務(wù)，其披露時(shí)間也不構(gòu)成嚴(yán)重的不當(dāng)行為，而這種嚴(yán)重的不當(dāng)行為會(huì)導(dǎo)致基于美國(guó)法律的默示棄權(quán)或英國(guó)判例法下的禁反言，從而阻止或限制專利的可行使性。
美國(guó)和英國(guó)最近的兩項(xiàng)法院判決分別考慮了(i)根據(jù)歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì) (ETSI) 知識(shí)產(chǎn)權(quán) (IPR) 政策第 4.1 條的披露義務(wù)，以及 (ii) 該條義務(wù)對(duì)受政策約束的專利的可行使性（enforceability）的影響。
回顧ETSI 知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策第 4.1 條規(guī)定：
“根據(jù)以下第 4.2 條，每個(gè)成員應(yīng)盡其合理努力，特別是在其參與的標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范的制定過(guò)程中，及時(shí)通知 ETSI 必要知識(shí)產(chǎn)權(quán)。特別是，提交技術(shù)提案的成員對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范，應(yīng)在善意的基礎(chǔ)上提請(qǐng) ETSI 關(guān)注該成員的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如果該提案被采納，這些知識(shí)產(chǎn)權(quán)可能是必要的”。
這兩項(xiàng)決定都是在 Optis 和 Apple 之間正在進(jìn)行的專利和公平、合理和無(wú)歧視性 (FRAND) 相關(guān)訴訟中作出的。簡(jiǎn)而言之，這些決定證實(shí)，Optis 及其在先權(quán)利人均未違反其根據(jù)第 4.1 條向 ETSI 披露知識(shí)產(chǎn)權(quán)的義務(wù)，其披露時(shí)間也不構(gòu)成嚴(yán)重的不當(dāng)行為，而這種嚴(yán)重的不當(dāng)行為會(huì)導(dǎo)致基于美國(guó)法律的默示棄權(quán)或英國(guó)判例法下的禁反言，從而阻止或限制專利的可行使性。
在詳細(xì)查看這些最近的判決之前，出于上下文的目的，有必要先研究加利福尼亞北區(qū)法院的早期判決，這些判決得出了不同的結(jié)論。
Core Wireless/Conversant Wireless 訴 Apple
在美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院 2017 年關(guān)于 Core Wireless Licensing S.A.R.L. v. Apple Inc. 的判決中，聯(lián)邦巡回法院撤銷了地區(qū)法院關(guān)于不存在不可行使性的判決，并重審了“諾基亞或 Core Wireless 是否因諾基亞未能披露而不公平地受益，或者諾基亞的行為是否嚴(yán)重到足以證明默示棄權(quán)的認(rèn)定是正當(dāng)?shù)?，而不考慮諾基亞或 Core Wireless 可能因該不當(dāng)行為而獲得的任何利益?！痹诤?qū)徠陂g，地方法院認(rèn)為，諾基亞的行為沒(méi)有上升到足以在沒(méi)有實(shí)現(xiàn)不公平利益的情況下就認(rèn)定構(gòu)成默示棄權(quán)的嚴(yán)重不當(dāng)行為的程度。然而，關(guān)于實(shí)現(xiàn)的利益，地區(qū)法院裁定諾基亞和 Conversant 獲得了不公平的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因?yàn)椤爸Z基亞未能披露其IPR [知識(shí)產(chǎn)權(quán)] 剝奪了 ETSI 成員就GPRS標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)解決方案做出充分知情情形下決定的機(jī)會(huì)。因此，基于默示棄權(quán)，該專利被認(rèn)定為不可行使。這一結(jié)論是地方法院根據(jù)蘋(píng)果專家邁克爾沃克博士的無(wú)爭(zhēng)議證據(jù)得出的，他作證稱“ETSI 成員被激勵(lì)選擇無(wú)需許可費(fèi)用的技術(shù)解決方案”。
Conversant 再次提出上訴，并在其更正的上訴摘要中辯稱，ETSI 知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策的唯一目標(biāo)是確保 FRAND 條款和條件下的許可不會(huì)“不可及”，鑒于諾基亞先前的一攬子 FRAND 承諾，情況并非如此。此外，Conversant 指出 ETSI 對(duì)其自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策的審查得出的結(jié)論是，“技術(shù)機(jī)構(gòu)的主要任務(wù)是尋找最佳技術(shù)解決方案，存在標(biāo)準(zhǔn)必要知識(shí)產(chǎn)權(quán)并不構(gòu)成障礙”。就沃克先生的證詞，即如果“......兩種解決方案在技術(shù)上都是最好的，那么你更有可能選擇最終對(duì)你的公司沒(méi)有構(gòu)成成本負(fù)擔(dān)的一種......”，Conversant 回應(yīng)指出，對(duì)當(dāng)時(shí)可及的諾基亞技術(shù)的任何免許可費(fèi)的替代品，Apple沒(méi)有提出任何證據(jù)。關(guān)于諾基亞僅僅因?yàn)镮PR的披露可能對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化過(guò)程很重要而獲得不公平利益的觀點(diǎn)，Conversant 指出，對(duì)聯(lián)邦巡回法院裁決的這種解釋不僅會(huì)使候?qū)彌](méi)有實(shí)際意義，而且據(jù)估計(jì)，會(huì)使向 ETSI 披露的所有IPR中的 88% 無(wú)法行使權(quán)利。諾基亞和愛(ài)立信/松下/黑莓/飛利浦分別提交的 Amicus 簡(jiǎn)報(bào)中也提出了類似的論點(diǎn)，兩份簡(jiǎn)報(bào)都進(jìn)一步指出，蘋(píng)果自己的絕大多數(shù)專利 (88-90%) 也是在相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)被采用后才披露的。
Optis 訴 Apple（美國(guó)）
最近，Optis Wireless Technology, LLC 等訴 Apple Inc.（德克薩斯州東區(qū)法院）也考慮了此類問(wèn)題。然而，在這種情況下，未發(fā)現(xiàn)爭(zhēng)議專利的前權(quán)利人因未在“第 3 階段凍結(jié)日期（Stage 3 Freeze Date）”之前披露其知識(shí)產(chǎn)權(quán)而違反了向 ETSI 披露的任何義務(wù)——參見(jiàn)關(guān)于法官審判以及支持事實(shí)的調(diào)查結(jié)果和法律結(jié)論的意見(jiàn)和命令（“意見(jiàn)和命令”）。Rodney Gilstrap 法官得出了這一結(jié)論，除其他外，他發(fā)現(xiàn)“ETSI 知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策在其披露要求的時(shí)間安排方面并不清晰和明確……”并且依賴于 Optis 的法國(guó)法律專家的證據(jù)，“即行業(yè)慣例和交易過(guò)程是解釋法語(yǔ)合同的相關(guān)參考”（法國(guó)法律管轄 ETSI 知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策）。針對(duì)該行業(yè)和交易過(guò)程中的這種習(xí)慣，“意見(jiàn)和命令”中表明：
[CL24] ETSI 參與者不理解該組織的知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策要求在凍結(jié)日期之前進(jìn)行披露。絕大多數(shù) ETSI 參與者在第 3 階段和 TTCN 凍結(jié)日期之后都會(huì)披露他們的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。（Dkt. No. 521 at 122:10–123:7, 124:1–125:9）例如，94% 的第 8 版 ETSI 聲明是在 2009 年 3 月 12 日 TTCN 凍結(jié)日期之后發(fā)布的；第 8 版的所有 ETSI 聲明中有 96.8%是在“第 3 階段凍結(jié)日期”之后發(fā)布的（Dkt. 521 at 124:1-20.） ETSI 了解這種披露做法，沒(méi)有證據(jù)表明其已采取任何行動(dòng)鼓勵(lì)或強(qiáng)制提前披露。（Id. at 123:17-25, 126:13-20。）
[CL25] 法院沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何明確和令人信服的證據(jù)表明 Optis 違反了向 ETSI 披露其基本知識(shí)產(chǎn)權(quán)的義務(wù)；相反，證據(jù)表明 Optis 及其相關(guān)專利的在先利益相關(guān)方以符合 SSO 程序的方式及時(shí)向 ETSI 披露了其 IPR。
而且，與 Conversant 案中的地區(qū)法院一樣，Rodney Gilstrap 法官也發(fā)現(xiàn)專利權(quán)人“并未構(gòu)成如此嚴(yán)重的不當(dāng)行為導(dǎo)致專利權(quán)的不可行使?！?br/>
Optis 訴 Apple（英國(guó)）
在英國(guó)，蘋(píng)果公司也提出了類似的論點(diǎn)，但依據(jù)的是禁止反言原理。蘋(píng)果有兩個(gè)論點(diǎn)。首先是“ETSI 和/或 RAN WG2 的成員得到了保證，即愛(ài)立信 [Optis 的在先專利權(quán)人] 對(duì)于愛(ài)立信的 TDoc 沒(méi)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，因此他們失去了尋求替代的、非專利的解決方案的機(jī)會(huì)”。其次，蘋(píng)果公司辯稱，“即使保證不可能對(duì)尋求或找到非專利解決方案產(chǎn)生任何影響，ETSI 的規(guī)則和程序也沒(méi)有得到遵守，并且這足以構(gòu)成禁反言或限制 Optis 行使其專利權(quán)。
與美國(guó)的決定不同，英國(guó)的決定對(duì)事實(shí)背景進(jìn)行了大量詳細(xì)說(shuō)明，包括 ETSI（和 3GPP）的歷史和安排及其知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策、工作組的運(yùn)作方式以及 ETSI 申報(bào)流程的運(yùn)作。在解釋第 4.1 條時(shí)，英國(guó)法院還非常仔細(xì)地研究了法國(guó)法律，該法律要求考慮 ETSI 與第 4.1 條相關(guān)的一般政策目標(biāo)和大量的其他材料，包括在本案中重要的是，聲明人的行為和全面的證據(jù)表明絕大多數(shù)聲明，包括 Apple 自己的聲明，都是在第 3 階段凍結(jié)日期之后作出的。
提交給法院的證據(jù)表明，工作組參與者沒(méi)有考慮技術(shù)提案是否或可能是知識(shí)產(chǎn)權(quán)的主題。此外，如果 RAN WG2 參與者考慮過(guò)愛(ài)立信是否有可能對(duì) TDoc 擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，無(wú)論愛(ài)立信是否提交了早期聲明，他們都會(huì)得出結(jié)論認(rèn)為這是有可能的。這是因?yàn)椋?i) RAN WG2 小組是“非常注重專利”的，(ii) 愛(ài)立信是著名的創(chuàng)新者，(iii) 相關(guān)的 TDoc 是對(duì) LTE 中出現(xiàn)的新問(wèn)題的解決方案。
法院認(rèn)為“對(duì)第 4.1 條的如下評(píng)估更加自然，即它規(guī)定了根據(jù)特定的情況以及當(dāng)時(shí) ETSI 程序的背景進(jìn)行評(píng)估的靈活義務(wù)?！?ETSI 承認(rèn)，只要 FRAND 制度有效，“延遲”聲明就不是問(wèn)題，這與蘋(píng)果聲稱的那種強(qiáng)硬要求以及為許可談判目的而作出聲明的目標(biāo)相抵觸，這顯然是重要的并且也不需要硬性規(guī)定”。
英國(guó)法院駁回了蘋(píng)果公司“關(guān)于第 4.1 條含義的爭(zhēng)辯，因此它認(rèn)為愛(ài)立信違反了規(guī)定，這取決于 [第 4.1 條] 的每句話都有一個(gè)明確的時(shí)限”。因此，蘋(píng)果的兩個(gè)論點(diǎn)都失敗了，法院認(rèn)定不存在禁反言問(wèn)題。引人注目的是，英國(guó)法院還認(rèn)為，即使發(fā)現(xiàn)禁反言問(wèn)題，Apple 尋求的救濟(jì)，即 Optis 無(wú)法行使其專利權(quán)或者尋求禁令，“顯然不對(duì)等”，并且會(huì)被駁回。
最后的評(píng)論
退一步說(shuō)，標(biāo)準(zhǔn)參與者認(rèn)為那些提出標(biāo)準(zhǔn)化解決方案的人可能沒(méi)有與之相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并且可能存在技術(shù)上可替代的免許可費(fèi)技術(shù)作為替代方案，這種想法是幼稚的，并且忽略了專利在實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)技術(shù)方面的投資回報(bào)中所起的作用，以及 ETSI 和工作組如何運(yùn)作的現(xiàn)實(shí)。
正如 ETSI 知識(shí)產(chǎn)權(quán)指南中所述，“在遵守 [ETSI IPR] 政策的情況下，技術(shù)機(jī)構(gòu)不應(yīng)參與有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)的法律討論”。因此，英國(guó)法院根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定，即使在工作組會(huì)議之前披露了知識(shí)產(chǎn)權(quán)，參與者也不能以知識(shí)產(chǎn)權(quán)的存在為理由拒絕技術(shù)提案，或與其他參與者討論該技術(shù)提案。他們所能做的就是爭(zhēng)論技術(shù)優(yōu)點(diǎn)，因?yàn)檫@是接受或拒絕技術(shù)提案的唯一基礎(chǔ)。因此，根據(jù)諾基亞在第二次 Conversant 上訴中提交的 Amicus 簡(jiǎn)報(bào)，“背景假設(shè)始終是技術(shù)貢獻(xiàn)可能包含在未決專利或?qū)＠暾?qǐng)中”。此外，諾基亞補(bǔ)充說(shuō)明，由于行業(yè)普遍采用標(biāo)準(zhǔn)采納后披露的做法，即使有人愿意，也無(wú)法確定其他技術(shù)貢獻(xiàn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀態(tài)。根據(jù) Conversant 最新的上訴簡(jiǎn)報(bào)，沃克博士在這方面的證詞是一致的，Conversant 特別指出“沃克博士不記得有任何成員在討論此類提議的會(huì)議上披露知識(shí)產(chǎn)權(quán)的例子?！蓖瑯樱谟?guó)法院提交的壓倒性證據(jù)表明，“事實(shí)上，在實(shí)踐中沒(méi)有[工作組] 參與者會(huì)核查在即將召開(kāi)的會(huì)議上討論的 TDoc 提案是否被或可能被包括在知識(shí)產(chǎn)權(quán)中”。這并不是一個(gè)會(huì)被考慮的問(wèn)題。
ETSI 的任務(wù)是選擇最佳的技術(shù)解決方案，其對(duì) IPR 的主要考慮是確保 FRAND 許可可及。只要 IPR 持有人作出該等聲明，并同意準(zhǔn)備在必要的范圍內(nèi)按照 FRAND 條款進(jìn)行許可，就應(yīng)該滿足了 ETSI 的要求。
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作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻譯：北京思韜知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司
編輯：IPRdaily王穎 校對(duì)：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：向 ETSI “延遲”披露知識(shí)產(chǎn)權(quán)并不會(huì)導(dǎo)致在美國(guó)或英國(guó)無(wú)法行使專利權(quán)（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）
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