專利權(quán)人的噩夢(mèng)，解讀美國(guó)雙方專利復(fù)審（IPR），中國(guó)公司又該如何殺入美國(guó)市場(chǎng)？

? ? 【小D導(dǎo)讀】

美國(guó)2011年頒布的美國(guó)發(fā)明法案（”America Invents Act”）對(duì)美國(guó)專利法做了修改，其中一個(gè)叫雙方專利復(fù)審（Inter Partes Review，以下簡(jiǎn)稱“IPR”）的新程序?qū)γ绹?guó)專利訴訟格局有強(qiáng)大的沖擊。IPR對(duì)很多專利權(quán)人來(lái)說(shuō)簡(jiǎn)直就是一場(chǎng)噩夢(mèng)，而因?yàn)橹袊?guó)公司進(jìn)軍美國(guó)后常常被指控專利侵權(quán)，IPR對(duì)中國(guó)公司非常有利。為了更好的保護(hù)自己的美國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)公司需要了解IPR程序。本文會(huì)介紹IPR程序的主要特點(diǎn)，給中國(guó)公司提供一些實(shí)用的建議。

什么是IPR？ ? 2012年 9月16日生效的IPR程序是依據(jù)美國(guó)法典第35編第31章（35 U.S. Code Chapter 31）的一個(gè)新的專利無(wú)效的訴訟程序。此程序在美國(guó)專利商標(biāo)局（以下簡(jiǎn)稱“USPTO”）的專利審判和上訴委員會(huì)進(jìn)行。IPR申請(qǐng)人只能根據(jù)美國(guó)專利法102和103法條對(duì)專利提出沒(méi)有新穎性和創(chuàng)造性的無(wú)效請(qǐng)求，而提交的現(xiàn)有技術(shù)必須是專利或出版物（printed publications）。

IPR程序的立案標(biāo)準(zhǔn)是：如果IPR申請(qǐng)書顯示了有“合理的可能性”（reasonable likelihood）使至少一個(gè)專利權(quán)利要求無(wú)效，USPTO則可以啟動(dòng)IPR程序。IPR程序是一個(gè)小型精裝版的無(wú)效訴訟程序，有證據(jù)披露以及對(duì)專家證人和發(fā)明人訊問(wèn)取證（deposition）的步驟。從立案到判決一年時(shí)間（特殊情況可延長(zhǎng)到一年半），具體流程圖如下。

專利權(quán)人的噩夢(mèng)，解讀美國(guó)雙方專利復(fù)審（IPR），中國(guó)公司又該如何殺入美國(guó)市場(chǎng)？

IPR有什么優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)？

IPR程序優(yōu)點(diǎn)很多。在此之前，USPTO有單方或雙方專利復(fù)審的程序（ex parte or inter parte reexamination），不過(guò)是非訴訟程序，對(duì)專利有效性的判決也沒(méi)有時(shí)間限制。而 IPR程序是更新改進(jìn)版的雙方專利復(fù)審的訴訟程序，對(duì)挑戰(zhàn)專利無(wú)效方非常有吸引力。

據(jù)USPTO數(shù)字顯示，截止2014年 6月30日，USPTO收到了1405件IPR申請(qǐng)。從2013年6月開(kāi)始，每個(gè)月的IPR申請(qǐng)量就多達(dá)50幾件了。2014年4月開(kāi)始，每個(gè)月的IPR申請(qǐng)量更是超過(guò)100件。由此可見(jiàn)，IPR程序變得越來(lái)越熱門，成為公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)策略的一個(gè)重要部分。

跟中國(guó)專利法不同，美國(guó)專利無(wú)效可以在聯(lián)邦地區(qū)法院和USPTO同時(shí)進(jìn)行。跟聯(lián)邦地區(qū)法院無(wú)效訴訟相比，IPR程序優(yōu)點(diǎn)很明顯。

第一、IPR程序流程快。立案后一年就可以拿到判決。而聯(lián)邦地區(qū)法院的專利訴訟往往要2-3年，即使是少數(shù)的火箭式日程（rocket docket）的法院也要一年多才能得到最終判決。

第二、IPR程序物美價(jià)廉。一般美國(guó)律所對(duì)IPR程序的預(yù)算是30萬(wàn)到50萬(wàn)美元，這比聯(lián)邦地區(qū)法院的專利訴訟動(dòng)輒上百萬(wàn)美元的預(yù)算劃算多了。

第三、IPR程序無(wú)效成功率高。根據(jù)美國(guó)專利法，在聯(lián)邦地區(qū)法院的專利訴訟中（美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)的337調(diào)查也一樣），專利首先是被默認(rèn)為有效的，所以無(wú)效的難度很大。此外，聯(lián)邦法官或陪審團(tuán)大多沒(méi)有技術(shù)背景，想說(shuō)服他們專利無(wú)效難度很大。

而在IPR程序中，專利沒(méi)有被默認(rèn)為有效，而且對(duì)權(quán)利要求范圍的解釋比聯(lián)邦地區(qū)法院更廣，所以更有利于使專利無(wú)效。此外，USPTO的法官都有技術(shù)背景，有自信判決專利無(wú)效。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2014年4月，在70%左右庭審過(guò)的IPR案件中，所有的涉案權(quán)利要求被判無(wú)效，在剩下的近30%里，大部分案件中涉案權(quán)利要求也有部分被修改（修改權(quán)利要求很有可能會(huì)減少侵權(quán)賠償額）。只有一個(gè)案件中專利權(quán)人保住了所有涉案權(quán)利要求的有效性。所以，IPR程序無(wú)效成功率很高。

IPR程序也是有風(fēng)險(xiǎn)的。如果挑戰(zhàn)專利無(wú)效方IPR敗訴，今后它就再也不能在任何程序（包括聯(lián)邦地區(qū)法院的專利訴訟和337調(diào)查）中根據(jù)其他現(xiàn)有技術(shù)對(duì)專利提出沒(méi)有新穎性和創(chuàng)造性的無(wú)效請(qǐng)求。所以IPR程序需要充分的準(zhǔn)備（一般需要預(yù)留兩個(gè)月的時(shí)間準(zhǔn)備IPR申請(qǐng)文書），盡量達(dá)到一招制敵的效果，否則后果嚴(yán)重。

另外，IPR程序的預(yù)算對(duì)很多國(guó)內(nèi)公司來(lái)講還是過(guò)高。所以預(yù)算有限的話，可以考慮選擇單方專利復(fù)審的程序，不過(guò)提交單方專利復(fù)審請(qǐng)求后，挑戰(zhàn)專利無(wú)效方就不能參與專利復(fù)審了。于是USPTO之后只能聽(tīng)專利權(quán)人的一面之詞，無(wú)效的成功率顯然比IPR低很多。

中國(guó)公司為何關(guān)注IPR？

中國(guó)公司產(chǎn)品出口到美國(guó)時(shí)，經(jīng)常遭遇專利侵權(quán)指控或訴訟。其中包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手利用專利來(lái)打擊中國(guó)公司的市場(chǎng)份額，也包括專利控股公司們利用美國(guó)專利訴訟的高成本來(lái)敲詐許可費(fèi)。

中國(guó)公司可以結(jié)合IPR程序的特點(diǎn)考慮以下策略：

一、在產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程中就做專利分析，如果有不容易規(guī)避的關(guān)鍵專利，可以考慮準(zhǔn)備IPR申請(qǐng)。至于是否提交和何時(shí)提交，根據(jù)具體情況再做決定。

二、如果收到專利權(quán)人的警告函，除了做一般的答復(fù)以外，應(yīng)該立即做侵權(quán)和無(wú)效分析。因?yàn)閷＠麢?quán)人可能會(huì)要求談判，甚至很快起訴法庭。如果中國(guó)公司準(zhǔn)備了高質(zhì)量的IPR申請(qǐng)文書，這在提交IPR申請(qǐng)前可以是很好的談判籌碼。

三、如果專利權(quán)人已經(jīng)在聯(lián)邦地區(qū)法院提起了專利侵權(quán)訴訟， IPR申請(qǐng)必須在一年內(nèi)提交。如果在聯(lián)邦地區(qū)法院訴訟初期就開(kāi)始IPR程序的話，大部分聯(lián)邦地區(qū)法院會(huì)暫停地區(qū)法院的訴訟程序，等USPTO對(duì)專利有效性的判決。所以中國(guó)公司在這種情況下可以考慮立即啟動(dòng)IPR程序，以便降低訴訟成本和提高無(wú)效的成功率。

四、如果專利權(quán)人已經(jīng)在美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)提起了專利侵權(quán)的337調(diào)查，337調(diào)查不會(huì)因?yàn)镮PR程序而暫停。雖然如此，IPR程序的重要性還是不可忽視。對(duì)于中國(guó)公司來(lái)講，在337調(diào)查中敗訴的幾率非常高（尤其是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提出的337調(diào)查），所以建議增加多道防線來(lái)增加勝算。如果IPR程序?qū)＠麩o(wú)效成功的話，即使337調(diào)查敗訴，專利無(wú)效后美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)的禁令自然也就被取消了。更何況，IPR是促使和解的一個(gè)好籌碼。

在中美貿(mào)易戰(zhàn)中，專利糾紛只是商業(yè)戰(zhàn)中的一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)而已。為了打贏一場(chǎng)專利糾紛戰(zhàn)，中國(guó)公司必須要熟悉多種武器。而IPR正是對(duì)付專利權(quán)人的一個(gè)新鮮的高殺傷力的武器，如果好好運(yùn)用的話，必能保護(hù)中國(guó)公司的產(chǎn)品順利打入美國(guó)市場(chǎng)！

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梅雷律師是美國(guó)美科律師事務(wù)所(Mei & Mark LLP)的創(chuàng)始人和主管合伙人，杜克大學(xué)法律博士，業(yè)務(wù)以337調(diào)查，專利訴訟，和國(guó)際貿(mào)易糾紛為主。梅律師是第一個(gè)在美國(guó)創(chuàng)立高端訴訟律師事務(wù)所的中國(guó)人、第一個(gè)在美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院出庭辯護(hù)的中國(guó)人、第一個(gè)代理中國(guó)公司通過(guò)美國(guó)海關(guān)破解美國(guó)貿(mào)易壁壘的律師、及第一個(gè)代理中國(guó)公司在美國(guó)337調(diào)查案中上訴美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院獲得全勝的律師。梅律師曾在2008年美國(guó)大選期間，擔(dān)任奧巴馬總統(tǒng)的義務(wù)律師，保護(hù)選民的投票權(quán)。

整理：IPRdaily ?胡凱 ? ? ? ? ?作者：梅雷律師網(wǎng)站：iprdaily.cn 【聲明】本稿件為IPRdaily特約撰稿，未經(jīng)許可，請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載！

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