淺議對(duì)比文件能否實(shí)施對(duì)新穎性和創(chuàng)造性判斷的影響 ?

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“無法實(shí)施的方案是否能夠作為新穎性/創(chuàng)造性判斷的對(duì)比文件？本文通過梳理各國(guó)的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我國(guó)專利審查或司法案例，擬對(duì)上述問題進(jìn)行初步探討?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：金柳欣 北京林達(dá)劉知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所

審查員在判斷發(fā)明或者實(shí)用新型是否具備新穎性或創(chuàng)造性等會(huì)引用對(duì)比文件。在專利代理實(shí)踐過程中，時(shí)常有申請(qǐng)人對(duì)對(duì)比文件的可實(shí)施性提出質(zhì)疑，認(rèn)為作為對(duì)比文件的文獻(xiàn)本身存在嚴(yán)重錯(cuò)誤、無法實(shí)施，其不能作為現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請(qǐng)來判斷在后申請(qǐng)的新穎性或者創(chuàng)造性。無法實(shí)施的方案是否能夠作為新穎性/創(chuàng)造性判斷的對(duì)比文件？本文通過梳理各國(guó)的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我國(guó)專利審查或司法案例，擬對(duì)上述問題進(jìn)行初步探討，以期為實(shí)踐中如何對(duì)應(yīng)提供參考思路。

一、各國(guó)相關(guān)規(guī)定

1.1 中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局（CNIPA）相關(guān)規(guī)定

《專利審査指南2010 》（ 以下簡(jiǎn)稱“ 指南”） 第二部分第三章第2.1節(jié)規(guī)定：現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)當(dāng)是申請(qǐng)日以前公眾能夠得知的技術(shù)內(nèi)容。換句話說，現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)日之前處于能夠?yàn)楣姭@得的狀態(tài)，并包含有能夠使公眾從中得知實(shí)質(zhì)性技術(shù)知識(shí)的內(nèi)容”。指南第二部分第三章第2.3節(jié)規(guī)定了引用對(duì)比文件判斷發(fā)明或者實(shí)用新型的新穎性和創(chuàng)造性等時(shí)，應(yīng)當(dāng)以對(duì)比文件公開的技術(shù)內(nèi)容為準(zhǔn)。

對(duì)于化學(xué)領(lǐng)域，指南第二部分第十章第5.1節(jié)規(guī)定專利申請(qǐng)要求保護(hù)一種化合物的，對(duì)比文件“提及即公開”，但申請(qǐng)人能提供證據(jù)證明在申請(qǐng)日之前無法獲得該化合物的除外。除了此處之外，指南中未直接對(duì)在新穎性和創(chuàng)造性的判斷中引用的對(duì)比文件是否需要滿足可以實(shí)施作出直接規(guī)定。也就是說，由指南的規(guī)定及其修訂歷史來看，中國(guó)專利審查中不要求評(píng)價(jià)新穎性的現(xiàn)有技術(shù)須符合可實(shí)施的條件[1]，在涉及化合物新穎性判斷時(shí)給予申請(qǐng)人合理質(zhì)疑的機(jī)會(huì)。

 1.2 其他國(guó)家或地區(qū)相關(guān)規(guī)定

歐洲專利局審查指南（2022年3月版）Part G Chapter IV（現(xiàn)有技術(shù)）第2節(jié)規(guī)定了現(xiàn)有技術(shù)要可實(shí)現(xiàn)或者充分公開披露（Enabling disclosure），只有給出的信息足以使本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠在相關(guān)日并考慮到當(dāng)時(shí)的本領(lǐng)域普通技術(shù)知識(shí)，能夠?qū)嵤┕_主題教導(dǎo)的技術(shù)內(nèi)容，才能認(rèn)定該主題已為公眾獲知，從而構(gòu)成破壞新穎性的現(xiàn)有技術(shù)。

美國(guó)專利審查指南（MPEP）（第9版）第2121節(jié)規(guī)定：當(dāng)根據(jù)對(duì)比文件能夠明確預(yù)期或使所要保護(hù)的發(fā)明的所有要素顯而易見時(shí)，該對(duì)比文件假定為可操作的。一旦找到這樣的對(duì)比文件，提供證據(jù)反駁該可操作的假設(shè)的舉證責(zé)任落在申請(qǐng)人上。宣稱公開請(qǐng)求保護(hù)的發(fā)明的對(duì)比文件須提供請(qǐng)求保護(hù)主題的可實(shí)施的方案，如果不進(jìn)行過度實(shí)驗(yàn)就無法從該對(duì)比文件獲得請(qǐng)求保護(hù)的發(fā)明，僅僅提及或者描述請(qǐng)求保護(hù)的發(fā)明是不夠的。

日本專利審查指南第III 部第2 章第3節(jié)3.1.1規(guī)定，“審查員從出版物中記載的事項(xiàng)以及與記載的事項(xiàng)等同的事項(xiàng)中，即使是本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠掌握的技術(shù)方案，在以下（i）或（ii）的情況下，也不能將該出版物中記載的發(fā)明作為“對(duì)比文件”。（i）對(duì)于產(chǎn)品發(fā)明，基于出版物的記載以及本申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)時(shí)的技術(shù)常識(shí)，本領(lǐng)域技術(shù)人員不清楚能夠制作這種產(chǎn)品的情況；（ii）對(duì)于方法發(fā)明，基于出版物的記載以及本申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)時(shí)的技術(shù)常識(shí)，本領(lǐng)域技術(shù)人員不清楚能夠使用這種方法的情況?！?br/>

1.3 對(duì)比分析

由此可見，不同國(guó)家/地區(qū)對(duì)現(xiàn)有技術(shù)/對(duì)比文件有著不同的規(guī)定。歐洲專利局（EPO）和日本專利局（JPO）對(duì)現(xiàn)有技術(shù)可實(shí)施要求相對(duì)更高，需基于本領(lǐng)域的公知常識(shí)或者常規(guī)知識(shí)明確出版物的記載可實(shí)施才能作為“對(duì)比文件”。美國(guó)專利商標(biāo)局（USPTO）的規(guī)定是先假定現(xiàn)有技術(shù)是可操作/可實(shí)施的，申請(qǐng)人需要提供證據(jù)反駁該假定[1]。美國(guó)法院通常認(rèn)為作為破壞新穎性的對(duì)比文件使用的現(xiàn)有技術(shù)文件須是可實(shí)現(xiàn)的，對(duì)于評(píng)價(jià)非顯而易見性的對(duì)比文件則并沒有強(qiáng)制性地要求必須能夠?qū)崿F(xiàn)[2]，從Hoeksema案等判例（In re Hoeksema, 399 F.2d 269, 158 USPQ 596 (CCPA 1968)）可以看出化學(xué)領(lǐng)域美國(guó)法院認(rèn)為評(píng)價(jià)非顯而易見性的對(duì)比文件同樣需要滿足可實(shí)現(xiàn)的要求，MPEP的判例對(duì)于申請(qǐng)人該如何舉證也給出一定指引。而中國(guó)，指南要求現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)包含“實(shí)質(zhì)性技術(shù)知識(shí)”，沒有對(duì)對(duì)比文件可實(shí)施性的規(guī)定。在中國(guó)專利審查實(shí)踐中，基于審查效率、舉證成本和舉證能力等因素考慮，審查員通常不主動(dòng)核實(shí)對(duì)比文件是否可實(shí)施[2]。雖然在化合物新穎性判斷中給出了例外，但沒有對(duì)如何舉證給出方向指引。

為了進(jìn)一步明確中國(guó)在實(shí)踐中對(duì)該問題的處理標(biāo)準(zhǔn)，比如化合物新穎性判斷中對(duì)于申請(qǐng)人的舉證責(zé)任具體要求以及對(duì)比文件不可實(shí)施是否會(huì)對(duì)其他類型案件新穎性或創(chuàng)造性判斷產(chǎn)生影響，下面將結(jié)合中國(guó)專利審查和司法實(shí)踐案例進(jìn)行探討。

二、案例分析

2.1 化合物案件

審查實(shí)踐中對(duì)于化合物通常是“提及即公開原則”，但申請(qǐng)人能提供證據(jù)證明在申請(qǐng)日之前無法獲得該化合物的除外。然而很遺憾目前暫未查詢到申請(qǐng)人提供無法實(shí)施證據(jù)被法官認(rèn)可的司法案例。案例一申請(qǐng)人的舉證未被認(rèn)可，法院對(duì)申請(qǐng)人該如何舉證提供了一定的指引；案例二是成功推翻“提及即公開”的無效案例，但其角度并非是提供無法獲得化合物的證據(jù)，而是以對(duì)比文件記載錯(cuò)誤，否認(rèn)對(duì)比文件的公開，最終被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)可。

案例一：（2020）最高法知行終97號(hào)（入選《最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭裁判要旨（2020）》）

雅寶公司與國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛二審案。

涉案申請(qǐng)權(quán)利要求1要求保護(hù)一種用作阻燃劑的化合物，具有結(jié)構(gòu)式：。

對(duì)比文件1公開了通式（1）的化合物，R可以為1,2-亞乙基。據(jù)此，審查員駁回涉案申請(qǐng)，駁回決定經(jīng)復(fù)審以及一審、二審程序均被維持。

雅寶公司提供了證據(jù)1，是發(fā)明人的實(shí)驗(yàn)報(bào)告，其用對(duì)比文件1制備例1記載的過程在三乙胺的存在下進(jìn)行兩種嘗試來制造權(quán)利要求1的化合物，擬證明對(duì)比文件1所使用的方法不能用來制備本申請(qǐng)權(quán)利要求1的目標(biāo)物質(zhì)。雅寶公司認(rèn)為對(duì)比文件1不是評(píng)價(jià)本申請(qǐng)新穎性的有效證據(jù)。

二審法院（最高人民法院）認(rèn)為，專利申請(qǐng)人或者專利權(quán)人不僅應(yīng)當(dāng)證明利用對(duì)比文件所載實(shí)驗(yàn)方法無法制得該化合物，還應(yīng)當(dāng)證明采用所屬技術(shù)領(lǐng)域的常規(guī)實(shí)驗(yàn)方法，在根據(jù)原料等的不同對(duì)常規(guī)實(shí)驗(yàn)方法作出適應(yīng)性調(diào)整，排除非考察因素可能的影響，充分發(fā)揮本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的常規(guī)技能的情況下，亦無法制得該化合物。具體到本案，對(duì)比文件1實(shí)施例的制備方法中原料配比和實(shí)驗(yàn)條件均為具體的反應(yīng)物和點(diǎn)值，并不足以覆蓋對(duì)比文件1所涉及的整體制備方法。證據(jù)1中僅采用三乙胺作為堿嘗試合成本申請(qǐng)權(quán)利要求1的化合物，但實(shí)際上對(duì)比文件1沒有對(duì)堿作出明確的限定。在堿對(duì)合成反應(yīng)有重要影響且對(duì)比文件1并未對(duì)其明確限定的情況下，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在知曉證據(jù)1的反應(yīng)條件無法合成本申請(qǐng)權(quán)利要求1限定的化合物時(shí)，并不會(huì)僅以此即推定得出該化合物無法合成的結(jié)論，也不會(huì)放棄嘗試采用其他的反應(yīng)條件進(jìn)行合成。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員完全有可能嘗試通過改變堿的類型來合成權(quán)利要求1限定的化合物。因此，基于雅寶公司提供的證據(jù)尚不能對(duì)在申請(qǐng)日之前獲得本申請(qǐng)的化合物產(chǎn)生具有說服力的合理懷疑。

案例二：第53977號(hào)無效決定

涉案專利權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)一種通式化合物。無效請(qǐng)求人認(rèn)為證據(jù)3實(shí)施例311C的標(biāo)題化合物落入權(quán)利要求1范圍內(nèi)，證據(jù)3作為抵觸申請(qǐng)可評(píng)價(jià)權(quán)利要求1的新穎性。專利權(quán)人認(rèn)為實(shí)施例311C標(biāo)題化合物是錯(cuò)誤的名稱，其實(shí)際上制得的具體化合物并未落入權(quán)利要求1的保護(hù)范圍內(nèi)。

合議組經(jīng)審查后認(rèn)為：實(shí)施例311包括實(shí)施例311A、311B和311C三個(gè)步驟，實(shí)施例311的標(biāo)題化合物和其最終步驟311C的標(biāo)題產(chǎn)物不一致，基于實(shí)施例311C對(duì)其反應(yīng)原料的記載，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠直接地、毫無疑義地確定，使用上述兩原料反應(yīng)得到的產(chǎn)物應(yīng)當(dāng)是實(shí)施例311的標(biāo)題化合物，而不是實(shí)施例311C的標(biāo)題化合物，而前者并未落入本專利權(quán)利要求1的范圍內(nèi)，此外，實(shí)施例311C還提供了其標(biāo)題化合物（同涉案專利實(shí)施例60）的NMR數(shù)據(jù)，但是NMR數(shù)據(jù)與涉案專利實(shí)施例60的NMR數(shù)據(jù)有較大的差異，從側(cè)面印證了證據(jù)3實(shí)施例311C給出的化合物名稱是錯(cuò)誤的。合議組認(rèn)為對(duì)比文件公開的有關(guān)化合物的信息錯(cuò)誤時(shí)，該錯(cuò)誤信息不應(yīng)當(dāng)作為該對(duì)比文件實(shí)際公開的內(nèi)容，將對(duì)比文件中錯(cuò)誤公開的化合物名稱或分子式用于評(píng)價(jià)后續(xù)化合物的新穎性，與專利法保護(hù)和鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造的宗旨背道而馳。從維護(hù)專利法的立法目的，保護(hù)和鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造的角度來看，不應(yīng)認(rèn)可明顯的錯(cuò)誤公開構(gòu)成專利法的新穎性意義上的公開。請(qǐng)求人主張不能成立。

【案例啟示】

對(duì)比文件公開的內(nèi)容不僅取決于實(shí)際使用的文字，還取決于所述公開向本領(lǐng)域技術(shù)人員揭示了何種實(shí)質(zhì)性技術(shù)知識(shí)。如果對(duì)比文件確實(shí)提到化合物名稱或分子式等結(jié)構(gòu)信息（如表格列舉化合物），通常會(huì)認(rèn)為通過說明書提供的通用制備方法以及結(jié)構(gòu)類似化合物的實(shí)施例得到這些化合物并預(yù)期其效果，不存在技術(shù)障礙，因此如果申請(qǐng)人質(zhì)疑對(duì)比文件無法實(shí)施導(dǎo)致在申請(qǐng)日前無法獲得該化合物，申請(qǐng)人承擔(dān)很重的證明責(zé)任，需提供相應(yīng)證據(jù)證明本領(lǐng)域技術(shù)人員依據(jù)在申請(qǐng)日前通用的合成手段和原理制備得到該化合物是存在困難的，甚至說可能是需要逾越技術(shù)障礙。

對(duì)于其他主題的案件涉及對(duì)比文件的可實(shí)施性時(shí)，在中國(guó)審查和司法實(shí)踐中又如何？

2.2 組合物案件

案件三：(2010)高行終字第1303號(hào)

三菱樹脂株式會(huì)社與原復(fù)審委發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛二審案。涉案專利權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)一種組合物（氧化鋁纖維聚集體）。

三菱樹脂株式會(huì)社認(rèn)為：對(duì)比文件1不能用于評(píng)價(jià)本專利的新穎性，原因之一就是其實(shí)施例9是不能實(shí)施的技術(shù)方案，并提供反證實(shí)驗(yàn)和相關(guān)機(jī)構(gòu)的鑒定報(bào)告。

二審法院（北京市高級(jí)人民法院）認(rèn)為：反證中演示實(shí)驗(yàn)的操作者為三菱株式會(huì)社員工，其與三菱株式會(huì)社存在利害關(guān)系，難以保證演示實(shí)驗(yàn)系完全嚴(yán)格按照對(duì)比文件1實(shí)施例9的步驟進(jìn)行。相關(guān)機(jī)構(gòu)的鑒定報(bào)告也無法證明相關(guān)實(shí)驗(yàn)完整地重復(fù)了對(duì)比文件1中實(shí)施例9的全部實(shí)施環(huán)境和相應(yīng)條件。事實(shí)上，本專利權(quán)利要求要求保護(hù)的內(nèi)容是一種組合物，不包括制造方法和制備工藝，在對(duì)比文件1實(shí)施例已披露了該聚集體及其相關(guān)數(shù)據(jù)信息的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員已經(jīng)可以獲知存在如涉案權(quán)利要求所限定的氧化鋁纖維聚集體，無論對(duì)比文件1實(shí)施例9公開的技術(shù)方案是否屬于無法實(shí)施的技術(shù)方案，在對(duì)比文件1公開了氧化鋁纖維聚集體的情況下，均應(yīng)認(rèn)定本專利的權(quán)利要求1-6不具備新穎性。

對(duì)于組合物產(chǎn)品案件，案例三認(rèn)為無需考慮對(duì)比文件公開的技術(shù)方案是否可以實(shí)施，然而在后的案例四則認(rèn)為對(duì)比文件能否實(shí)施會(huì)對(duì)組合物新穎性判斷產(chǎn)生影響，組合物也適用“提及即公開”。

案例四：(2015) 知行字第264號(hào)

帝斯曼公司與原復(fù)審委發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛一審案。涉案專利權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)一種微生物油（組合物）。二審判決和最高院的裁定明確將指南中關(guān)于化合物新穎性的規(guī)定用到了評(píng)價(jià)組合物權(quán)利要求上，對(duì)比文件10的微生物油Batch B公開了涉案專利權(quán)利要求1的每一個(gè)特征，已構(gòu)成指南所稱的“提及”，專利權(quán)人承擔(dān)“在申請(qǐng)日前無法獲得對(duì)比文件所公開的產(chǎn)品”的舉證責(zé)任。不過該案專利權(quán)人提交的專利局檢索報(bào)告和微生物保藏證明等證據(jù)均不足以證明對(duì)比文件10公開的技術(shù)無法獲得。

2.3 除化合物/組合物外其他保護(hù)主題案件

對(duì)于其他保護(hù)主題的案件，司法實(shí)踐來看，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院主流觀點(diǎn)是：對(duì)比文件是否可實(shí)施，與其是否能夠作為現(xiàn)有技術(shù)評(píng)價(jià)專利的新穎性或創(chuàng)造性之間沒有必然聯(lián)系。即便現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案存在缺陷，導(dǎo)致其可能無法實(shí)施，但如果本領(lǐng)域技術(shù)人員能從中得知實(shí)質(zhì)性技術(shù)內(nèi)容，獲得技術(shù)啟示，從而有動(dòng)機(jī)對(duì)該現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)，則該現(xiàn)有技術(shù)已經(jīng)符合作為創(chuàng)造性評(píng)價(jià)對(duì)比文件的基本條件。比如：案件五：(2015)京知行初字第5729號(hào)（生物礦物公司與原復(fù)審委發(fā)明專利申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛一審案）。涉案申請(qǐng)權(quán)利要求1涉及包含含有硅酸的擠出物的制備方法。審查員用生物礦物公司的兩篇在先申請(qǐng)結(jié)合評(píng)價(jià)創(chuàng)造性。生物礦物公司提交了按照對(duì)比文件1進(jìn)行重復(fù)實(shí)驗(yàn)的報(bào)告以證明按照對(duì)比文件1的方法根本無法獲得含有穩(wěn)定的硅酸的固體擠出物產(chǎn)品，并且還請(qǐng)了兩位專家輔助人出庭就涉案技術(shù)事實(shí)進(jìn)行說明。北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為：現(xiàn)有技術(shù)對(duì)技術(shù)方案是否可實(shí)施并無要求。不論原告生物礦物公司提交的重復(fù)試驗(yàn)的條件是否與對(duì)比文件1一致，該重復(fù)試驗(yàn)的結(jié)論均不影響對(duì)本申請(qǐng)創(chuàng)造性的判斷。

然而最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭在這兩年的一些案件（如(2020)最高法知行終270號(hào)、(2020)最高法知行終200號(hào)）的判決中沒有直接如此判定，但認(rèn)為需要提供相應(yīng)不可實(shí)施的證據(jù)。(2020)最高法知行終270號(hào)涉案申請(qǐng)權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)一種環(huán)保節(jié)能系統(tǒng)裝置，二審法院認(rèn)為上述人需要明確指出對(duì)比文件的技術(shù)方案中存在何種顯而易見的、足以導(dǎo)致整個(gè)技術(shù)方案無法得以實(shí)施的技術(shù)缺陷；提供所稱的自行驗(yàn)證技術(shù)方案無法實(shí)施的方法、過程、數(shù)據(jù)和結(jié)果。

三、總結(jié)與建議

通過分析各國(guó)的相關(guān)規(guī)定并且梳理中國(guó)的相關(guān)司法案例，針對(duì)對(duì)比文件無法實(shí)施是否會(huì)影響新穎性和創(chuàng)造性判斷這個(gè)問題，總結(jié)如下：

1）各國(guó)對(duì)現(xiàn)有技術(shù)要求不同，在中國(guó)，指南除化合物新穎性判斷外，沒有對(duì)對(duì)比文件可實(shí)施性的規(guī)定；

2）在中國(guó)專利審查和司法實(shí)踐中，如果申請(qǐng)人對(duì)化合物新穎性判斷所使用的對(duì)比文件的可實(shí)施性存在質(zhì)疑，承擔(dān)的舉證責(zé)任較重，不局限于對(duì)比文件的記載，還需證明在申請(qǐng)日前采用本領(lǐng)域的常規(guī)實(shí)驗(yàn)方法仍無法制得該化合物；

因各國(guó)對(duì)現(xiàn)有技術(shù)要求不同，基于相同的對(duì)比文件、相同的用于證明對(duì)比文件不可實(shí)施的證據(jù)，同族申請(qǐng)?jiān)跉W美日等國(guó)家/地區(qū)被專利審查機(jī)構(gòu)或法院所認(rèn)可，在中國(guó)很難被認(rèn)可；如案例一和案例五的同族申請(qǐng)?jiān)跉W盟、美國(guó)、日本均獲得授權(quán)，在這些國(guó)家/地區(qū)審查過程中申請(qǐng)人提交了與中國(guó)相同的實(shí)驗(yàn)報(bào)告以證明對(duì)比文件不可實(shí)施，但在中國(guó)未被認(rèn)可；

3）結(jié)合案例來看對(duì)比文件是否能實(shí)施的爭(zhēng)議主要集中在化學(xué)醫(yī)藥、化工材料等可預(yù)期性低的領(lǐng)域，雖然在指南中只規(guī)定了化合物新穎性的例外，但從最高院的判例來看，對(duì)于其他保護(hù)主題如組合物或產(chǎn)品制備方法等，也存在“提及即公開，申請(qǐng)人舉證例外”適用可能性。但如何舉證可能還得參照前述第2）點(diǎn)涉及化合物新穎性的舉證責(zé)任。

基于以上內(nèi)容并考慮到目前確實(shí)存在海量現(xiàn)有技術(shù)（包括很多完全臆想的或惡意公開的無法實(shí)施的技術(shù)信息），現(xiàn)提出如下初步建議供參考和討論：

申請(qǐng)前做好檢索

對(duì)于重要專利申請(qǐng)前建議做好檢索，如果檢索到相關(guān)文件，申請(qǐng)人即使認(rèn)為其不可實(shí)施，也不要忽視此類文件，可以將其在背景技術(shù)部分記載指明其缺陷并且針對(duì)性地補(bǔ)充對(duì)比實(shí)驗(yàn)，通常審查員對(duì)于原始申請(qǐng)文件的記載和數(shù)據(jù)的認(rèn)可度高于申請(qǐng)日后補(bǔ)充數(shù)據(jù)。

專利布局要有全局性

考慮到有一些案件是專利申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人的在先申請(qǐng)的偶然公開導(dǎo)致在后申請(qǐng)不具備新穎性或創(chuàng)造性，比如在先申請(qǐng)?jiān)谡f明書的擴(kuò)展演繹中提及了某化合物，尤其是對(duì)于通式化合物的例舉?？紤]到在后舉證該方案無法實(shí)施的難度大，建議申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人注意整體的專利布局，在先申請(qǐng)適度擴(kuò)展，對(duì)于尚在“概念”階段或者研發(fā)初期的方案避免過度公開，如果有此類公開，可以考慮利用優(yōu)先權(quán)制度。另外，對(duì)后續(xù)會(huì)進(jìn)一步進(jìn)行改進(jìn)申請(qǐng)的案件在中國(guó)不建議進(jìn)行提前公開。

關(guān)注對(duì)比文件可實(shí)施性但需注意不同情形側(cè)重點(diǎn)不同

考慮到各國(guó)對(duì)對(duì)比文件實(shí)質(zhì)要求不同，申請(qǐng)人或?qū)＠韼熢趯?shí)務(wù)中要關(guān)注對(duì)比文件的可實(shí)施性。如果對(duì)比文件本身存在顯而易見的、足以導(dǎo)致整個(gè)技術(shù)方案無法得以實(shí)施的技術(shù)缺陷，比如該文獻(xiàn)沒有給出能夠?qū)嵤┑募夹g(shù)手段或者給出了含糊不清的技術(shù)手段，申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人是有一定的爭(zhēng)辯空間。比如FS2147復(fù)審決定中對(duì)比文件1記載的NA-21酶制劑在該申請(qǐng)說明書中沒有說明，并且沒有證據(jù)表明在本申請(qǐng)申請(qǐng)日之前NA—21酶制劑已被公開，合議組認(rèn)為對(duì)比文件1不能作為涉案申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)，也不能用于評(píng)價(jià)涉案申請(qǐng)的新穎性和創(chuàng)造性[3]。另外，如果因?qū)Ρ任募e(cuò)誤記載導(dǎo)致涉案申請(qǐng)專利的方案被公開，申請(qǐng)人或?qū)＠韼熯€可以從錯(cuò)誤記載的方案不構(gòu)成對(duì)比文件的實(shí)質(zhì)性技術(shù)內(nèi)容的公開的角度來進(jìn)行爭(zhēng)辯，被審查員或法官認(rèn)可的概率也相對(duì)高（如案件二以及（2021）最高法知行終83號(hào)）。

如果對(duì)比文件本身沒有明顯的嚴(yán)重缺陷，申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人質(zhì)疑該文獻(xiàn)所公開的方案無法實(shí)施時(shí)，需充分進(jìn)行舉證。實(shí)驗(yàn)最好由獨(dú)立第三方鑒定機(jī)構(gòu)來實(shí)施，實(shí)驗(yàn)不僅需要完全重復(fù)對(duì)比文件的內(nèi)容還需要嘗試本領(lǐng)域的常規(guī)方法，公證機(jī)構(gòu)或?qū)＜逸o助人參與可能可以提高證明的公信力?？紤]到此類舉證在中國(guó)存在很高實(shí)操的難度，建議申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人在中國(guó)可以重點(diǎn)考慮從其他角度進(jìn)行修改和意見陳述。作為無效請(qǐng)求人，也建議盡量避免在中國(guó)使用此類有爭(zhēng)議的證據(jù)作為對(duì)比文件。

參考文獻(xiàn)：

[1] “現(xiàn)有技術(shù)公開不充分對(duì)新穎性/創(chuàng)造性評(píng)價(jià)的影響”，寇飛、周明新，《中國(guó)發(fā)明與專利》，2014年第8期，p80-83

[2] “中美對(duì)對(duì)比文件充分公開的要求之比較”，裴少平、曲燕、龐明娟、尹巍巍，《中國(guó)發(fā)明與專利》，2012年第18期，p88-90

[3] “新穎性/創(chuàng)造性審查于對(duì)比文件的充分公開”，布文峰，姚麗華，王揚(yáng)平，吳全偉，《2015年中華全國(guó)專利代理人協(xié)會(huì)年會(huì)第六屆知識(shí)產(chǎn)權(quán)論壇優(yōu)秀論文集》

（原標(biāo)題：淺議對(duì)比文件能否實(shí)施對(duì)新穎性和創(chuàng)造性判斷的影響）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：金柳欣 北京林達(dá)劉知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接： 淺議對(duì)比文件能否實(shí)施對(duì)新穎性和創(chuàng)造性判斷的影響 （點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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