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“在美國專利申請（patent prosecution）實踐中，權(quán)利要求的前序（preamble） 時常因沒有得到足夠的關(guān)注而忽略了其意義或重要性。”
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：韓慧麗（Emma Han）韋恩國際知識產(chǎn)權(quán)合伙人
在美國專利申請（patent prosecution）實踐中，涉外專利工程師或代理師的工作通常包括中文調(diào)整、中英翻譯、OA答辯、與審查員電話會晤等。其中，權(quán)利要求的前序（preamble） 時常因沒有得到足夠的關(guān)注而忽略了其意義或重要性。
前序是一項權(quán)利要求的“引言”，通常接著是諸如“comprising”、“consisting essentially of”、“consisting of”的連接詞（transition phrases），再接著是權(quán)利要求的主體（body of the claim）。權(quán)利要求的前序可涉及發(fā)明類型、結(jié)構(gòu)、預(yù)期目的、用途等內(nèi)容。而在專利侵權(quán)訴訟中，權(quán)利要求范圍解釋（claim construction）是必要的步驟，而前序應(yīng)當(dāng)予以考慮，從而將發(fā)明作為一個整體來看待。判定前序?qū)?quán)利要求保護范圍的限定作用則要具體案子具體分析，也就是說，前序的全部或一些內(nèi)容可能被判定為對權(quán)利要求具有限定作用，也可能被判定為不具有限定作用，而且這在專利審查和專利侵權(quán)訴訟中可能有不同的判定結(jié)果。
The determination of whether a preamble limits a claim is made on a case-by-case basis in light of the facts in each case; there is no litmus test defining when a preamble limits the scope of a claim.Catalina Mktg. Int’l v. Coolsavings.com, Inc., 289 F.3d 801, 808, 62 USPQ2d 1781, 1785 (Fed. Cir. 2002).
（參見MPEP 2111.02）
關(guān)于判定前序?qū)?quán)利要求保護范圍是否具有限定作用，美國聯(lián)邦法院已有諸多判例。譬如，引用Shoes By Firebug LLC v. Stride Rite Children’s Group, LLC的案例，在該案中，F(xiàn)irebug公司的兩個涉案專利的權(quán)利要求1分別呈現(xiàn)如下：
專利一--An internally illuminated textile footwear comprises：
a footwear;
the footwear comprises a sole and an upper; an illumination system;…
專利二--An internally illuminated textile footwear comprises：
a sole and an upper;
an illumination system;…
the illumination system being housed within the footwear; …
可以看出，兩個專利的權(quán)利要求1的前序相同。在訴訟之前，美國專利審判和上訴委員會（PTAB）認(rèn)定的是兩個專利的權(quán)利要求1前序?qū)?quán)項保護范圍均不具有限定作用。關(guān)于專利一，法院與PTAB的結(jié)論相同，判定權(quán)利要求1的前序?qū)ΡＷo范圍不具有限定作用，并解釋：“internally illuminated textile footwear”僅僅是預(yù)期用途，因為權(quán)利要求的主體部分獨立地限定了“a footwear”, 前序則沒有提供必需的結(jié)構(gòu)或必要的含義。關(guān)于專利二，與PTAB的意見不同，法院判定權(quán)利要求1的前序?qū)ΡＷo范圍具有限定作用，并解釋：前序記載了“internally illuminated textile footwear”，權(quán)利要求的主體部分限定了“the illumination system being housed within the footwear"，因此前序?qū)τ诶斫狻癷llumination system”的結(jié)構(gòu)限定是必要的。
上述案例不代表所有的前序限定作用的判斷情形，但從中我們?nèi)匀豢梢宰鲆恍┛偨Y(jié)和參考。盡管沒有一個明確規(guī)則，但可以見得，判斷前序的限定作用依賴于對專利的整體內(nèi)容的解釋。權(quán)利要求的主體部分是否對發(fā)明做了完整的限定，則會影響判斷前序?qū)?quán)利要求范圍的限定作用。前序包含的內(nèi)容通常并不是單一的，一些必要的內(nèi)容用于交代清楚發(fā)明人想保護的發(fā)明，而一些非必要的內(nèi)容則考慮刪除或者限定在從屬權(quán)利要求中，從而避免潛在的對最廣泛權(quán)利要求范圍的不必要限制。
做內(nèi)外專利申請（本文尤指美國專利申請）期間，中文優(yōu)先權(quán)文件的權(quán)利要求前序呈現(xiàn)出很多不同的情形。對于一些前序情形，在翻譯轉(zhuǎn)換成英文的過程中不免糾結(jié)一番；抑或在OA答辯的階段，OA中可能會指出與前序相關(guān)的缺陷，或者在前序是否對權(quán)利要求保護范圍具有限定作用與審查員產(chǎn)生分歧，此時則需要針對這一點進行修改和/或爭辯。結(jié)合實務(wù)中的一些經(jīng)驗，在此列舉了一些常見的權(quán)利要求前序情形，并在經(jīng)驗范圍之內(nèi)給出可操作的建議（列舉的情形之間并非是互相排斥的，一個前序中可能同時存在多種情形）。
情形一：權(quán)利要求前序復(fù)雜且不易讀
例如，權(quán)利要求1：一種特征融合轉(zhuǎn)換的大型設(shè)備工況診斷預(yù)測方法，…。在翻譯該前序的時候，需要判斷前序包括哪些“成分”，比如 “特征融合轉(zhuǎn)換”，“大型設(shè)備工況”，“診斷”，“預(yù)測”，并且根據(jù)申請文件厘清各個成分之間的邏輯關(guān)聯(lián)性，從而給出最接近發(fā)明人意思的翻譯。又例如“一種類富勒烯碳層類石墨烯氮化硼多層復(fù)合超潤滑薄膜的制備方法”，“一種建筑不降板同層排水地漏”，譯者應(yīng)該結(jié)合申請文件的內(nèi)容排除“直譯”導(dǎo)致的詞語和詞語的“簡單粗暴”的堆疊。
總之，權(quán)利要求應(yīng)盡量避免“復(fù)雜且不易讀”的前序，而將明確、具體的限定（specific limitations）放在權(quán)利要求主體（當(dāng)然，現(xiàn)實情況也有一些申請人擔(dān)心去掉一些前序的內(nèi)容，整個發(fā)明會變得“平庸”）。不由想到：萬物之始，大道至簡，衍化至繁。另外，這樣的前序還經(jīng)常導(dǎo)致在OA中被指出有不清楚的問題，此時，如果這部分不清楚的前序內(nèi)容對權(quán)利要求的完整意義沒有影響，可通過刪除這部分內(nèi)容來克服不清楚缺陷。盡管在中文語境下不一定影響理解，但找到某些中文表述的對應(yīng)準(zhǔn)確英文并不是件唾手可得的事情，在不要求翻譯能力完美的情況下，可以先排除引入不清楚和不必要限制的風(fēng)險因素。
情形二：權(quán)利要求主體與前序反映的主題不一致
例如，權(quán)利要求1：一種汽車駕駛控制方法，…。權(quán)利要求主體限定了收集數(shù)據(jù)、處理數(shù)據(jù)以及反饋數(shù)據(jù)的一系列步驟，但是卻沒有限定控制器之類的“執(zhí)行者”，亦沒有記載被控制執(zhí)行相應(yīng)功能的元件。審查員提出權(quán)項缺乏完整意義的限定，也就是說權(quán)利要求主體沒有體現(xiàn)出前序中所反映的“控制”含義。又例如“一種二氧化鈦量子點的制備方法”，權(quán)利要求主體除了限定了制備所述量子點的步驟之外，還限定了對制備得到的量子點的“后處理”步驟，即與其它材料的進一步反應(yīng)。審查員則可能針對這種情況指出有不清楚問題，或認(rèn)為“后處理”步驟沒有對發(fā)明主題起到限定作用。在確認(rèn)清楚申請的技術(shù)方案之后，可以通過修改前序或主體的方式來規(guī)避或克服這類缺陷。出于修改不引入新內(nèi)容（new matter）的考慮，建議在申請之前提前調(diào)整中文和翻譯。
情形三：權(quán)利要求主體未明確引用前序包含的一些內(nèi)容
例如，權(quán)利要求1：一種電動輪前軸獨立驅(qū)動汽車差動協(xié)同主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的控制方法，…。權(quán)項的主體部分包含與汽車相關(guān)的術(shù)語和表述，如“車輛行駛狀態(tài)”，“驅(qū)動輪”，但并沒有對“電動輪前軸獨立驅(qū)動汽車”的直接引用。這部分內(nèi)容可能被解釋為預(yù)期目的或用途。盡管未被明確或直接引用，如果基于發(fā)明整體考慮，這部分內(nèi)容確實限制了發(fā)明主題的結(jié)構(gòu)，仍然可能被認(rèn)為具有限定作用。此時，建議根據(jù)申請文件的具體情況，以及與申請人的溝通來判斷這部分是否為發(fā)明人意圖保護的內(nèi)容，或者是否有助于建立專利的非顯而易見性，從而確定做出什么樣的修改。下面給出一個美國專利審查指南中提及的案例：
See also In re Stencel, 828 F.2d 751, 4 USPQ2d 1071 (Fed. Cir. 1987) (The claim at issue was directed to a driver for setting a joint of a threaded collar; however, the body of the claim did not directly include the structure of the collar as part of the claimed article. The examiner did not consider the preamble, which did set forth the structure of the collar, as limiting the claim. The court found that the collar structure could not be ignored. While the claim was not directly limited to the collar, the collar structure recited in the preamble did limit the structure of the driver. "[T]he framework - the teachings of the prior art - against which patentability is measured is not all drivers broadly, but drivers suitable for use in combination with this collar, for the claims are so limited." Id. at 1073, 828 F.2d at 754.).
（參見MPEP 2111.02）
在專利申請的審查階段，也有過這樣的答辯經(jīng)驗：爭辯前序中的預(yù)期用途能夠作為區(qū)別現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)，從而為可專利性作出貢獻，結(jié)合的論點是Discovering source/cause of a problem is part of "as a whole" inquiry，答辯結(jié)果是授予了該申請專利權(quán)。類似地，視案件本身情況，還可以爭辯前序是否對可專利性構(gòu)成clear reliance.
情形四：必要的前序內(nèi)容被認(rèn)為沒有限定作用
例如，權(quán)利要求1：一種抗感染抗腫瘤的粘膜免疫制劑，…。該產(chǎn)品權(quán)利要求的前序包括“粘膜”免疫制劑的內(nèi)容，根據(jù)權(quán)利要求的主體部分限定了制劑的組成，但是沒有記載與“粘膜”相關(guān)聯(lián)的描述。但申請人想保護的發(fā)明是一種經(jīng)由粘膜途徑施用的產(chǎn)品，這是本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)的一個重要區(qū)別特征，對發(fā)明的保護范圍有大的影響。然而，美國專利商標(biāo)局（USPTO）在審查時則認(rèn)為前序的“粘膜”應(yīng)被解釋為僅僅是預(yù)期用途，并且權(quán)利要求主體沒有限定與此相關(guān)的內(nèi)容，因此“粘膜”被認(rèn)為對專利保護范圍沒有限定作用。此時，需要在權(quán)利要求的主體部分明確限定與“粘膜”相關(guān)的必要內(nèi)容，但要注意使用合適的撰寫語言，從而避免被認(rèn)為對產(chǎn)品主題不具有限定作用。
實踐中，基于中國優(yōu)先權(quán)文件，通常通過巴黎公約或PCT途徑向USPTO提交專利申請。其中，基于一份PCT國際申請文件，還可以選擇依據(jù)美國35 U.S.C. 111 (a)條款在美國提出延續(xù)申請或部分延續(xù)申請（即旁路申請）。在準(zhǔn)備一份美國新申請時，可以根據(jù)需要對說明書和權(quán)利要求表現(xiàn)出的撰寫問題做出適當(dāng)?shù)男薷暮驼{(diào)整，當(dāng)然，包括對權(quán)利要求前序的修改和調(diào)整。借此，希望可以為申請階段的授予專利權(quán)，乃至將來的潛在無效和侵權(quán)訴訟做一些預(yù)先優(yōu)化的工作。
（原標(biāo)題：如何撰寫美國專利申請實務(wù)之關(guān)于權(quán)利要求前序？）
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：韓慧麗（Emma Han） 韋恩國際知識產(chǎn)權(quán)合伙人
編輯：IPRdaily趙甄 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接： 如何撰寫美國專利申請實務(wù)之關(guān)于權(quán)利要求前序？ （點擊標(biāo)題查看原文）
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