以“金牌衛(wèi)浴”商標及不正當競爭糾紛案探析未注冊商標的維權(quán)保護策略

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“本案通過主張被告擅自改變注冊商標顯著部分以及組合使用注冊商標，及時地遏止了被告的惡意侵權(quán)使用行為。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：謝有林 陳文熙 廣東哲誠律師事務所

內(nèi)容提要

原告開平金牌公司依法享有第3378612、22836935號“、”注冊商標（以下合并稱“GOLD”商標）專用權(quán)。自2007年起經(jīng)過十五年的宣傳推廣和銷售，“GOLD”商標、“金牌衛(wèi)浴”標識在衛(wèi)浴、潔具行業(yè)內(nèi)已經(jīng)具有較高的市場知名度和品牌影響力。雖然被告深圳金牌公司在第11類及21類持有“”注冊商標，但其實際使用的 “”、“”標識屬于改變顯著特征、以組合方式使用的行為，構(gòu)成商標侵權(quán)；同時，庭審中原告提交了大量證據(jù)證明“金牌衛(wèi)浴”自使用以來，已經(jīng)與原告的品牌之間建立了穩(wěn)定的聯(lián)系且為公眾所認可。被告在其產(chǎn)品銷售名稱及企業(yè)名稱使用“金牌衛(wèi)浴”標識，故意攀附原告具有一定影響的“金牌衛(wèi)浴”標識，并導致消費者的誤認和混淆，構(gòu)成不正當競爭。在注冊商標權(quán)利沖突及標識顯著性有爭議的前提下，本案通過厘清商標法及反法的保護重心，以及論證反法對未注冊商標的保護依據(jù)，最終商標侵權(quán)及不正當競爭的訴求均得到法院支持。

關(guān)鍵詞：知識產(chǎn)權(quán) 訴訟 商標侵權(quán) 不正當競爭 平行保護說

一、案情簡介

（一）開平金牌潔具有限公司“金牌衛(wèi)浴GOLD”品牌簡介

金牌衛(wèi)浴GOLD肇始于1999年，是一家產(chǎn)品品類齊全、規(guī)模宏大、具專業(yè)化和人性化的國內(nèi)高端全衛(wèi)定制品牌。曾先后獲得 “2014年中國家居產(chǎn)業(yè)百強”、“中國廚衛(wèi)百強之衛(wèi)浴知名品牌10強”、“中國十大工程衛(wèi)浴品牌”、“中國十大衛(wèi)浴品牌”、“2018年中國家居品牌戰(zhàn)略計劃”、“中國全衛(wèi)定制代表力量”等上百項榮譽，并連續(xù)多年獲得“年度十大衛(wèi)浴品牌”等多項在業(yè)內(nèi)具較高知名度的獎項。

2010年12月28日，金牌衛(wèi)浴簽約兩屆奧運會金牌得主、“跳水王子”田亮，共同打造“金”字招牌。近年來更是提出“重細節(jié)，更愛家”品牌理念，從人性需求和細節(jié)關(guān)愛出發(fā)，打造真正關(guān)愛中國家庭健康生活和使用需求的高端定制衛(wèi)浴產(chǎn)品和品牌。

（二）案情概況

原告開平金牌公司依法享有第3378612、22836935號“、”注冊商標（以下合并稱“GOLD”商標）專用權(quán)。自2007年起經(jīng)過十五年的宣傳推廣和銷售，“GOLD”商標、“金牌衛(wèi)浴”標識在衛(wèi)浴、潔具行業(yè)內(nèi)已經(jīng)具有較高的市場知名度和品牌影響力。雖然被告深圳金牌公司在第11類及21類持有“”注冊商標，但原告開平金牌公司認為其實際使用的 “”、“”標識屬于改變顯著特征、以組合方式使用的行為，被告深圳金牌公司未經(jīng)授權(quán)，擅自在其官網(wǎng)、產(chǎn)品說明書、合格證、商品外包裝等載體上宣傳、使用涉嫌侵犯涉案注冊商標權(quán)標識，并在其產(chǎn)品銷售名稱及企業(yè)名稱中使用“金牌衛(wèi)浴”標識，故意模仿和靠近原告的商標圖樣及商業(yè)標識，企圖使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆效果。因此開平金牌公司向深圳金牌公司提起商標侵權(quán)及不正當競爭訴訟。

被告持有的注冊商標：

涉訴商標及被控侵權(quán)標識：

二、爭議焦點

本案核心的爭議焦點：

（一）被告行為是否侵犯了原告享有的注冊商標權(quán)；

（二）被告使用“金牌衛(wèi)浴”標識的行為是否構(gòu)成不正當競爭；

三、筆者認為

（一）關(guān)于商標侵權(quán)

被告未經(jīng)授權(quán)，擅自在其官網(wǎng)www.金牌陶瓷.com、產(chǎn)品說明書、合格證、商品外包裝等載體上宣傳、使用侵犯涉案注冊商標權(quán)標識的行為，故意模仿和靠近原告的商標圖樣，企圖使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認為系原告相同或近似商標的混淆效果，構(gòu)成商標侵權(quán)。

因本案被告已經(jīng)在其侵權(quán)產(chǎn)品上獲得了注冊商標，因此原告需要論證侵權(quán)標識1“”、侵權(quán)標識2 “”均屬于改變顯著特征的組合方式使用的商標，不再屬于對其注冊商標的使用，根據(jù)法釋〔2020〕19號第一條之規(guī)定，極易導致相關(guān)公眾的混淆和誤認，侵害了原告注冊商標專用權(quán)，進而方能滿足人民法院民事侵權(quán)的案件受理范圍。

首先， 原告“”、“”注冊商標的申請日明顯早于被告持有的第23099131號“”商標，且其商標的字形、排列以及整體視覺效果與原告在先注冊的第3378612號“”注冊商標基本相同。

其次，早在2017年3月之前，原告的商標已經(jīng)連續(xù)多年被認定為廣東省著名商標，在衛(wèi)浴潔具行業(yè)已經(jīng)獲得較高的知名度和美譽度，被告作為同屬于廣東省內(nèi)珠三角地區(qū)的同行業(yè)經(jīng)營者，且原告的部分銷售市場與被告的銷售區(qū)域完全重合，其不可能不知道原告商標的在先注冊和使用情況。

最后，侵權(quán)標識2“”則是在侵權(quán)標識1的基礎(chǔ)上，增加房屋狀的圖形組合設(shè)計，明顯屬于擅自改變注冊商標顯著部分的組合行為，其組合使用后的侵權(quán)標識為未注冊商標，與原告的兩個涉案注冊商標構(gòu)成高度近似，侵權(quán)標識2的組合演示如下：

根據(jù)侵權(quán)標識2的商標構(gòu)成要素可知，該商標是由“”與“”英文字母與圖形組合而成。雖然組合的“”圖形商標為未注冊商標，但司法解釋對組合的情形并沒有限定商標客體僅為注冊商標，因此無論是注冊商標與注冊商標的組合還是注冊商標與未注冊商標的組合均屬于以組合的方式使用注冊商標的情形，因此被告將英文商標與圖形商標進行組合使用，屬于超出注冊商標核定使用樣式組合使用注冊商標的行為，依法應當認定其不屬于對注冊商標的實際使用。

綜上，經(jīng)過大量的理論和司法判例研究，針對被告改變顯著部分和組合方式使用注冊商標的行為進行全面、客觀地闡述，侵權(quán)標識1、2的使用行為，已經(jīng)僭越了注冊商標的權(quán)利邊界，符合最高人民法院司法解釋關(guān)于侵權(quán)歸責的要件，迫切需要通過司法裁判，合理劃分注冊商標的權(quán)利邊界，貫徹最高人民法院關(guān)于行民交叉案件，民事部分優(yōu)先的司法精神。此外，考慮被告主觀上和客觀上具有抄襲和模仿原告注冊商標、企業(yè)字號以及一定影響的商品名稱等不正當競爭的惡意，對于被告的侵權(quán)行為進行規(guī)制符合我國當前嚴厲打擊注冊商標惡意囤積和搶注后進行市場混淆使用的行為。

（二）關(guān)于未注冊商標不正當競爭侵權(quán)

被告登記并使用含有“金牌衛(wèi)浴”字樣的企業(yè)名稱、及銷售商品時使用“金牌衛(wèi)浴”名稱的行為依法構(gòu)成不正當競爭行為。

本案中，原告開平金牌潔具有限公司在先使用的“金牌衛(wèi)浴”未注冊商標，由于申請商標注冊的時間晚于使用時間，導致其在11類等商品類目的商標確權(quán)面臨搶注商標的權(quán)利沖突。在商標注冊面臨障礙的困境下，原告通過《反不正當競爭法》第六條另行開辟維權(quán)訴訟進行救濟。

原告認為被告構(gòu)成不正當競爭行為的三個要件為：①開平金牌公司經(jīng)營的“金牌衛(wèi)浴”商品名稱、標識在市場上有一定的知名度，為相關(guān)公眾所知悉；②開平金牌公司所主張的“金牌衛(wèi)浴”商品名稱、標識具備區(qū)別商品來源的顯著特征；③深圳金牌公司的使用方式構(gòu)成相同或近似使用，并客觀上容易造成相關(guān)公眾的混淆誤認。原告圍繞上述三個要件，提交了大量證據(jù)證明“金牌衛(wèi)浴”自2007年使用以來，已經(jīng)與原告的品牌之間已建立了穩(wěn)定的聯(lián)系且為公眾所認可，據(jù)此人民法院認定原告在先使用的“金牌衛(wèi)浴”標識構(gòu)成“有一定影響的標識”。成功地將未注冊商標“金牌衛(wèi)浴”納入有一定影響的標識的權(quán)利客體，進而認定被告的行為構(gòu)成侵害原告有一定影響標識的不正當競爭行為。

四、判決結(jié)果

（一）被告深圳市金牌衛(wèi)浴陶瓷有限公司立即停止侵害原告開平金牌潔具有限公司第3378612號、第22836935號注冊商標專用權(quán)的行為；

（二）被告深圳市金牌衛(wèi)浴陶瓷有限公司立即停止在產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和宣傳中使用“金牌衛(wèi)浴”標識的不正當競爭行為，并在本判決生效之日起十日內(nèi)停止使用“深圳市金牌衛(wèi)浴陶瓷有限公司”的企業(yè)字號；

（三）被告深圳市金牌衛(wèi)浴陶瓷有限公司應于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告開平金牌潔具有限公司經(jīng)濟損失及合理費用50000元；

五、案例評析

1、關(guān)于商標侵權(quán)部分，人民法院明確了將注冊商標嵌入未注冊圖形商標以及在注冊商標基礎(chǔ)上增加裝飾性的背景圖案，均可認定為屬于改變注冊商標的顯著部分，也構(gòu)成對注冊商標的組合使用。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定（2020修正）》規(guī)定，對于注冊商標之間的權(quán)利沖突，僅在超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊商標的行為方屬于民事侵權(quán)案件的受理范圍。然而，現(xiàn)有的司法判例，對改變顯著特征、組合的方式使用注冊商標的認定較為謹慎，尤其對“組合方式”使用究竟是指注冊商標間的組合，還是注冊商標與未注冊商標的組合沒有明確，導致大量職業(yè)搶注人逃避侵權(quán)責任，違背了嚴格保護的司法精神。

本案中，人民法院明確了將注冊商標嵌入未注冊圖形商標以及在注冊商標基礎(chǔ)上增加裝飾性的背景圖案，均可認定為屬于改變注冊商標的顯著部分，也構(gòu)成對注冊商標的組合使用。同時，原告請求法院重點考慮原告訴請保護的注冊商標在衛(wèi)浴產(chǎn)品領(lǐng)域的知名度、GOLD字母組合作為商標主體的顯著性以及被訴侵權(quán)商品購買者將其認定為“金牌馬桶”的評論記錄、被告實際使用上述被訴侵權(quán)標識具有攀附原告開平潔具公司的商標商譽的主觀惡意等情節(jié)，最終法院判定被告深圳市金牌衛(wèi)浴陶瓷有限公司侵犯了原告“GOLD”注冊商標的專用權(quán)，對日后審理注冊商標之間權(quán)利沖突案件具有積極指導意義。

2、關(guān)于不正當競爭部分，本案明確了《反不正當競爭法》第六條第（一）款的保護客體除了商品名稱、包裝、裝潢之外，還包括在先使用且有一定影響的標識，并將未注冊商標納入了 “有一定影響標識”的保護客體。

我國《反不正當競爭法》第六條及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，并沒有將未注冊商標作為單列的權(quán)利客體進行保護，導致我國長期的司法實踐中，只能將與在先使用且具有一定影響的未注冊商標構(gòu)成混淆的行為納入知名商品特有名稱（2019年修改為有一定影響的商品名稱）進行規(guī)制，例如“小蒙羊”火鍋、“周六?！敝閷毜?。然而這種保護格局仍然存在缺陷，正如西南政法大學科技法治創(chuàng)新研究中心黃匯教授認為，商標法以注冊取得機制為基石，對未注冊商標的保護并不完備，為了更好保護未注冊商標，宜以“平行保護”理念為統(tǒng)領(lǐng)，實現(xiàn)《反不正當競爭法》和《商標法》對未注冊商標最有效的協(xié)同保護，即無論是從理論還是規(guī)范的視角，《反不正當競爭法》都應當將侵害未注冊商標作為重要的調(diào)整對象之一。

本案中，原告開平金牌潔具有限公司在先使用的“金牌衛(wèi)浴”未注冊商標，由于申請商標注冊的時間晚于使用時間，導致其在11類等商品類目的商標確權(quán)面臨搶注商標的權(quán)利沖突。在商標注冊面臨障礙的困境下，原告通過《反不正當競爭法》第六條另行開辟維權(quán)訴訟進行救濟，原告通過提交了大量證據(jù)證明“金牌衛(wèi)浴”自2007年使用以來，已經(jīng)與原告的品牌之間已建立了穩(wěn)定的聯(lián)系且為公眾所認可，據(jù)此人民法院認定原告在先使用的“金牌衛(wèi)浴”標識構(gòu)成“有一定影響的標識”。本判例打破了將未注冊商標納入有一定影響的商品名稱的保護慣例，創(chuàng)新性地將“有一定影響的標識”作為與“有一定影響商品名稱、包裝、裝潢”并列的權(quán)利客體，從而將開平金牌公司在先使用且具有一定影響的未注冊商標納入“有一定影響的標識”保護范圍，理劃清了權(quán)利邊界，從根源上解決了開平金牌公司長期面臨的權(quán)利保護困境，對于日后解決未注冊商標的保護，提供了重要的司法裁判指引，具有積極的社會意義。

六、結(jié)語和建議

本案屬于商標侵權(quán)及不正當競爭疑難案件，一方面，侵權(quán)人涉嫌搶注了與原告“GOLD”近似的“QOLD”商標，在無效宣告終局之前，較難進行民事救濟；另外一方面，由于權(quán)利人面臨商標申請注冊的權(quán)利障礙，若不鞏固長期在先使用的權(quán)利，則面臨知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營成果付諸東流。本案通過主張被告擅自改變注冊商標顯著部分以及組合使用注冊商標，及時地遏止了被告的惡意侵權(quán)使用行為，并通過《反不正當競爭法》第六條第（一）項將“金牌衛(wèi)浴”未注冊商標認定為有一定影響的標識。但也折射了我國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護意識仍然有待提高，若能及時采取知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)控及注冊布局，則可能會避免后續(xù)產(chǎn)生的累訴。

注：該案獲得2022年廣東知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)會推薦學習案例。

注釋：

[1] （2022）粵0303民初19522號民事判決書；

[2] 黃匯《反不正當競爭法對未注冊商標的有效保護及其制度重塑》載《中國法學》2022年第5期;

[3] 綜合案例丨擅用“金牌衛(wèi)浴”標識生產(chǎn)銷售及作為企業(yè)字號的行為構(gòu)成不正當競爭,載《知產(chǎn)寶》2023年1月31日。

（原標題：以“金牌衛(wèi)浴”商標及不正當競爭糾紛案探析未注冊商標的維權(quán)保護策略）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：謝有林 陳文熙 廣東哲誠律師事務所

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：以“金牌衛(wèi)浴”商標及不正當競爭糾紛案探析未注冊商標的維權(quán)保護策略（點擊標題查看原文）

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