代理人或代表人搶注歐盟商標之異議救濟程序

【小D導讀】

代理人或代表人搶注歐盟商標之異議救濟程序

代理人或代表人在與商標所有人的合作過程中，有機會獲得商標所有人的知識、經(jīng)驗，從商標所有人的投入和付出中獲利。如未經(jīng)商標所有人同意，代理人或代表人以自己名義申請商標，則違反商業(yè)合作協(xié)議下的一般誠信義務，損害商標所有人的商業(yè)利益。為保障商標所有人的正當利益，防止他人任意侵占其商標，《歐盟理事會于2009年2月26日通過的第207/2009號歐盟商標條例》（簡稱“CTMR”）第8條第3款規(guī)定“代理人或代表人未經(jīng)商標所有人同意，以代理人或代表人自己名義申請商標，如商標真正所有人提出異議，則申請商標不予注冊，除非該代理人或代表人能證明其行為是正當?shù)??！北疚闹荚谕ㄟ^整合與該條款相關的法律依據(jù)、該條款的適用條件，以期對國內(nèi)企業(yè)維護海外商標權有所裨益。

一、相關法律依據(jù)

《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》第六條之七規(guī)定：“如果本公約締約國的商標所有人的代理人或代表人，未經(jīng)該所有人授權而以自已的名義向本公約一個或一個以上的締約國家申請該商標的注冊，該所有人有權提出反對或要求取消注冊，或者，如該國法律允許，該所有人可以要求將該項注冊轉讓給自己，除非該代理人或代表人能證明其行為是正當?shù)??！?

CTMR第11條規(guī)定：如果歐盟商標商標所有人的代理人或代表人，未經(jīng)所有人的同意，以自己的名義注冊了該商標，歐盟商標商標所有人有權反對其代理人或代表人使用其商標，除非該代理人或代表人證明其行為是正當?shù)摹?

CTMR第18條規(guī)定：未經(jīng)商標所有人的同意，以其代理人或代表人的名義注冊的歐盟商標，商標所有人有權要求將該商標轉讓給他，除非代理人或代表人證明其行為是正當?shù)摹?

CTMR第53條1款b項規(guī)定：如歐盟商標系第8條第3款所規(guī)定之情形，并滿足其適用條件，依商標所有人向歐盟市場協(xié)調(diào)局提出申請或在侵權之訴中提出反訴，該商標應宣告無效。

CTMR第52條1款b項規(guī)定：如申請人在提出商標申請時出于惡意，依商標所有人向歐盟市場協(xié)調(diào)局提出申請或在侵權之訴中提出反訴，該商標應宣告無效。

上述條款中，CTMR第11、18、53條所賦予的商標所有人的權利不能在異議程序中行使。CTMR第52條1款b項是商業(yè)活動必須遵循善意原則的一般原則性規(guī)定，CTMR第8條第3款相對而言是商業(yè)活動必須遵循善意原則的具體規(guī)定，適用范圍更窄，如僅能證明商標申請人存在惡意，無法滿足該條款所規(guī)定的其他適用條件，則不能基于CTMR第8條第3款認定異議成立，只能待商標注冊后基于CTMR第52條1款b項規(guī)定提無效。

二、CTMR第8條第3款的適用條件

（一）商標申請人是或曾經(jīng)是商標所有人的代理人或代表人

1.主體范圍

根據(jù)CTMR第41條1款b項之規(guī)定，只有商標所有人可以以該項理由提出異議，即被許可使用人或其他依據(jù)國內(nèi)法被授權人不能以援引該項理由提出異議。否則其異議會由于主體不適格被駁回。區(qū)別于基于CTMR第8條第1款和第5款規(guī)定在先商標和知名商標、CTMR第8條第4款所指的在先標志而提出異議的主體范圍。

2.商標的界定

CTMR第8條第3款所指的商標做廣義解釋，包括申請中商標、未申請/注冊商標、馳名商標，無地域限制，不要求是歐盟或歐盟成員國商標，只要依據(jù)源屬國法律能夠定性為商標。如果在商業(yè)過程中使用的商業(yè)標志、其他類型的知識產(chǎn)權被代理人或代表人作為商標搶注，其所有人不能基于CTMR第8條第3款之規(guī)定提出異議，只能待其注冊后援引其他條款提無效。

3.權利優(yōu)先界點

根據(jù)權利取得的方式不同，判斷權利先后的規(guī)則也不同。如果異議基礎商標權是基于注冊取得，則依據(jù)優(yōu)先權日確定；如果異議基礎商標權是基于使用取得，則需在爭議商標申請日之前取得；如果異議基礎商標為馳名商標，需在爭議商標提交申請前已馳名。

4.代理或代表關系的界定

代理或代表關系做廣義解釋，包含基于一方代表另一方利益架構的任一商業(yè)安排（書面的、口頭的）而產(chǎn)生的各類型關系，不管是不是法言法語設立的合同關系，只要基于該種關系，不論明示的還是默示的，商標申請人對商標所有人的利益需承擔誠信和忠誠的一般義務，則可認定委托代理關系成立。如果雙方之間完全獨立行為，沒有交集，也沒有形成任何信賴關系，CTMR第8條第3款則無法適用。例如僅能證明惡意，而無法證明存在代理關系，則不能基于CTMR第8條第3款提異議，只能待商標注冊后基于CTMR第52條1款b項規(guī)定提無效。僅能證明商標申請人是商標所有人的顧客或客戶，也不能推出雙方之間存在委托代理關系，因為顧客或客戶不負有對商標所有人的特殊誠信義務。

一些類似于商業(yè)合作關系的委托代理關系，如商標所有人與專業(yè)人員（律師、咨詢顧問、商標代理人等）建立的委托代理關系，因其同樣衍生出相關專業(yè)人員的誠信與保密義務，屬于CTMR第8條第3款所規(guī)定的委托代理關系。

商標所有人/異議人的法定代表人、經(jīng)理是公司內(nèi)部人員而非其合作伙伴，不屬于CTMR第8條第3款所規(guī)定的代理人或代表人。此種內(nèi)部人員侵權可適用CTMR第52條1款b項規(guī)定。

委托代理關系的成立不要求必須是書面的合同，盡管書面協(xié)議更有利于認定雙方之間的關系類型。協(xié)議的主題及所使用的術語不具有決定性。即便商標所有人與申請人之間不存在書面合同，仍然可以通過間接意思表示和證據(jù)推斷是否存在CTMR第8條第3款所規(guī)定的商業(yè)協(xié)議，如商標所有人與申請人之間的商業(yè)信函往來、發(fā)票、訂貨單、信用證、其他銀行票據(jù)、爭議解決協(xié)議。商標申請人需完成一定的銷售目標、支付特許使用費、依據(jù)授權生產(chǎn)商品、商標所有人幫助建立當?shù)亟?jīng)銷網(wǎng)路等情形，是認定存在委托代理關系的明顯依據(jù)。異議人承擔舉證責任，證明委托代理關系的存在。

（二）商標申請以代理人或代表人名義

實踐中經(jīng)常發(fā)生代理人或代表人為規(guī)避該條款，以第三人名義申請，該第三人通常是由其控制或與其達成一致共同利益的主體，如代理公司的董事、高級管理人員、法定代表人等。由于第三人與代理人和代表人之間的關系，使得第三人申請的效果與代理人或代表人以自己名義申請的效果實質(zhì)上相同?？紤]到在這種情況下，代理人或代表人仍然可以從商標申請中受益，代理公司的董事、高級管理人員、法定代表人同代理公司一樣應受該條款規(guī)制。類似情況，如果代理人或代表人與商標申請人非同一主體，但是由證據(jù)表明代理人或代表人與商標申請人由同一自然人控制、經(jīng)營或管理，根據(jù)上述相同原則，不管以誰的名義申請，最后所達到的實質(zhì)效果一致，CTMR第8條第3款同樣適用。

（三）商標申請未經(jīng)商標所有人同意

商標所有人僅需聲明申請人未經(jīng)其同意提出商標申請，無需提供相應證據(jù)，舉證責任倒置，由申請人舉證證明已被授權或有其他正當理由。CTMR第8條第3款的適用，傾向于保護商標所有人，法院要求商標所有人的同意必須足夠明確、具體、無條件。如僅同意代理人或代表人提交申請，但是未明確同意代理人或代表人可以以自己名義申請，則“同意”不夠明確。同樣，如僅同意代理人或代表人申請歐盟商標，但未具體說明同意申請的商標圖樣，則“同意”不夠具體。

商標所有人同意可以是明示的，也可以是默示的，如雙方之間存在合同、信函或其他書面陳述，則可以通過這些直接證據(jù)，認定商標所有人是否已明確同意代理人或代表人以自己名義申請商標。如沒有書面證據(jù)，也沒有其他證據(jù)足以認定商標所有人默示同意的，則需推定商標所有人未同意。此外，盡管有間接意思表示或證據(jù)可以說明商標所有人已默示同意，但任何模棱兩可或值得懷疑的地方均需按照有利于商標所有人的原則進行解釋。通常很難認定同意是否足夠明確、清楚、毫無疑問。商標所有人得知商標被搶注后的容忍、不作為不能推定為默示同意。

此外，即便同意被認定是明確的、具體的、無條件的，仍需判斷一個事實問題，即同意是否在資產(chǎn)出售商標所有人變更后仍然存續(xù)，新的商標所有人是否受原商標所有人同意的束縛。

（四）商標申請人無法證明其行為的正當性

由于無法讓商標所有人舉證證明其未同意代理人或代表人申請歐盟商標，所以舉證責任倒置，代理人或代表人舉證證明其申請已經(jīng)商標所有人同意。盡管CTMR第8條第3款將“未經(jīng)商標所有人同意”與“沒有正當理由”視為兩項獨立的條件，兩項條件經(jīng)常是重疊的。如果申請人能證明與商標所有人存在某種協(xié)議或達成共識，則既可以證明商標所有人已同意，同時可以證明其行為的正當性。而在沒有證據(jù)證明商標所有人同意的情況下，只有一些極為特殊原因可以認定申請人行為的正當性。如商標申請人已提前明確告知所有人其將以自己名義申請歐盟商標，而商標所有人未做答復，則可以推定商標所有人已默示同意，申請人行為正當。由于商標所有人的行為，如已在相當長的時間內(nèi)不使用某商標，導致商標申請人確信商標所有人已放棄該商標或已無意在歐盟區(qū)域取得或維持商標權，也可以作為申請人行為正當?shù)睦碛伞?

盡管商標所有人未提出注冊申請，其仍然可能有使用意向，因此不能僅僅因為商標所有人不愿意花錢注冊商標而推定商標申請人有正當理由以自己名義申請商標。單純與商標申請人經(jīng)濟利益相關的理由，如為保障在當?shù)亟⒔?jīng)銷網(wǎng)略及宣傳商標所做的投入，不是符合CTMR第8條第3款目的的正當性理由。商標申請人也不能以其在建立商標商譽上所做的投入而應當享有經(jīng)濟報酬作為有效抗辯理由。即便商標申請人與商標所有人之間的代理協(xié)議已明確規(guī)定商標申請人應當獲得報酬，商標申請人也不能以申請商標代替經(jīng)濟報酬或作為向商標所有人索要報酬的方式，但可以通過協(xié)議和解或訴訟的方式主張賠償。

（五）申請商標與所有人商標對比

從字面意義上來看，CTMR第8條第3款規(guī)定的申請商標應當是與商標所有人商標一致，對商品或服務要求未做規(guī)定，但是從其立法目的上考慮，為避免申請人規(guī)避法律，損害所有人利益，該條款還應包含申請人將所有人商標稍作修改、添加、刪除后再提交申請的，且與所有人商標指定商品或服務相同或密切相關的商標。

來源：集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 ? ? ?作者：王曉整理：IPRdaily 趙珍網(wǎng)站：www.globalwellnesspartner.com

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