英特爾中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟總監(jiān)王欣：NPE訴訟的應(yīng)對(duì)與反思

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“英特爾（中國(guó)）有限公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟總監(jiān)王欣女士以‘NPE訴訟的應(yīng)對(duì)與反思——以高科技企業(yè)為視角’為主題，分享了英特爾作為高科技企業(yè)在全球和中國(guó)應(yīng)對(duì)NPE訴訟的經(jīng)驗(yàn)。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

近年來，中國(guó)成為繼美國(guó)、德國(guó)等國(guó)家之后，NPE訴訟的另一主要戰(zhàn)場(chǎng)。NPE是許多中國(guó)企業(yè)避不開的話題，也常常會(huì)對(duì)眾多高科技企業(yè)造成巨大困擾，對(duì)此，企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何應(yīng)對(duì)？

近日，在由IPR Daily及IPR Daily GLOBAL主辦的GIPC 2023全球通信知識(shí)產(chǎn)權(quán)生態(tài)大會(huì)上，英特爾（中國(guó)）有限公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟總監(jiān)王欣女士以“NPE訴訟的應(yīng)對(duì)與反思——以高科技企業(yè)為視角”為主題，深入探究了NPE訴訟對(duì)高科技企業(yè)造成困擾的原因，分享了英特爾作為高科技企業(yè)在全球和中國(guó)應(yīng)對(duì)NPE訴訟的經(jīng)驗(yàn)。

英特爾（中國(guó)）有限公司
知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟總監(jiān)王欣

一、為何NPE訴訟會(huì)對(duì)高科技企業(yè)造成困擾？

從產(chǎn)業(yè)或者是技術(shù)角度來看，產(chǎn)業(yè)升級(jí)與技術(shù)迭代使得企業(yè)所面臨的情形與以往大不一樣。以前的產(chǎn)品中實(shí)施的專利較少，因而產(chǎn)品本身基本上就等同于相應(yīng)專利，如電燈泡。今天的高科技產(chǎn)品則大不一樣，每一件都實(shí)施著大量專利，如一臺(tái)筆記本電腦要符合300多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，用到成千上萬項(xiàng)技術(shù)。

而從制度上考慮，中國(guó)的情況比較典型。假設(shè)NPE向?qū)嶓w企業(yè)收取相關(guān)的專利許可費(fèi)只是反映了相關(guān)專利技術(shù)正常的市場(chǎng)價(jià)值，那么通常是不會(huì)對(duì)高科技企業(yè)造成困擾的。不過，按照中國(guó)當(dāng)前在侵權(quán)認(rèn)定的情況下實(shí)行的自動(dòng)禁令的制度，企業(yè)很可能會(huì)損失某些產(chǎn)品的所有利潤(rùn)，因此才對(duì)其自身的正常經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)造成較大影響。

NPE訴訟的普遍特點(diǎn)，借用易繼明老師的觀點(diǎn)，是訴訟雙方當(dāng)事人在制衡關(guān)系上的非交互性。具體而言，就是NPE訴訟和競(jìng)爭(zhēng)者之間的專利訴訟不太一樣，當(dāng)實(shí)體企業(yè)遭受NPE起訴后，通常沒辦法提起反訴或者是采取其他的反制手段，或者是反制手段有限。在NPE訴訟里，NPE方占據(jù)的主動(dòng)權(quán)往往是超過了被告實(shí)體企業(yè)一方。

當(dāng)涉及“專利蟑螂”時(shí)，NPE訴訟也呈現(xiàn)出更多新的特點(diǎn)?！皩＠搿本褪峭稒C(jī)型NPE，通常以專利訴訟作為其營(yíng)業(yè)的主要手段來獲取相應(yīng)的利潤(rùn)。在這種情況下， NPE訴訟的特點(diǎn)主要表現(xiàn)為：一是根據(jù)相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)提起禁令，以申請(qǐng)禁令相要挾；二是NPE提起訴訟的時(shí)間和地點(diǎn)具有傾向性，訴訟時(shí)間一般都是在實(shí)體企業(yè)已經(jīng)進(jìn)行了不可逆轉(zhuǎn)的商業(yè)投資以后再提起相應(yīng)的訴訟，而為確保訴訟能夠得到更大的收益，訴訟地點(diǎn)也往往會(huì)選擇對(duì)專利權(quán)人更友好的地區(qū)和法院；三是NPE持有的技術(shù)多為漸進(jìn)式改良技術(shù)，“專利蟑螂”一般不是自己研發(fā)的技術(shù)，是從第三方購(gòu)買的，從第三方購(gòu)買的技術(shù)一般也不是第三方核心技術(shù)，一般都是漸進(jìn)式改良式的技術(shù)；四是NPE通常為投資基金控制，不以研發(fā)為基礎(chǔ)。

二、NPE訴訟在全球的應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)

在全球應(yīng)對(duì)上，企業(yè)需要針對(duì)訴訟頻發(fā)的法域做好日常準(zhǔn)備工作。一是公司內(nèi)部需要聘用有豐富訴訟管理經(jīng)驗(yàn)的法務(wù)，訴訟管理經(jīng)驗(yàn)關(guān)鍵并不是指實(shí)際處理了很多專利訴訟案件，而是在訴訟過程中掌握了對(duì)各種關(guān)系的解讀、維護(hù)以及協(xié)調(diào)能力。比如如何協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各個(gè)部門、如何選聘公司外部律師、如何跟法院協(xié)調(diào)、如何協(xié)調(diào)和原告、其它被告之間的關(guān)系，甚至涉及到政府關(guān)系的協(xié)調(diào)、媒體關(guān)系的協(xié)調(diào)等，這些都是有豐富訴訟管理經(jīng)驗(yàn)的法務(wù)應(yīng)該具備的能力。二是公司外部需要聘請(qǐng)有復(fù)雜訴訟應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)的律師，因此公司法務(wù)在日常工作過程中就要多留意在復(fù)雜訴訟應(yīng)對(duì)方面有豐富經(jīng)驗(yàn)并且口碑良好的外部律師。

在具體案件的應(yīng)對(duì)方面，企業(yè)可以這么做：

一是企業(yè)要協(xié)調(diào)各訴訟地訴訟策略，以英特爾為例，英特爾應(yīng)對(duì)全球訴訟一般會(huì)指定全球訴訟的總負(fù)責(zé)人，在訴訟發(fā)生地還有會(huì)有分負(fù)責(zé)人，通過定期組織全球會(huì)議如每周會(huì)議或每?jī)芍軙?huì)議，確保總負(fù)責(zé)人跟分負(fù)責(zé)人之間充分的交流，以及負(fù)責(zé)人和外部律師之間有一個(gè)非常充分的交流。

二是充分利用公司內(nèi)部的技術(shù)資源，發(fā)揮好內(nèi)部技術(shù)人員、外部技術(shù)專家的作用，進(jìn)一步擴(kuò)充在應(yīng)對(duì)具體案件中的力量。

三是深入研究禁令例外的情形，以中國(guó)為例，雖然中國(guó)幾乎是自動(dòng)適用禁令制度，但是有些案例里也顯示出禁令例外的情形，比如考慮公共利益、當(dāng)事人利益重大的失衡等等，我們會(huì)跟外部律師一起深入研究這些情形，把它和所處理的案件結(jié)合起來。

四是做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備，專利訴訟尤其是大型NPE訴訟基本上都是以幾年為單位計(jì)算時(shí)間的，企業(yè)一定要做好持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備，并且不要著急，要等到相關(guān)訴訟程序取得對(duì)企業(yè)有利的局面時(shí)，再去考慮和解、談判的問題。

三、NPE訴訟在中國(guó)的應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)

要做好NPE訴訟在中國(guó)的應(yīng)對(duì)，需要企業(yè)從多個(gè)方面著手。

一是一定要選聘有豐富中國(guó)本土訴訟經(jīng)驗(yàn)的法務(wù)作為訴訟管理者，常年做歐美業(yè)務(wù)的律師和有中國(guó)本土訴訟管理經(jīng)驗(yàn)的法務(wù)之間的視角、關(guān)注點(diǎn)肯定有很大的區(qū)別。

二是無效可以考慮選擇平時(shí)幫助企業(yè)進(jìn)行專利申請(qǐng)的專利所合作，侵權(quán)跟律師事務(wù)所合作，這與美國(guó)常常由同一家律師事務(wù)所同時(shí)處理無效、侵權(quán)兩方面程序問題是不同的。

三是盡可能阻卻訴前禁令，理論上來說NPE是很難申請(qǐng)到訴前禁令的，因?yàn)榘凑辗煞ㄒ?guī)和司法解釋的規(guī)定，NPE很難證明情勢(shì)非常緊急，也很難證明自己受到無法彌補(bǔ)的損害。但是在實(shí)踐過程中總有特殊的情況出現(xiàn)，無論如何站在被告實(shí)體企業(yè)的角度來說，一定要盡可能阻卻訴前禁令的頒發(fā)，否則對(duì)訴訟進(jìn)程把控以及后續(xù)有可能出現(xiàn)的許可談判等都會(huì)產(chǎn)生非常大的負(fù)面影響。

四是盡可能延緩訴訟的進(jìn)程，一方面可以打亂原告訴訟的策略，訴訟的布局；另外一方面隨著訴訟進(jìn)程不斷進(jìn)展，作為被告一方可能會(huì)收到中間性的有利結(jié)果，這對(duì)接下來合理解決訴訟糾紛有很大的幫助。

五是在與法官交流中、在法庭上對(duì)禁令問題是否影響公共利益進(jìn)行評(píng)論時(shí)，一定要強(qiáng)調(diào)高科技企業(yè)本身對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展所做出的較大貢獻(xiàn)，這往往能夠給法官留下相對(duì)比較好的印象，對(duì)保持雙方在整體訴訟中的中立性有一定程度的幫助。

六是將重心放在訴訟程序而非談判，在被告實(shí)體企業(yè)沒有辦法在訴訟過程中取得一定的中間性有利結(jié)果的情況下，輕易開啟談判并不是非常好的選擇，實(shí)質(zhì)性談判一定要選擇被告一方能夠在訴訟中取得中間性有利結(jié)果后再開啟。

NPE訴訟之所以會(huì)出現(xiàn)許多讓人糾結(jié)困擾的問題，與我們本身的司法制度有很大關(guān)聯(lián)。在中國(guó)，適用的幾乎是自動(dòng)禁令的制度，這會(huì)對(duì)實(shí)體企業(yè)產(chǎn)生非常大的影響。因此我們建議在未來的立法中，應(yīng)考慮更加平衡的禁令制度，尤其在NPE訴訟中，以限制禁令頒發(fā)為原則。，否則自動(dòng)禁令將造成當(dāng)事人利益失衡，導(dǎo)致專利劫持，并且阻礙技術(shù)創(chuàng)新，有損社會(huì)公共利益，也會(huì)對(duì)我國(guó)實(shí)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。在面對(duì)越來越頻發(fā)的NPE訴訟時(shí)，是否需要調(diào)整下當(dāng)前的訴訟禁令制度和原則值得思考。

鑒于自動(dòng)禁令制度所產(chǎn)生的負(fù)面影響，建議有關(guān)政府部門可以慎重地考慮修改現(xiàn)在自動(dòng)禁令的原則。沒有禁令并不意味著原告一方正常的專利權(quán)在被侵犯時(shí)不能夠得到相應(yīng)的救濟(jì)，在法院認(rèn)定侵權(quán)行為成立的情況下，只要損害賠償?shù)挠?jì)算是合理公平的，絕大多數(shù)的被告都不會(huì)拒絕支付損害賠償金額。符合正常市場(chǎng)價(jià)值的損害賠償可以替代在NPE訴訟領(lǐng)域的禁令適用，故可以考慮將它作為NPE訴訟里對(duì)當(dāng)事人救濟(jì)的更加主要的手段。

（原標(biāo)題：英特爾中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟總監(jiān)王欣：NPE訴訟的應(yīng)對(duì)與反思）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

編輯：IPRdaily趙甄          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：英特爾中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟總監(jiān)王欣：NPE訴訟的應(yīng)對(duì)與反思（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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