《專利法實施細則》及《專利審查指南》修改詳解（六）：專利復審制度

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“本次《專利法實施細則》修改，將原本只是部門規(guī)章規(guī)定的依職權審查原則，提升到法律規(guī)定的層面，提高了依職權審查的地位，也是對審查員復審工作的一個指導方向。”

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：李月春 北京志霖律師事務所

一、增加依職權審查

修改后的《專利法實施細則》（下稱細則）第六十七條相比于修改前，將第一款“專利復審委員會進行復審后，認為復審請求不符合專利法和本細則有關規(guī)定的，應當通知復審請求人，……”修改為“國務院專利行政部門進行復審后，認為復審請求不符合專利法和本細則有關規(guī)定或者專利申請存在其他明顯違反專利法和本細則有關規(guī)定情形的，應當通知復審請求人……?！?nbsp;

本次細則修改，將原本只是部門規(guī)章規(guī)定的依職權審查原則，提升到法律規(guī)定的層面，提高了依職權審查的地位，也是對審查員復審工作的一個指導方向。修改后的實施細則許可依職權審查,主要出于提升程序效率和保證專利授權質量的雙重考慮。如果專利行政部門發(fā)現專利申請或授權專利存在明顯的缺陷而不主動干預,可能導致專利申請在實質審查和復審環(huán)節(jié)來回震蕩,或者專利無效宣告程序被反復提起,浪費社會的資源。行政部門不主動干預,也可能導致原本不應被授權的專利被維持,從而增加社會成本。

在《專利審查指南》（下稱審查指南）中，對于依職權審查也進行了修改，根據審查指南第四部分第二章第4.1節(jié)復審請求理由和證據的審查的規(guī)定：

除駁回決定所依據的理由和證據外，合議組發(fā)現申請中存在下列缺陷的，可以對與之相關的理由及其證據進行審查： 

（1）不符合專利法實施細則第十一條的規(guī)定。 

（2）足以用在駁回決定作出前已告知過申請人的其他理由及其證據予以駁回的缺陷。

（3）與駁回決定所指出缺陷性質相同的缺陷。

（4）駁回決定未指出的其他明顯實質性缺陷。

上述第（1）項是適應專利法及細則的修訂增加的誠實信用條款。上述第（2）-（4）項是原有的條文，審查指南對第（3）、（4）項進行了案例補充。

其中，在第（3）項下增加了如下案例：駁回決定指出權利要求1相對于對比文件1和公知常識不具備創(chuàng)造性。當從屬權利要求2-6進一步限定的附加技術特征也屬于公知常識， 且權利要求1-6均不具備創(chuàng)造性時，合議組一并指出權利要求1-6相對于對比文件1和公知常識不符合專利法第二十二條第三款的規(guī)定。

并且，審查指南中還補充了以下與創(chuàng)造性比較相關的內容：“對于與駁回決定指出缺陷相關的證據，合議組可以適度調整其使用方式 ，例如，在駁回決定依據的證據基礎上變更最接近的現有技術或缺省其中的某份證據?！?/span>

實踐中，使用創(chuàng)造性條款對專利申請駁回的情形最多，審查指南如此修改后，審查程序中可能會出現以下情形：

一是，大部分創(chuàng)造性駁回都涉及公知常識的使用，如果一份駁回決定中，對部分權利要求采用了對比文件加上公知常識的方式評價的創(chuàng)造性，對另外部分權利要求采用的是兩篇以上對比文件結合評價的創(chuàng)造性。而在復審階段如果認為上述兩篇以上對比文件的結合存在問題，創(chuàng)造性的說理不夠合適，可直接換成對比文件結合公知常識的方式進行評價。上述示例中，兩種評價方式針對的權利要求是獨立權利要求和從屬權利要求的關系，實踐中對并列權利要求之間是否也如此操作，還不得而知。

二是，駁回決定中使用兩篇以上對比文件結合評價創(chuàng)造性，在復審決定中，如果覺得最接近現有技術選取的不夠合適，可以自行變更最接近的對比文件，并且，可以更改對比文件的組合方式、或者少用部分對比文件。

對于審查員來說，如此操作更加靈活，可以避免針對該部分權利要求撤銷駁回后，實質審查員繼續(xù)駁回進而造成的程序延長，或者實質審查員直接授權造成的對社會公眾的不公。既能保證結果正確，又能夠節(jié)約程序。但是對于申請人來說，存在復審決定超出預期的情形產生，并且少給了申請人一次陳述意見的機會，可能出現審查結果不客觀的情形。

尤其是可能出現的情形是，如果審查員利用規(guī)則，在審查過程中使用大量對比文件結合評價創(chuàng)造性，會使得申請人需面對大量文件詳細閱讀理解和答復，造成很大困擾，而且也給復審工作增加很大工作量，而復審中為了保證最終結果的正確性，很可能通過調整對比文件的使用方式維持駁回，最終使得申請人感覺兩級審查之間不一致、不嚴肅。

因此，筆者提出如下建議，復審階段，如果審查員要將對比文件結合評價創(chuàng)造性的方式修改為對比文件結合公知常識的方式，能夠在復審決定中附上相關的公知常識證據。對于更改最接近現有技術以及對比文件組合方式的情形，應該慎重使用。

在上述第（4）項下增加了如下案例：

駁回決定指出權利要求1對技術方案的某處限定導致其工作原理不清楚，不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。當上述問題的根源在于說明書缺乏解決技術問題的技術手段時，合議組指出申請不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。

再如，駁回決定指出權利要求1不具備創(chuàng)造性。當權利要求1保護范圍不清楚影響到創(chuàng)造性審查對區(qū)別特征的準確認定時，合議組指出權利要求1不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。

這里增加的兩個案例，一是根據法條適用的邏輯關系，選擇更有針對性的法條；二是其他缺陷影響審查意見準確性時，先解決該“前序問題”。這里同樣存在上面提到的問題，少給了申請人陳述意見的機會，可能出現審查結果不客觀的情形。

二、關于復審程序的修改

本次細則修改將原細則第62條“專利復審委員會應當將受理的復審請求書轉交國務院專利行政部門原審查部門進行審查。原審查部門根據復審請求人的請求，同意撤銷原決定的，專利復審委員會應當據此作出復審決定，并通知復審請求人”內容刪除。

審查指南中，對該內容進行了適應性修改，具體為，將“根據專利法實施細則第六十二條的規(guī)定，專利復審委員會應當將經形式審查合格的復審請求書（包括附具的證明文件和修改后的申請文件）連同案卷一并轉交作出駁回決定的原審查部門進行前置審查。原審查部門應當提出前置審查意見，作出前置審查意見書。除特殊情況外，前置審查應當在收到案卷后一個月內完成”。修改為“復審請求書（包括附具的證明文件和修改后的申請文件）經形式審查合格后轉交給審查部門進行前置審查，并由審查部門提出前置審查意見”。

在細則修改之前，復審的前置程序規(guī)定是由作出駁回決定的原工作部門承擔，實踐中，基本是回到作出駁回決定的原審查員手里，這樣的流程容易產生的問題是，作出駁回決定的審查員一般不會變更自己的審查意見，因此，前置階段絕大部分都是不同意復審請求人的意見，而將案件轉為合議組審查程序。

這樣產生結果是前置程序流于形式，前置審查意見相對來說不夠客觀，不能起到真正的作用。而且，合議組審查程序的審查周期比較長，這就使得整個專利的審查程序延長。而不限于原審查部門審查之后，前置的客觀性得到提升且審查程序縮短，對于有授權前景的專利能夠及時得到保護。

（原標題：《專利法實施細則》及《專利審查指南》修改詳解<六>：專利復審制度）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：李月春 北京志霖律師事務所

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：《專利法實施細則》及《專利審查指南》修改詳解（六）：專利復審制度（點擊標題查看原文）

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