如何理解與判定商標(biāo)中“地名具有其他含義”？

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“如果訴爭商標(biāo)是由地名與其他構(gòu)成要素組成，即不能當(dāng)然地以其中包含地名為由，直接援引商標(biāo)法第十條第二款規(guī)定予以駁回，而仍需根據(jù)司法解釋的規(guī)定，判斷訴爭商標(biāo)是否已經(jīng)在整體上形成了區(qū)別于地名的含義。 ”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：秦雪

案情簡介

再審申請人(一審原告、二審被上訴人）:×××××啤酒有限公司（下稱“某啤酒公司”）
被申請人(一審被告、二審上訴人):國家知識產(chǎn)權(quán)局

第12445672號“哈爾濱小麥王”商標(biāo)(以下簡稱訴爭商標(biāo))，由某啤酒公司于2013年4月18日向原國家工商行政管理總局商標(biāo)局(以下簡稱商標(biāo)局)提出注冊申請，指定使用在第32類啤酒、姜汁啤酒、麥芽啤酒、制啤酒用麥芽汁、制啤酒用蛇麻子汁、麥芽汁(發(fā)酵后成啤酒)商品上。

2014年2月10日，商標(biāo)局發(fā)出《商標(biāo)駁回通知書》，駁回了訴爭商標(biāo)的注冊申請。理由是訴爭商標(biāo)中的“哈爾濱”為縣級以上行政區(qū)劃名稱，且訴爭商標(biāo)并未形成其他強于地名的含義，已構(gòu)成《中華人民共和國商標(biāo)法》(以下簡稱商標(biāo)法)第十條第二款規(guī)定之情形，不得作為商標(biāo)使用。某啤酒公司不服該決定，向原國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會(以下簡稱商標(biāo)評審委員會)申請復(fù)審。為證明“哈爾濱”及“哈爾濱小麥王”商標(biāo)的使用情況，某啤酒公司向商標(biāo)評審委員會提交了證據(jù)。

一審法院認(rèn)為：“哈爾濱”在啤酒商品上已經(jīng)形成了區(qū)別于地名的其他含義。

訴爭商標(biāo)為“哈爾濱小麥王”，相關(guān)公眾容易將其識別為由“哈爾濱”和“小麥王”兩個詞匯組成。由于“哈爾濱”指定使用在啤酒商品上具備區(qū)分商品來源的顯著特征，因此，訴爭商標(biāo)作為一個整體，易被相關(guān)公眾識別為是“哈爾濱”啤酒的系列產(chǎn)品之一。并且，同一品牌啤酒產(chǎn)品區(qū)分不同類型是啤酒行業(yè)的常見現(xiàn)象，如“青島純生”“青島冰醇”，“燕京鮮啤”“燕京清爽”等。訴爭商標(biāo)雖然包含了縣級以上行政區(qū)劃地名“哈爾濱”，但由于“哈爾濱”在啤酒商品上已經(jīng)形成了區(qū)別于地名的其他含義，訴爭商標(biāo)客觀上能夠起到區(qū)分商品來源的作用。

二審法院認(rèn)為：訴爭商標(biāo)為“哈爾濱小麥王”，其中“小麥王”指定使用在啤酒商品上，不具備顯著性，而“哈爾濱”為黑龍江省省會，屬于商標(biāo)法第十條第二款規(guī)定的縣級以上行政區(qū)劃的地名。作為除集體商標(biāo)、證明商標(biāo)外的普通商標(biāo)，訴爭商標(biāo)能否獲準(zhǔn)注冊關(guān)鍵看“哈爾濱”是否具有“其他含義”。這里的“其他含義”是指除地名名稱本身所指向的行政區(qū)劃之外的含義?！肮枮I”本身作為地名，其在行政區(qū)劃之外并不具有其他含義。因此，訴爭商標(biāo)的申請注冊屬于商標(biāo)法第十條第二款規(guī)定的不得作為商標(biāo)的情形，一審法院對此認(rèn)定錯誤，二審法院予以糾正。

再審法院認(rèn)為：在案證據(jù)可以證明，“哈爾濱”系列啤酒產(chǎn)品經(jīng)過某啤酒公司長期、大量地使用和持續(xù)、廣泛地宣傳，已經(jīng)具有了較高的市場知名度。相關(guān)公眾在看到“哈爾濱”商標(biāo)時，可以將其與啤酒等商品的提供者某啤酒公司建立起較為穩(wěn)定的產(chǎn)源聯(lián)系。而根據(jù)原料、口感的差異，將使用同一商標(biāo)的啤酒進(jìn)一步細(xì)分為不同的產(chǎn)品類型，應(yīng)屬啤酒生產(chǎn)行業(yè)的常見作法。因此，整體而言，訴爭商標(biāo)“哈爾濱小麥王”易被相關(guān)公眾識別為某啤酒的系列產(chǎn)品之一，具有區(qū)別于地名的其他含義，亦可以發(fā)揮識別商品來源的作用。同時，基于“哈爾濱”商標(biāo)在啤酒商品上已經(jīng)積累的商業(yè)信譽，訴爭商標(biāo)與某啤酒公司“哈爾濱”系列品牌所具有的產(chǎn)源指向關(guān)系一致，故訴爭商標(biāo)的使用也不會使相關(guān)公眾因產(chǎn)源上的錯誤認(rèn)識，而產(chǎn)生誤認(rèn)誤購的后果。

判決：一、撤銷北京市高級人民法院(2018)京行終2649號行政判決;二、維持北京知識產(chǎn)權(quán)法院(2015)京知行初字第807號行政判決。

案件評析

根據(jù)商標(biāo)法第十條第二款的規(guī)定，縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標(biāo)。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)組成部分的除外；已經(jīng)注冊的使用地名的商標(biāo)繼續(xù)有效。《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》(法釋[2017]2號，以下簡稱商標(biāo)行政案件司法解釋)第六條同時規(guī)定，商標(biāo)標(biāo)志由縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名和其他要素組成，如果整體上具有區(qū)別于地名的含義，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其不屬于商標(biāo)法第十條第二款所指情形。

作為商標(biāo)授權(quán)確權(quán)審查中的絕對理由條款，商標(biāo)法禁止將一定范圍內(nèi)的地名作為商標(biāo)注冊與使用的主要理由在于，一是防止商標(biāo)權(quán)人不正當(dāng)?shù)貕艛喙操Y源。地名作為指代特定地理區(qū)域的一種符號表達(dá)形式，如若為個人所獨占，勢必影響社會公眾使用地名的表達(dá)自由。二是防止商標(biāo)權(quán)人通過占用地名誤導(dǎo)公眾。地名還可能直接指代出產(chǎn)特定品質(zhì)商品的產(chǎn)區(qū)，如商標(biāo)權(quán)人提供的產(chǎn)品并非來源于該特定產(chǎn)區(qū)，社會公眾將可能基于對商品品質(zhì)、商品來源的錯誤認(rèn)識，而產(chǎn)生誤認(rèn)誤購的結(jié)果。三是維護(hù)商標(biāo)的顯著特征。地名對地理區(qū)域具有指代作用，如果商標(biāo)標(biāo)志從整體上即可無歧義地指向地名，顯然不能發(fā)揮識別商品和服務(wù)來源的作用，除非符合法律另有規(guī)定的情形，否則不應(yīng)作為商標(biāo)核準(zhǔn)注冊。

但最高法院商標(biāo)行政案件司法解釋第六條同時規(guī)定，如果訴爭商標(biāo)是由前述地名和其他要素組合而成，如果可以從整體上實現(xiàn)與地名的區(qū)分，即不應(yīng)被認(rèn)定為違反了商標(biāo)法第十條第二款的規(guī)定。這是因為，訴爭商標(biāo)已經(jīng)通過增加其他構(gòu)成要素等方式，保持了與地名之間的必要距離。相關(guān)公眾在看到訴爭商標(biāo)時，不再因此而產(chǎn)生地理位置上的聯(lián)想，也不會影響其他社會公眾使用地名的表達(dá)自由，進(jìn)而避免了訴爭商標(biāo)申請人借助商標(biāo)申請和注冊行為不正當(dāng)?shù)財D占公共資源的可能性。

基于此，如果訴爭商標(biāo)是由地名與其他構(gòu)成要素組成，即不能當(dāng)然地以其中包含地名為由，直接援引商標(biāo)法第十條第二款規(guī)定予以駁回，而仍需根據(jù)司法解釋的規(guī)定，判斷訴爭商標(biāo)是否已經(jīng)在整體上形成了區(qū)別于地名的含義。

對于本案而言，“哈爾濱”系列啤酒產(chǎn)品經(jīng)過某啤酒公司長期、大量地使用和持續(xù)、廣泛地宣傳，已經(jīng)具有了較高的市場知名度。相關(guān)公眾在看到“哈爾濱”商標(biāo)時，可以將其與啤酒等商品的提供者某啤酒公司建立起較為穩(wěn)定的產(chǎn)源聯(lián)系。而根據(jù)原料、口感的差異，將使用同一商標(biāo)的啤酒進(jìn)一步細(xì)分為不同的產(chǎn)品類型，應(yīng)屬啤酒生產(chǎn)行業(yè)的常見作法。因此，整體而言，訴爭商標(biāo)“哈爾濱小麥王”易被相關(guān)公眾識別為某啤酒的系列產(chǎn)品之一，具有區(qū)別于地名的其他含義，亦可以發(fā)揮識別商品來源的作用。同時，基于“哈爾濱”商標(biāo)在啤酒商品上已經(jīng)積累的商業(yè)信譽，訴爭商標(biāo)與某啤酒公司“哈爾濱”系列品牌所具有的產(chǎn)源指向關(guān)系一致，故訴爭商標(biāo)的使用也不會使相關(guān)公眾因產(chǎn)源上的錯誤認(rèn)識，而產(chǎn)生誤認(rèn)誤購的后果，訴爭商標(biāo)未違反商標(biāo)法第十條第二款的規(guī)定。

（原標(biāo)題：如何理解與判定商標(biāo)中“地名具有其他含義”？）