專利自由實施（FTO）實操及注意事項淺析

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“FTO對專利糾紛具有‘治未病’的作用，對其進行詳細梳理，探討一下FTO非訴項目的應用場景、流程、注意事項?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：郭帥 北京市隆安（廣州）律師事務所

摘要 >>

隨著經(jīng)濟的發(fā)展、科技的進步，企業(yè)研究開發(fā)出了各種各樣的產(chǎn)品，在給企業(yè)帶來利潤的同時也給企業(yè)帶來了不同程度的知識產(chǎn)權糾紛，況且知識產(chǎn)權糾紛案件逐年遞增；FTO對專利糾紛具有“治未病”的作用，對其進行詳細梳理，探討一下FTO非訴項目的應用場景、流程、注意事項，更好的為企業(yè)的產(chǎn)品保駕護航。

關鍵字：知識產(chǎn)權糾紛、FTO、治未病

一、FTO概述

在日常的工作中，經(jīng)常碰到“專利預警”、“侵權分析”、“專利風險分析”、“知識產(chǎn)權盡職調(diào)查”、“非侵權分析”、“專利規(guī)避”、“專利自由實施”、“FTO”、“知識產(chǎn)權合規(guī)”等等，上述概念之間具體什么關系，F(xiàn)TO的概念又是什么。

Freedom to operate (FTO)is the ability to proceed with research,development and commercialization of a product, while fully accounting for any potential risks of infringing activity,ie.,whether a product can be made, used, sold, offered for sale, or exported, with a minimal risk of infringing the unlicensed intellectual property rights (IPR) or tangible property rights (TPR)of others[1].

自由實施（FTO）分析是識別侵權風險的方法，包括侵犯第三方的權利或被第三方侵權，以使組織能夠以任何相關方式（例如，產(chǎn)品商業(yè)化、許可）部署創(chuàng)新及相關知識產(chǎn)權[2]。

專利預警是指通過收集與分析本行業(yè)技術領域及相關技術領域的專利信息和國內(nèi)外市場信息，了解競爭對手的行為，把可能發(fā)生專利糾紛的前兆及可能發(fā)生的危害、建議采取的對策措施及時告知相關政府部門、行業(yè)組織及業(yè)內(nèi)企業(yè)；同時發(fā)布專利權被侵害的信息，建議行業(yè)組織和業(yè)內(nèi)企業(yè)采取應對措施[3]。

FTO是個外來詞，有時也稱right to use,翻譯成中文是技術自由操作，要理解其本質(zhì)還需還原到其產(chǎn)生的源頭。

美國專利法第284條第2款：一旦發(fā)現(xiàn)專利侵權成立，法院可以將損害賠償金增加至發(fā)現(xiàn)或評估金額的三倍。由此第284條第2款的規(guī)定作為專利侵權懲罰性賠償?shù)姆梢罁?jù)。

美國現(xiàn)行專利法沒有對懲罰性賠償?shù)倪m用門檻和范圍，隨著該制度的立法演變及在司法適用中的經(jīng)驗積累，由最開始的強制適用，逐漸發(fā)展為以當事人的主觀過錯作為該制度的使用標準，使用標準經(jīng)歷了三個階段，“合理注意義務”標準、“客觀輕率”標準、“主觀過錯”標準[4]。還有另外一種描述，第一階段“合理注意義務”與“律師意見”規(guī)則；第二階段“客觀魯莽”標準；第三階段“主觀過錯”標準[5]。

在認定是否構成故意侵權時，陪審團將圍繞被控侵權的所有事實進行考慮，可能包括但不限于：（a）被控侵權人是否有意抄襲所主張的發(fā)明或受專利保護的產(chǎn)品；（b）被控侵權人是否為避免侵犯專利而盡到應有的注意（規(guī)避設計的證據(jù)）；（c）被控侵權人是否依賴律師法律意見；（d）被控侵權人是否提出侵權的實質(zhì)抗辯理由；（e）專利是否正在或已經(jīng)過復審。

合理注意義務（affirmative duty of care）：是指只要潛在的專利侵權人注意到專利的存在，其就有義務進行調(diào)查，以確保其不會侵犯他人的專利權，或者當涉案專利為無效專利時，如果沒有進行必要調(diào)查，那么將面臨承擔不利風險的可能性。

律師意見規(guī)則：若潛在專利侵權人實際知曉他人的相關專利權的存在，就有“合理注意義務”以盡應用的謹慎來“確定”其本身的行為是否構成專利侵權。這樣的“確定”義務包括但不限于在任何可能的侵權活動開始前，向?qū)I(yè)律師尋求可靠法律意見。在“法律意見”規(guī)則中，若侵權被告因合理信賴其律師提供的不構成專利侵權的法律意見而實施了涉案侵權行為，法院會將這種情形作為被告不具有侵權的主觀過錯的參考因素納入分析。聯(lián)邦巡回法院提出，如果被告未能提供律師意見，則意味著“被告要么沒有就此尋求律師意見，要么得到了相關行為可能侵權的律師意見”[4]。

綜上，F(xiàn)TO是專利侵權案件中抗辯懲罰性賠償?shù)囊环N手段；FTO是個外來詞，翻譯成中文是技術自由實施，導致在理解時擴大了概念范圍，F(xiàn)TO使用其最基本和普遍的定義，限定在專利風險分析的范圍內(nèi)。FTO主要目的是用于證明非故意侵權以避免可能的懲罰性賠償；專利自由實施報告是相對企業(yè)實施的技術是否侵犯他人的專利權進行盡職調(diào)查和發(fā)表法律意見，并作出是否侵犯他人專利權的分析報告。在具體的FTO檢索分析過程中，要考慮“侵權分析”、“專利風險分析”、“非侵權分析”，對于后期風險的規(guī)避要考慮“專利規(guī)避”；而“知識產(chǎn)權盡職調(diào)查”、“知識產(chǎn)權合規(guī)”其范圍更大，不限于專利。

二、FTO應用場景

FTO本身就是對企業(yè)專利風險的“體檢”，因此對于企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)階段（包括研發(fā)前、研發(fā)中、研發(fā)后）、上市階段（包括上市前、上市后）均可開展FTO分析項目，應用場景的范圍比較廣泛，下面舉例參考。

在光峰科創(chuàng)板IPO上市期間，臺達對光峰發(fā)起“專利狙擊”。敏芯科技向上海證券交易所遞交科創(chuàng)板IPO申請之后，歌爾股份對敏芯科技發(fā)起“專利狙擊”[6]。

某集團供應的資料顯示，鋰電池三期投產(chǎn)項目全部采用進口設備，引進多條高度自動化產(chǎn)線，鋰電池生產(chǎn)全程實現(xiàn)自動化、數(shù)字化、智能化，達到行業(yè)最先進水平[7]。

在企業(yè)IPO進程過程中，或者引進重大的生產(chǎn)線設備，為了規(guī)避未知的專利風險和糾紛（合同對專利風險可以約定，但不排除糾紛），企業(yè)可以開展FTO分析項目未雨綢繆。

FTO分析項目的應用場景是全方位的，除了企業(yè)IPO、引進生產(chǎn)線等之外，企業(yè)更換賽道轉向另一個行業(yè)，進入新的技術領域；企業(yè)市場從國內(nèi)轉向國外，進入新的國家；企業(yè)發(fā)現(xiàn)同行抄襲，欲望起訴同行擔心自身被同行起訴等等；企業(yè)均可以開展FTO分析項目，以更好地應對企業(yè)的商業(yè)決策。

三、FTO操作流程

根據(jù)ISO56005國際標準的規(guī)定[2]，自由實施（FTO）分析的步驟：a) 通過披露表收集關于組織內(nèi)部創(chuàng)新的信息。除其他因素外，理解技術范圍、創(chuàng)新的本質(zhì)和目標以及具體市場至關重要。確保發(fā)明的知識產(chǎn)權權屬清晰，因為隱藏的所有權可能在后期引發(fā)所有權爭議。b)根據(jù)屬地原則，確定創(chuàng)新可能侵權的相關解決方案或知識產(chǎn)權權利的檢索策略，確定相關關鍵詞和/或?qū)＠诸?，以有助于發(fā)現(xiàn)其他方可能擁有的任何相關權利。c) 將信息進行整合分析，審核研究結果，從識別阻礙及未來可能成為問題的其他方面評估信息。d) 在適當?shù)姆煽剂肯拢鶕?jù)與自由實施相關的業(yè)務風險和業(yè)務解決方案，開展法律方面的自由實施評估?？紤]知識產(chǎn)權所有者的概況及相關的風險水平（例如，部分公司被認為是激進的）、知識產(chǎn)權權利狀態(tài)、潛在的到期期限及影響風險分析的其他知識產(chǎn)權權利信息。e) 匯總潛在的知識產(chǎn)權問題及其解決方案，包括合作伙伴關系、無效、許可、規(guī)避設計。

基于上述信息，結合可用資源，做出關于創(chuàng)新和相關知識產(chǎn)權的決策（部署、停止、延遲或替代計劃）。組織無法獲得自由實施的絕對保證，但最小化風險可以為組織節(jié)省重要資源。

ISO56005標準對FTO的操作流程進行了概述，在實際操作過程中還需進一步細化，筆者結合實操的大量案例針對具體的操作流程進行論述：

第一步：詳細的技術調(diào)研

要對目標產(chǎn)品進行詳細的了解，如果情況允許，盡可能的在研發(fā)人員的輔助下進行技術拆解，并做好記錄；技術方案要做到全面和深入的理解并梳理出若干技術方案，對技術方案的理解的準確度對后續(xù)的檢索、篩選、比對等步驟均有不同程度的影響。

要對目標產(chǎn)品的銷售區(qū)域進行限定，例如中國或者美國或者歐洲等，銷售區(qū)域的限定相當于對檢索的范圍進行了固定。

除了上述調(diào)研外，對目標產(chǎn)品的技術發(fā)展路線進行全面調(diào)研、對競爭對手進行梳理、競爭對手的產(chǎn)品進行熟悉、目標產(chǎn)品的涉訴調(diào)研等均有利于FTO工作的開展。

第二步：全面深入的檢索

在第一步確定完目標產(chǎn)品的技術方案后，及確定具體的檢索范圍后，就可以開展檢索工作；對于檢索的數(shù)據(jù)庫、檢索策略的制定、檢索人員的分配、檢索效果的校驗等，對于如何保證檢索的“查全”和“查準”，最好尋找專業(yè)的檢索人員進行全面深入的檢索。

全面深入的檢索是FTO效果的保證；能否做到全面深入的檢索比較考驗專業(yè)的檢索人員；理論上要把具體國家的全部有效的相關專利全部檢索出來，考慮后期無效證據(jù)的收集、審查中的專利后期授權等因素，在條件允許范圍內(nèi)把所有文獻均考慮在內(nèi)。

第三步：準確的專利篩選

在第二步全面深入的檢索基礎上，要把檢索出來的相關專利進行篩選，篩選過程就是大浪淘沙、去偽存真的一個過程，建議根據(jù)技術主題、技術分支、風險高低等維度逐層逐級的進行標簽備注。

第四步：精準的侵權比對

在第三步準確的專利篩選基礎上，針對不同主題、不同分支下的高危專利，按照專利侵權判定的標準，將高危專利與涉案產(chǎn)品進行侵權比對；該步驟最好具有專利訴訟經(jīng)驗的律師完成，以保證侵權比對結果的準確性。

第五步：可行的應對策略

根據(jù)第四步侵權比對分析的結論，采取不同的策略；在假定具有侵權風險的情況下，可以選擇技術規(guī)避、無效宣告請求、專利許可、商業(yè)談判等手段化解或降低可預測的風險。

針對上述五步操作流程，概括如下：

四、FTO操作注意事項

FTO項目的操作對項目人員要求比較高，下面從技術、專利、法律、經(jīng)濟四個維度進行討論；

從技術角度來看，一個FTO項目一般具有落地或要落地的產(chǎn)品，產(chǎn)品所凝聚的技術是千變?nèi)f化的，要求執(zhí)行人員在技術儲備上不僅具有寬度還要有一定的深度，能夠以技術為切入點，理解產(chǎn)品、理解研發(fā)人員、理解專利的技術方案等。

從專利角度來看，項目執(zhí)行人員的專利基礎知識是全面的且準確的，不會因為對某個點的理解不準確而影響判斷，例如優(yōu)先權的成立與否與現(xiàn)有技術的關系等；專利基礎知識比較龐雜，項目執(zhí)行人員的基本功要扎實；專利檢索技能，檢索技能是檢索技巧+檢索能力，掌握基本檢索理論和不同商業(yè)數(shù)據(jù)庫的使用方法充其量也就是具有一定的檢索技巧；對于檢索能力的提高，依靠大量案例的實踐，且要在不同的應用場景（專利審查檢索、專利無效檢索、公知常識檢索等）下練習；專利分析技能，對專利文獻公開的技術方案進行準確的識別、判斷能力，避免看起來是目標文獻，實際不是目標文獻；或者看起來不是目標文獻，實際是目標文獻；專利檢索技能和分析技能，可以按照一萬小時定律來判斷。

從法律角度來看，所有假定的風險均是依據(jù)侵權比對分析的結論來確定的，因此，保證侵權比對結果的準確性就格外重要，還有后期的應對策略，提出專利無效請求、現(xiàn)有技術抗辯、不侵權抗辯、賠償證據(jù)的質(zhì)證等均需要有一定的專利訴訟經(jīng)驗才能應對；例如不僅要看到授權的權利要求的保護范圍，還要預料到可以修改的權利要求的保護范圍；看的見的授權的權利要求的保護范圍，其權利邊界字面是清晰，公眾的注意義務是相對明確的；但是權利要求在“進一步限定”范圍內(nèi)的若干修改方式，雖然權利要求的的保護范圍沒有擴大而變小，但是其修改的不確定性，對公眾的注意義務帶來很大挑戰(zhàn)；其要求在專利風險盡調(diào)環(huán)節(jié)，社會公眾對涉案專利權的保護范圍均是以涉案專利修改前權利要求所確定的保護范圍為基礎，按照之前確權程序中所確定的修改原則及方式，合理預期通過修改涉案專利可能獲得確認的權利要求所能確定的保護范圍，以避免自己實施某一技術方案之時落入涉案專利權的保護范圍而侵害涉案專利權[8]。

從經(jīng)濟維度來看，能夠從知識產(chǎn)權的風險出發(fā)，對企業(yè)商業(yè)運營進行多角度分析；例如，風險專利對涉案產(chǎn)品的貢獻率、涉案產(chǎn)品對營收的占比、專利風險對企業(yè)IPO進程的影響、在具體的專利許可或交叉許可過程中無形資產(chǎn)的定價等等。

上述四個維度之間不是獨立的，相輔相成的關系；例如技術方案理解的準確性對專利檢索、專利侵權比對有直接的影響，也就要求FTO分析人員在四個維度上不斷進階。

五、小結

FTO分析是一項比較復雜工程，可以按照一定的步驟和流程操作，對企業(yè)產(chǎn)品的專利風險進行體檢、診斷，以期為企業(yè)最小化風險并節(jié)省資源；但是FTO在國內(nèi)專利訴訟中的地位，能否作為抗辯故意侵權的證據(jù)，還有沒有具體的案例，需要在實踐中進一步證實；但是FTO可以作為商業(yè)秘密侵權訴訟中合法來源抗辯。

參考文獻：
[1]新罕布什爾大學. FTO [P/OL]. (2011-2-17)[2011-2-17]. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_wk_ge_11/wipo_ip_wk_ge_11_ref_3_kowalski.pdf.
[2]國際標準化組織創(chuàng)新管理技術委員會. 創(chuàng)新管理-知識產(chǎn)權管理指南:ISO56005[S]. 北京: 中國標準出版社, 2023.
[3]華智眾創(chuàng)（北京）投資管理有限責任公司. 高價值專利（組合）培育和評價標準：Q/JHZZC 001-2019[S]. 北京: 中國標準出版社, 2019.
[4]路明慧.專利侵權懲罰性賠償法律使用研究[D]. 山東：山東政法學院，2022.
[5]胡慧雯.論專利侵權的懲罰性賠償制度[D]. 山東:山東大學, 2016.
[6]科創(chuàng)板電報. 光峰科技：公司起訴臺達公司惡意訴訟行為[N/OL]. (2021-12-20)[2021-12-20]. https://www.chinastarmarket.cn/detail/898506.
[7]鉅大LARGE. 天能30億元擴鋰電池生產(chǎn)線 跨過工信部產(chǎn)量新門檻[N/OL]. (2023-10-24)[2023-10-24]. http://www.juda.cn/news/255513.html.
[8]郭帥. 權利要求的“進一步限定”對專利申請、確權、維權階段的影響及應對策略[J/OL]. (2023-4-13)[2023-4-13].微信公眾號知產(chǎn)寶.

（原標題：專利自由實施<FTO>實操及注意事項淺析）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：郭帥 北京市隆安（廣州）律師事務所

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利自由實施（FTO）實操及注意事項淺析（點擊標題查看原文）

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