USPTO擬發(fā)布期末放棄（Terminal Disclaimer）新規(guī)，將顯著影響美國專利申請和保護策略

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“本文帶你了解一下中國和美國關(guān)于專利重復(fù)授權(quán)的相關(guān)規(guī)定。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：馮尚杰

摘要

遞交期末放棄（Terminal Disclaimer，TD）聲明是美國專利權(quán)人克服專利重復(fù)授權(quán)的常見手段。日前，美國專利商標局（USPTO）擬修改TD規(guī)則，新規(guī)將在美國獨特的繼續(xù)申請制度方面對專利權(quán)人產(chǎn)生非常負面的影響。公眾可以在2024年7月9日之前針對該新規(guī)向USPTO提交意見，詳情參見文末。

在詳細介紹美國的期末放棄制度之前，我們先簡單了解一下中國和美國關(guān)于專利重復(fù)授權(quán)的相關(guān)規(guī)定。

一、重復(fù)授權(quán)-中國

在中國專利實務(wù)中，一項發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。常見的例外情況是我們通常所說的發(fā)明和實用新型同日申報。根據(jù)專利法第9條第1款的規(guī)定，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。具有更早授權(quán)日的同日實用新型專利的發(fā)明申請，其審查員會指出發(fā)明申請與相應(yīng)的實用新型存在重復(fù)授權(quán)的問題，申請人可以放棄相應(yīng)的實用新型專利權(quán)，以克服重復(fù)授權(quán)的問題，進而獲得發(fā)明授權(quán)。

二、重復(fù)授權(quán)-美國

美國也禁止專利被重復(fù)授權(quán)，但與中國的規(guī)定略有不同，美國的規(guī)定包括法定重復(fù)授權(quán)（Statutory double patenting）及非法定重復(fù)授權(quán)（Non-statutory double patenting）兩種情形【Perricone v. Medicis Pharmaceutical Corp.案】。其中，法定重復(fù)授權(quán)考察不同專利的權(quán)利要求是否相同（對應(yīng)于中國的規(guī)定），而非法定重復(fù)授權(quán)（也稱顯而易見型重復(fù)授權(quán)）則考察不同專利的權(quán)利要求是否相似。對于非法定重復(fù)授權(quán)的情況，如果僅僅做了微調(diào)的在后申請被授權(quán)，則實質(zhì)上延長了在先專利的保護期限，損害公眾利益。在繼續(xù)申請制度被廣泛使用的美國，非法定重復(fù)授權(quán)的情況尤為常見。在此背景下，期末放棄規(guī)則應(yīng)運而生。

三、期末放棄-克服非法定重復(fù)授權(quán)的缺陷

通常，美國發(fā)明專利的保護期限自申請日起算。對于兩件申請日不同的專利，在后專利將比在先專利更晚超期失效。期末放棄是指：若相同申請人（專利權(quán)人）的當前申請A與在先專利B之間存在非法定重復(fù)授權(quán)的情況，那么專利申請人可以通過提交含有同意當前申請A的專利保護期限與在先專利B保護期限相同的TD聲明，放棄當前申請A獲得的超期保護利益，使得授權(quán)后的當前申請A與在先專利B在同一天失效，此時授權(quán)后的當前申請A的保護期限將少于20年，便可克服重復(fù)授權(quán)的問題進而獲得當前申請A的授權(quán)。

期末放棄制度在專利權(quán)人和公眾之間實現(xiàn)了某種平衡，既保證了專利權(quán)人針對微小改進后的技術(shù)方案通過專利權(quán)加以保護，同時也限制了專利權(quán)人通過繼續(xù)申請而延長對相應(yīng)方案的保護期限，維護了公眾的利益。

值得注意的是，如果通過遞交TD聲明來克服審查員指出的重復(fù)授權(quán)的缺陷，專利權(quán)人實質(zhì)上默認了當前申請A與在先專利B是相似的。美國當前的制度似乎忽略了專利權(quán)人這樣的自認，可能存在改進的空間。雖然通過TD聲明捆綁在一起的兩件專利A，B同時失效，但如果專利A被成功無效后，與其相似的專利B的有效性仍然需要獨立審查，這增加了公眾的金錢和時間成本。

在此背景下，為了回應(yīng)公眾的呼聲，USPTO擬推出新的期末放棄規(guī)則。

四、TD新規(guī)-向公眾利益傾斜

USPTO擬修改期末放棄制度于2024年5月9日公告，并向全社會征集意見，以降低針對同一發(fā)明創(chuàng)造的多項專利的有效性分別提出挑戰(zhàn)的成本，進一步促進創(chuàng)新與競爭。具體地：

為了克服重復(fù)授權(quán)的問題，專利權(quán)人需要同意，提交了TD聲明的專利A，只有在未通過TD聲明而與一個專利B（專利B中任意權(quán)利要求因相對于現(xiàn)有技術(shù)被認定為無效）相關(guān)聯(lián)的條件下，帶有TD聲明的專利A才可實施。

Under the proposed rule, to overcome double patenting the patentee would need to agree that the patent with the terminal disclaimer will be enforceable only if the patent is not tied and has never been tied through one or more terminal disclaimers to a patent in which any claim has been finally held unpatentable or invalid over prior art.

依據(jù)該新規(guī)，如果多件專利通過TD聲明被捆綁，那么這些專利想要可實施，其他相關(guān)專利中不能存在有權(quán)利要求因缺乏新穎性或非顯而易見性而被宣告無效。該新規(guī)如果實施，想必會重創(chuàng)專利申請主體布局繼續(xù)申請的積極性。

該新規(guī)的公告中還指出：除了降低成本外，新規(guī)還將簡化和加快專利糾紛的解決和縮小有效性問題，并為競爭對手和公眾提供更大的確定性。新規(guī)則將適用于在正式規(guī)則生效之日或之后提交的TD聲明。

五、TD新規(guī)-各界反饋

在2024年7月9日之前，任何人都可以針對該新規(guī)向USPTO表達意見。截止發(fā)稿時，USPTO已收到20份comments，大家對該新規(guī)的反應(yīng)不一。最早提出意見的Alfred Nugent認為：新規(guī)將顯著降低由公司和個人建立的專利組合的價值。整個專利族的所有權(quán)利要求的好壞取決于該族中一項權(quán)利要求的有效性，這一邏輯也難以服人。還有一份匿名的意見認為：用文字表達權(quán)利要求保護范圍本身就很困難，審查員可能錯誤的解釋了權(quán)利要求進而引用不相關(guān)的專利作為重復(fù)授權(quán)專利的基礎(chǔ)。僅僅是因為效率的原因而扼殺申請人是不可接受的。Skip Yarus則認為：基于參考專利中的部分權(quán)利要求無效而判定在后專利全部無效是不合理的，應(yīng)當考察在后專利的每個權(quán)利要求與參考專利中被判無效的具體權(quán)利要求的無效原因是否相同。

此外，這些意見中也不乏支持者的聲音。例如Keeley DeAngelo指出：我們支持這項擬議的規(guī)則，該規(guī)則應(yīng)防止專利權(quán)人通過他們所謂的“常青化”來不當?shù)匮娱L專利期限。眾所周知，制藥公司一直在玩這種游戲而不受懲罰，而美國消費者總是輸家。

六、TD新規(guī)-展望

正如USPTO局長凱西·維達爾所說：“USPTO的使命是推動美國創(chuàng)新和全球競爭力，造福所有美國人”，“這項擬議新規(guī)是加強我們強大的知識產(chǎn)權(quán)體系的整體、深思熟慮和平衡方法的一部分。我們必須堅定不移地激勵和保護推動美國領(lǐng)導地位的創(chuàng)新投資，同時認識到外科手術(shù)式變革可以提高效率，降低成本并促進競爭”。

從凱西局長的上述表態(tài)可以看出，期末放棄的規(guī)則修改已是經(jīng)過深思熟慮后的決定，但同時USPTO依然對新規(guī)的具體細節(jié)的敲定給予了一定的討論空間。筆者認為，一件專利中包含多個權(quán)利要求，而專利被部分宣告無效的情況比比皆是，新規(guī)將導致被部分無效的專利中仍然有可以實施的權(quán)利要求，而其他沒被挑戰(zhàn)的專利中的全部權(quán)利要求卻都不可實施。同時，非法定重復(fù)授權(quán)僅僅針對的是相似而非相同的情況，認為一個專利不可實施僅僅是因為另一個雖相似但不同的專利被無效過于武斷。

我國對于同日申報的專利在維權(quán)過程中的可實施性的處理可供借鑒。在我國，對于實用新型中的一個權(quán)利要求，如果該權(quán)利要求在同日申請的發(fā)明申請審查過程中被駁回，那么該權(quán)利要求的效力如何？對此，最高院指出【（2020）最高法知民終699號】：當事人就同一技術(shù)方案同日申請發(fā)明專利和實用新型專利，發(fā)明專利申請因不具備新穎性或者基于相同技術(shù)領(lǐng)域的一篇對比文件被認定不具備創(chuàng)造性而未獲授權(quán)且其法律狀態(tài)已經(jīng)確定，當事人另行依據(jù)授權(quán)的實用新型專利請求侵權(quán)損害救濟的，人民法院不予支持。

可見，如果相應(yīng)的權(quán)利要求被國知局認定為不符合實用新型授權(quán)的條件時，相應(yīng)的權(quán)利要求的維權(quán)將不被人民法院所支持。該判例中，對發(fā)明申請被判定不具備創(chuàng)造性的情況做了嚴格的限制，而如果發(fā)明申請的權(quán)利要求是相對于多篇對比文件被認定為不具備創(chuàng)造性，此時相應(yīng)的權(quán)利要求仍然可能符合實用新型的授權(quán)條件，可以作為維權(quán)基礎(chǔ)。

美國的專利實務(wù)中，想要節(jié)約程序直接引用結(jié)論，必須以確保結(jié)論合乎邏輯為前提。如果僅僅基于TD聲明而認定某件專利中的哪怕某個權(quán)利要求不可實施，必然會導致大量的專利在具備非顯而易見性的前提下被認定成不可實施，經(jīng)濟且快速的救濟通道必須提供給專利權(quán)人。例如專利權(quán)人通過意見陳述向USPTO表明相應(yīng)的權(quán)利要求雖相似但會有不同的非顯而易見性的評價結(jié)論，而USPTO經(jīng)過初步而非詳細的審查則應(yīng)當發(fā)出相應(yīng)權(quán)利要求是否可實施的結(jié)論?？梢灶A(yù)見，在繼續(xù)申請制度被廣泛應(yīng)用的美國，這樣的救濟請求將會大量存在，嚴重侵占USPTO的審查資源。當然，如果該新規(guī)得到嚴格執(zhí)行導致繼續(xù)申請的吸引力顯著降低，繼續(xù)申請的案件量的驟降將確保USPTO的資源不被嚴重侵占。如果這確實是USPTO的目的，減少專利數(shù)量降低專利壁壘，進而促成社會層面的行業(yè)競爭以激活整個市場，那便另當別論。也許有跡象表明，繼續(xù)申請制度已經(jīng)不利于“推動美國創(chuàng)新和全球競爭力，造福所有美國人”的宗旨，縱使有萬般困難也要推進改革。

是否有折中的方案？如果幾件專利通過TD聲明被捆綁，而其中某件專利的某個權(quán)利要求被確認無效，那么兼顧效率和經(jīng)濟的可接受的方案或許可以是直接利用無效決定中確定的事實部分。例如權(quán)利要求中與現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)特征比對的認定、權(quán)利要求的解釋等，而具有相似但不同的技術(shù)特征的權(quán)利要求是否一樣不具備新穎性或非顯而易見性仍然需要具體判斷。

對此你有什么看法？可以在7月9日之前向USPTO發(fā)表你的看法，讓其聽到你的聲音。[1]

注釋：
[1]遞交意見參見：https://www.regulations.gov/document/PTO-P-2024-0003-0001
新規(guī)全文參見：
https://www.federalregister.gov/documents/2024/05/10/2024-10166/terminal-disclaimer-practice-to-obviate-nonstatutory-double-patenting

（原標題：USPTO擬發(fā)布期末放棄<Terminal Disclaimer>新規(guī)，將顯著影響美國專利申請和保護策略）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：馮尚杰

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：USPTO擬發(fā)布期末放棄（Terminal Disclaimer）新規(guī)，將顯著影響美國專利申請和保護策略（點擊標題查看原文）

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