未注冊商標在先使用抗辯的認定及使用限制

【小D導(dǎo)讀】

電子商務(wù)的出現(xiàn)突破了物理意義上地域范圍的限制，原有的地域范圍該如何界定？

案號：（2014）杭濱知初字第4號? 【裁判要旨】 對于在先使用并具有一定影響的未注冊商標，在注冊商標權(quán)利穩(wěn)定的情況下，其因使用而形成的商譽以及在特定消費者中建立的信賴利益，仍應(yīng)予保護，可以作為不侵犯他人注冊商標專用權(quán)的抗辯。對于先用抗辯，應(yīng)準確把握“有一定影響”的證據(jù)審查和判斷標準，同時應(yīng)從使用的形態(tài)、主體、項目、地域等方面對其繼續(xù)使用的范圍進行限制。 【案情介紹】 原告丁祥景經(jīng)受讓獲得第9720276號“圣才”注冊商標專用權(quán)，商標申請日為2011年7月14日，權(quán)利有效期2012年9月21日至2022年9月20日，核定使用的商品為第16類：書籍；印刷出版物；期刊等。北京圣才教育科技有限公司（下稱圣才公司）的主營業(yè)務(wù)為考試教育培訓(xùn)和考試圖書的編輯出版。2010年6月28日，其前身金圣才文化發(fā)展（北京）有限公司（下稱金圣才公司）獲準注冊第6348843號“圣才”商標，核定使用范圍第41類：教育；培訓(xùn)等。2004年8月至2010年3月間，金圣才公司編輯出版了100多種類的考試輔導(dǎo)教材圖書，扉頁載明主編：金圣才。2010年9月至2011年7月間，圣才公司編輯出版了涉及英語、經(jīng)濟、證券類等20多個類別的考試輔導(dǎo)教材圖書，封面上均標注“圣才” 文字，“圣才教育”圖形，主編“圣才學(xué)習(xí)網(wǎng)”等，并通過圣才學(xué)習(xí)網(wǎng)、圣才教育網(wǎng)等及各地新華書店銷售。丁祥景于2014年1月6日訴至法院，要求圣才公司停止侵犯其注冊商標專用權(quán)的行為、并賠償損失及合理費用10萬元。杭州市濱江區(qū)人民法院經(jīng)審理認為：在丁祥景享有涉案注冊商標專用權(quán)之前，圣才公司已在其主編的考試輔導(dǎo)教材上使用了“圣才”商標。本案爭議的焦點為，圣才公司對涉案商標“圣才”是否享有合法的在先使用的權(quán)利。依據(jù)圣才公司提供的證據(jù)，其前身金圣才公司發(fā)行的圖書在相關(guān)的讀者群領(lǐng)域內(nèi)具有一定的影響，相關(guān)讀者群會將此類圖書與圣才公司聯(lián)系在一起。此外，由于圣才公司的企業(yè)名稱中含有“圣才”，其最初在發(fā)行的圖書上使用“圣才”商標在丁祥景注冊之前，不存在侵權(quán)的故意，應(yīng)當屬于正當使用；又由于圣才公司在培訓(xùn)教輔書籍上使用該商標具有一定的影響力，故其可以在原權(quán)利行使范圍內(nèi)繼續(xù)使用，但不得作擴大使用，即在今后出版印刷的相關(guān)圖書中不得突出使用涉案商標。而丁祥景注冊涉案商標后未實際使用，圣才公司的行為沒有使相關(guān)公眾對來源產(chǎn)生混淆。綜上，判決駁回丁祥景的全部訴訟請求。一審判決后，雙方均未提起上訴。 【法官評析】 《中華人民共和國商標法》第三次修正案（下稱新商標法）于2014年5月1日起正式施行。新商標法的一個亮點就是增加了第五十九條第三款，作為在先使用的未注冊商標所有人進行不侵權(quán)抗辯的依據(jù)。在本案審理過程中，法院正是在參考新商標法第五十九條第三款的基礎(chǔ)上，結(jié)合最高人民法院的司法政策，做出了上述判決。 一、未注冊商標在先使用抗辯成立的要件 我國系采取商標注冊制度的國家，未注冊商標要獲得對抗注冊商標專用權(quán)的權(quán)利，除了時間上要先于注冊商標的申請日使用，我們認為，未注冊商標在申請日前已經(jīng)具有一定影響，是準確界定先用抗辯成立的核心要件。第一，對于“有一定影響”的證據(jù)審查。有一定影響其實是對商標知名度的認定，我們可以參考認定馳名商標的各項因素：相關(guān)公眾對商標的知曉情況、商標使用的持續(xù)時間、商標的任何宣傳工作的時間、程度、地理范圍、其他使商標產(chǎn)生一定影響的因素。同時，與馳名商標在全國范圍內(nèi)馳名不同，有一定影響的判斷還需要考慮到商標使用及宣傳的地理范圍。通常來說，有一定影響的商標是指已經(jīng)使用了一定時間，因一定的銷售量、廣告宣傳等而在一定范圍的相關(guān)公眾中具有知名度，被視為區(qū)分商品來源的未注冊商業(yè)標志。在本案中，被告提供了被告及其前身金圣才公司編輯出版的書籍、圖書出版購銷合同及票據(jù)、宣傳推廣合同書、各地展會照片、媒體宣傳報道、獲獎情況等證據(jù)。從其提供的圖書實物、出版日期及網(wǎng)站內(nèi)容來看，可以反映出被告確實在原告注冊商標申請日前對“圣才”商標進行了商業(yè)使用，且通過多種渠道，特別是通過其教育培訓(xùn)網(wǎng)站發(fā)行相關(guān)圖書，獲得了一定消費群體的認同。第二，對于“有一定影響”的判斷標準。我們認為，有一定影響的認定標準不宜過高，理由如下：一方面，建立未注冊商標先用抗辯的出發(fā)點在于利益平衡，在經(jīng)營者與經(jīng)營者之間，商標的價值源于使用，商標權(quán)亦為一種私權(quán)，通過注冊商標的行為即能產(chǎn)生壟斷商標權(quán)利的商標注冊制度存在天然的缺陷，相對于尚未將注冊商標投入使用的原告，被告在其提供網(wǎng)絡(luò)教育培訓(xùn)的同時配套銷售的圖書上使用了“圣才”商標，所建立起的商業(yè)聲譽即應(yīng)給予保護；在經(jīng)營者與消費者之間，商標的價值在于識別，在先商標的使用人如能在一定范圍內(nèi)建立起消費者認同，即消費者將商標與在先商標使用人提供的商品或者服務(wù)聯(lián)系在一起，在一定范圍內(nèi)商標共存的現(xiàn)實也不會對相關(guān)消費者不受混淆的利益產(chǎn)生損害。在本案中雖然被告注冊并使用在網(wǎng)絡(luò)教育培訓(xùn)服務(wù)上的“圣才”商標更具知名度，但這足以證明通過其網(wǎng)站購買圖書的消費者會將此類圖書與被告聯(lián)系在一起，不會造成混淆或誤認。

另一方面，商標在先使用人的抗辯權(quán)并不是一種真正意義上的權(quán)利，它并不像注冊商標專用權(quán)那樣是一種近乎壟斷的權(quán)利，且可將其權(quán)利范圍“凍結(jié)”在原使用范圍內(nèi)，也就是說，其在先使用的影響越大，有權(quán)繼續(xù)使用的范圍就越大，反之亦然。對于影響較小的在先商標使用人而言，其意義在于使其免于承擔侵權(quán)的責任，同時也不會不合理地妨礙在后注冊商標的商業(yè)發(fā)展。因此，法院認定被告在考試教輔書籍上在先使用“圣才”商標，并未侵犯原告的注冊商標專用權(quán)。 二、未注冊商標繼續(xù)使用的限制 在先商標的使用雖然不被認定為侵權(quán)，但其繼續(xù)使用的行為并非沒有限制。因為在商標注冊制度下，法律對于注冊商標實行強保護，對于未注冊商標的保護只能局限于注冊商標申請日前已形成的商譽保護。因此“原使用范圍”的認定，無論對于在先商標使用人還是對于注冊商標專用權(quán)人的利益都至關(guān)重要。我們可以從商標使用的形態(tài)、主體、項目、地域四個方面對原使用范圍進行界定。對于商標的形態(tài)，注冊商標專用權(quán)人尚不能自行改變商標，舉重以明輕，對于在先的未注冊商標，使用人當然不得改變商標的形態(tài)，這應(yīng)無疑義。除非是為了附加區(qū)別性標識，而與在后的注冊商標相區(qū)分。對于商標的使用主體，按照上述通知不得轉(zhuǎn)讓或者許可他人使用，一般認為只能連同企業(yè)一并轉(zhuǎn)讓，而不能單獨轉(zhuǎn)讓或使用許可。因為商標在先使用權(quán)制度是對在先使用商標和注冊商標既存狀態(tài)的一種維護，如果允許在先使用權(quán)人授權(quán)或者單獨轉(zhuǎn)讓其使用權(quán)則會破壞此種既存狀態(tài)，也會改變先使用權(quán)人和商標注冊人之間的競爭關(guān)系，如將該商標轉(zhuǎn)讓給商標權(quán)人競爭對手的做法。對于商標的使用項目，在先商標的知名度限于原有的商品或服務(wù)，繼續(xù)使用的范圍也僅能及于原有的商品或服務(wù)，不能擴張到類似的商品或服務(wù)。本案判決因在新商標法施行之前，法院對原有范圍的認定較為保守，將原使用范圍限于原商品范圍，僅限于已出版印刷的圖書。但我們認為，在新商標法施行之后，原有的商品應(yīng)該認定為已經(jīng)使用未注冊商標的商品類別，重點在于類別，具體到本案，應(yīng)當是在原有類別的商品即考試教輔書籍上繼續(xù)使用，并不限于已經(jīng)出版的書籍，否則等于變相剝奪了被告繼續(xù)使用未注冊商標的權(quán)利。對于使用的地域范圍。是否要對在先商標的使用進行地域范圍的限制，這是爭議最大的一個問題，尤其是是否允許在先商標的自然擴張。作為市場經(jīng)營主體，其投入金錢、勞動、時間等成本在一特定商標上，不僅是為了占領(lǐng)和穩(wěn)固已有市場，更為開拓潛在市場（包括關(guān)聯(lián)市場和跨地域市場），這符合理性經(jīng)濟人利益最大化的趨勢。從這一角度而言，允許在先商標進行自然擴張當然有很大的說服力，尤其是在先商標的知名度較高，而在后注冊的商標尚未投入大規(guī)模商業(yè)使用的情況下，這似乎有利于最大限度地發(fā)揮商標資源的價值。但是，我們認為，自然擴張區(qū)域是個虛擬的概念，其界定非常困難，存在極大的不確定性和缺乏可預(yù)期性，會使侵權(quán)與否的界限變得非常模糊，不如將在先使用的地域范圍局限于原有的范圍，同時在商標注冊制度下，不注冊商標就有這樣的風(fēng)險，使用人也應(yīng)有一定的避讓和容忍義務(wù)；而且需要注意的是，該地域范圍并不等同于專利先用權(quán)制度中的原有范圍，即原有的生產(chǎn)規(guī)模，其所考量的是商標認知度的地理范圍，在其原有知名度所輻射的地域范圍內(nèi)，對使用該商標的商品或服務(wù)的經(jīng)營規(guī)模并不加以限制。同時，本案所折射出來的一個更為迫切的現(xiàn)實可能是，電子商務(wù)的出現(xiàn)突破了物理意義上地域范圍的限制，原有的地域范圍該如何界定？在傳統(tǒng)的經(jīng)銷模式下，銷售網(wǎng)絡(luò)在地理上的覆蓋范圍，直接反映了接受商品或者服務(wù)的消費者的范圍，而在電子商務(wù)模式下，網(wǎng)站或者網(wǎng)絡(luò)店鋪是否可以看作是一個銷售網(wǎng)點，相關(guān)消費者的范圍就是接觸該網(wǎng)站或網(wǎng)絡(luò)店鋪的人群，即限定在原有的網(wǎng)站或網(wǎng)絡(luò)店鋪中銷售使用該商標的商品。

來源: 中國知識產(chǎn)權(quán)資訊網(wǎng) 作者：張棉 ?葉偉整理：IPRdaily趙珍

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