李宇春使用“Why Me”商標侵權了嗎？

法官說

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文 / 袁博上海二中院 ??IPRdaily特約撰稿人

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【小D導讀】

“Why Me并在其下方標注李宇春某年某地演唱會”和“年份＋Why Me＋李宇春+某地演唱會”兩種標識與“Why Me歪蜜”商標不構成近似，不足以使公眾產生混淆或誤認，故不構成侵權。

一、案情簡介

2006年3月，李宇春首次舉辦了“2006李宇春Why Me成都演唱會”。 2007至2010年，李宇春分別在北京、上海、廣州和南京舉辦了“李宇春Why Me音樂會”。2009年，李宇春發(fā)行了《Why Me》單曲。2008年3月，雨迷家公司申請注冊“Why Me歪蜜”商標。2010年9月7日，雨迷家公司取得《商標注冊證》，并在其網站、周年紀念杯等上使用了“Why Me歪蜜”注冊商標。該商標為核定服務項目(第41類)，包括培訓，組織表演(演出)，娛樂等，有效期限至2020年9月6日。擁有注冊商標“Why Me歪蜜”(該商標上半部分為英文“Why Me”，下半部分為中文“歪蜜”)的雨迷家公司認為歌手李宇春“Why Me”演唱會涉嫌商標侵權，多次協(xié)商未果，故將北京李宇春藝術工作室等起訴至法院要求賠償。

重慶市渝中區(qū)人民法院一審認為，本案系商標權侵權糾紛，雙方爭議的涉案商標的行為均發(fā)生在商標法修改決定施行前，故應適用2001年《中華人民共和國商標法》。“Why Me并在其下方標注李宇春某年某地演唱會”和“年份＋Why Me＋李宇春+某地演唱會”兩種標識與“Why Me歪蜜”商標不構成近似，不足以使公眾產生混淆或誤認，故不構成侵權，遂判決駁回雨迷家公司的訴訟請求。雨迷家公司不服一審判決提起上訴，重慶五中院日前作出二審判決，駁回上訴維持原判。

二、法理評析

結合本案法院的判決理由和商標法理，筆者認為，基于以下方面，李宇春工作室等被告使用“WHY ME”的行為并不構成商標侵權：

第一，被告在先使用“WHY ME”并形成了一定的商業(yè)影響，并無混淆原告商標的主觀意圖

從時間上可以看出，早在被告2010年獲得商標專用權之前，李宇春已舉辦多年的“WHY ME”主題演唱會，并已形成巨大商業(yè)影響，在相關演藝市場形成了一定的商譽，同時，2009年發(fā)行的《Why Me》單曲也表明，“WHY ME”還成為李宇春的音樂作品標題，這些都構成了李宇春使用“WHY ME”的合法有效的在先權利，表明了其并無混淆原告商標的意圖。值得注意的是，在2001年的商標法中，“在先權利”一般是作為商標異議或爭議的理由而不能直接作為訴訟侵權抗辯理由，也因為這一原因，援引2001年商標法的本案法院在判決中對此并未陳述。對于這一問題，新商標法第59條已經明確，“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識?！币虼耍景溉绻l(fā)生在新商標法生效之后，被告完全可以主張“WHY ME”經過自己大量的商業(yè)營銷和使用已經成為先于原告注冊前在相關商品服務上使用的有一定影響的商標，從而可以在“附加區(qū)別標識”后繼續(xù)使用。

第二，“WHY ME”并非原告臆造的標識，顯著性較弱。商標的顯著性，又稱商標的識別性或區(qū)別性，我國《商標法》條文中表述為“具有顯著特征，便于識別”，通常與英文“distinctiveness”對應，是指該標志使用在具體的商品或服務時，能夠讓消費者覺得，它應該或者實際與商品或服務的特定出處有關。顯然，商標的用詞越是獨一無二，就越是能給消費者留下深刻印象而不致混淆。美國?？松梨诠驹趩⒂肊XXON商標前，花費數億美元調查以保證該商標不與任何國家現(xiàn)有文字重合。根據商標顯著性的強弱，可以將商標分為五類：臆造商標，即杜撰的文字所組成的無特定含義的商標，如“柯達（Kodak）”（相機）；隨意商標，即商標組成詞匯與商品無明顯聯(lián)系，如“蘋果”（電腦）；暗示商標，指商標組成詞匯與商品之間具有某種暗示的聯(lián)系，如“健力寶”（飲料）；描述性商標，即商標組成詞匯是對商品質量或特征的直接描述，如“甜味”牌（礦泉水）；通用名稱商標，即由某類商品通用名稱所組成的商標。

以上五類商標中，除了臆造商標的詞匯是由商標創(chuàng)設者完全獨創(chuàng)外，其他商標都是由公有領域的普通詞匯甚至描述性詞匯構成，這就使得這些商標并不具有足以使得商標權人徹底壟斷該商標詞匯，當他人在經營活動中以善意、正當的方式使用這些普通詞匯或者描述性詞匯時，不視為對商標權的侵犯，例如，鳳凰自行車制造商可以在其廣告詞中合理使用“永久”一詞“鳳凰自行車是您永久的朋友”，而不視為對永久自行車商標權的侵害。同樣，“WHY ME”是英文中較為常見的用語,在口語和影視作品中經常出現(xiàn),也被作為歌曲的標題(例如日本女歌手YUI創(chuàng)作的第一首歌曲即為WHY ME)。因此，從顯著性而言，“WHY ME”并不是臆造商標，而商標的顯著性越低，商標權人壟斷使用的范圍就越窄，他人可以在經營活動中善意、正當地使用：例如，本案中，李宇春就可以基于“WHY ME”的字面意思在原有的品牌演唱會的含義上繼續(xù)正當使用。

第三，“WHY ME”與原告注冊商標“Why Me歪蜜”整體視覺效果上并不構成近似商標。《中華人民共和國商標法》（2001年）第五十二條第(一)項規(guī)定，未經商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的行為，屬于侵犯注冊商標專用權?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條規(guī)定，商標法第五十二條第(一)項規(guī)定的商標近似，是指被控侵權的商標與原告的注冊商標相比較，其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結構相似，或者其立體形狀、顏色組合近似，易使相關公眾對商品的來源產生誤認或者認為其來源與原告注冊商標的商品有特定的聯(lián)系。該解釋第十條規(guī)定，人民法院依據商標法第五十二條第(一)項的規(guī)定，認定商標相同或者近似按照以下原則進行：(一)以相關公眾的一般注意力為標準；(二)既要進行對商標的整體比對，又要進行對商標主要部分的比對，比對應當在比對對象隔離的狀態(tài)下分別進行；(三)判斷商標是否近似，應當考慮請求保護注冊商標的顯著性和知名度。從最高人民法院的上述解釋中，不難看出對“消費者認知心理”的重視，

本案中，法院指出，涉案注冊商標“Why Me歪蜜”是英文“Why Me”加中文“歪蜜”兩部分構成的組合商標，必須統(tǒng)一使用才構成一個完整的商標。被告突出使用“Why Me”標識并在該標識下方標注李宇春某年某地演唱會的使用方式，從整體上看盡管該標識中的“Why Me”部分以較大字體位于上部突出使用，但該標識僅僅與涉案“Why Me歪蜜”商標的英文部分相似。對比兩標識下部，“歪蜜”與“李宇春某年某地演唱會”從字形、讀音、含義均明顯不同，不會影響相關公眾對兩個商標的總體印象。被告同等使用“年份”＋“Why Me”＋“李宇春”+“某地演唱會”的使用方式，構成一個完整的商業(yè)標識。被告使用“Why Me”標識時始終與李宇春演唱會直接相聯(lián)系，顯著性較強，與原告的標識在整體外觀和含義上區(qū)別較大。被告上述兩種將“WhyMe”與李宇春的其他信息相關聯(lián)的統(tǒng)一使用方式均與原告的“Why Me歪蜜”商標不構成近似?！癢hy Me歪蜜”商標并未實際在表演(演出)等核定服務項目上使用并具有知名度，其對其他可能構成近似的商標的排斥力較弱，不足以使相關公眾產生混淆或誤認。

事實上，對于“中文詞語加英文單詞”構成的商標，在所占商標圖案幅度相當的情況下，以中文詞語的視覺效果為優(yōu)，這是因為，一般情況下，由中文和外文文字組成的商標，消費者習慣首先認讀中文要素。這是因為，基于國人的認知平均水平，無論是認讀、記憶還是描述，中文文字都具有外文單詞不能比擬的先天優(yōu)勢。消費者在記憶品牌、評論品牌或者再次選購品牌時，中文顯然更為方便。而外文單詞由于相對較為陌生，一般難以準確記憶和描述，一般只能在再次出現(xiàn)在消費者面前時起到輔助認知的作用。因此，在本案認定“中文詞語加英文單詞”構成的商標侵權比對時，必須關注中文文字所起到的優(yōu)勢區(qū)分作用。

編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

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