過猶不及----談德國實(shí)用新型申請(qǐng)中的常見誤區(qū)

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文 / 鄭小粵 ?張利洲 ?廣州華進(jìn)聯(lián)合專利商標(biāo)代理有限公司

本文系作者鄭小粵張利洲授權(quán)IPRdaily發(fā)表，并經(jīng)IPRdaily編輯，轉(zhuǎn)載須征得作者同意，并注明文章出處（微信：IPRdaily）

【小D導(dǎo)讀】

對(duì)于需要在德國進(jìn)行專利布局的中國申請(qǐng)人，申請(qǐng)德國實(shí)用新型是一種費(fèi)用低、效率高的專利保護(hù)措施。中國申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到德國實(shí)用新型制度與中國實(shí)用新型制度的不同之處，以獲得保護(hù)范圍適當(dāng)且穩(wěn)定可靠的授權(quán)實(shí)用新型為目的，并靈活運(yùn)用德國實(shí)用新型的修改程序和分出程序，產(chǎn)生高價(jià)值專利。

一、多快好省--德國實(shí)用新型的特點(diǎn)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國申請(qǐng)人的向外專利申請(qǐng)日趨增多，其中，德國是中國申請(qǐng)人在對(duì)外專利布局中比較重視的地區(qū)。

德國的專利類型包括發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)。其中，實(shí)用新型專利采用注冊(cè)制。實(shí)用新型專利申請(qǐng)?zhí)峤缓螅瑹o需經(jīng)歷實(shí)質(zhì)審查程序，1~3月即可獲得實(shí)用新型專利權(quán)。德國實(shí)用新型的保護(hù)期自申請(qǐng)日開始計(jì)算，最長為十年。

授權(quán)的實(shí)用新型的執(zhí)行效力和授權(quán)的發(fā)明專利是相同的，權(quán)利人可以依據(jù)授權(quán)的實(shí)用新型請(qǐng)求制止侵權(quán)、損害賠償、銷毀侵權(quán)產(chǎn)品等；在適合的情形下，權(quán)利人還可以請(qǐng)求臨時(shí)禁令，甚至追究刑事責(zé)任。

因此，對(duì)于需要在德國尋求專利保護(hù)的申請(qǐng)人，申請(qǐng)德國實(shí)用新型往往是一種費(fèi)用低、效率高的專利保護(hù)措施。

二、過猶不及--德國實(shí)用新型的保護(hù)范圍

由于中國的專利制度主要借鑒了德國，因此，中國申請(qǐng)人往往會(huì)采用在中國申請(qǐng)專利的策略去處理在德國的專利申請(qǐng)，并因而陷入一些誤區(qū)。其中比較常見的錯(cuò)誤就是，盲目追求授權(quán)結(jié)果，不重視申請(qǐng)前的專利檢索和專利性評(píng)估，因此導(dǎo)致授權(quán)的德國實(shí)用新型的保護(hù)范圍過大。

中國和德國的實(shí)用新型申請(qǐng)都是僅采用形式審查，因此，有很多授權(quán)的德國實(shí)用新型，其部分甚至全部權(quán)利要求是沒有專利性的。這個(gè)問題可以通過專利無效等后續(xù)程序獲得解決。根據(jù)中國的經(jīng)驗(yàn)，如果有人提出無效請(qǐng)求，即使被告的實(shí)用新型的部分甚至全部權(quán)利要求被認(rèn)定為沒有專利性，最多也就是失去專利權(quán)而已，但是在德國卻并非如此。

筆者就了解到這樣一個(gè)案例：2007年，中方代理律師接到德國某律師所轉(zhuǎn)來的一封律師函，律師函中宣稱，德國律所受其德國客戶德國A公司委托，正在監(jiān)控某家電產(chǎn)品的專利狀況，注意到中國B公司的某個(gè)德國實(shí)用新型專利剛剛獲得授權(quán)和公布。德國律所律師認(rèn)為，中國B公司的該專利不具備新穎性和創(chuàng)造性，不符合授予專利的條件。該德國律所律師還同時(shí)提供了若干對(duì)比文件和他們的分析意見。德國律所律師要求中國B公司同意授權(quán)其客戶德國A公司免費(fèi)使用該專利，否則，他們將針對(duì)該專利提出無效請(qǐng)求。

根據(jù)這份律師函，中方代理律師判斷：中國B公司剛授權(quán)的該德國實(shí)用新型專利在德國可能被德國A公司侵權(quán)了！

一般來說，很多重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)的公司會(huì)主動(dòng)監(jiān)視行業(yè)中的專利授權(quán)情況，如果發(fā)現(xiàn)自己的產(chǎn)品可能落入他人的專利保護(hù)范圍之內(nèi)，這些公司往往會(huì)主動(dòng)針對(duì)有威脅的專利提出無效請(qǐng)求。

中方代理律師將有關(guān)信息轉(zhuǎn)達(dá)給中國B公司后，中國B公司表示，這個(gè)專利所涉及的技術(shù)方案目前處于暫停狀態(tài)，最終產(chǎn)品并未完成，市場價(jià)值也還沒有明確。因此，中國B公司不想在應(yīng)訴上過多花費(fèi)。但如果可能的話，還是希望保住專利。

根據(jù)中國的經(jīng)驗(yàn)，即使德國A公司真的提出無效請(qǐng)求，中國B公司輸了的話，最多也就是失去專利權(quán)而已。這樣，按照中國B公司不花錢多受益的原則，至少有兩種可能：一是采取“死豬不怕開水燙”的態(tài)度，不同意免費(fèi)許可，如果德國A公司提出無效，也不去應(yīng)訴，任由法院裁決。這樣，中國B公司可能會(huì)丟掉專利權(quán)。二是采取“入鄉(xiāng)隨俗”的態(tài)度，按照德國A公司的思路，在勝訴把握不大的情況下，同意給德國A公司免費(fèi)許可，避免德國A公司提出無效請(qǐng)求。這樣，中國B公司可以暫時(shí)保住專利權(quán)，但并不能防止其他人再次請(qǐng)求本專利無效。

經(jīng)過權(quán)衡，中國B公司選擇了第一種方案。中方代理律師給對(duì)方的回復(fù)如下：

1. 我方認(rèn)為，我方專利具有專利性；

2. 我方不同意給對(duì)方免費(fèi)許可；

3.我方愿意與對(duì)方談判，在支付合理的使用費(fèi)的基礎(chǔ)上給予對(duì)方許可。

本以為，此事就不了了之了。沒想到，緊接著德國A公司給中方代理律師發(fā)出了最后通牒：限定中國B公司在×年×月×日前回復(fù)，否則，就針對(duì)中國B公司實(shí)用新型專利正式提出無效請(qǐng)求。

感覺事態(tài)嚴(yán)重，中方代理律師立即向在德國的合作律師討教。讓中方代理律師始料不及的是，德國律師告知，根據(jù)德國法律，如果中國B公司專利被無效，中國B公司作為敗訴方，需要支付專利無效的費(fèi)用，包括律師費(fèi)，估計(jì)至少為2000EUR。如果沒有勝訴的把握，又要避免承擔(dān)無效訴訟的費(fèi)用，就只好答應(yīng)給德國A公司免費(fèi)使用該專利了。雖然中國B公司在德國沒有營業(yè)場所，即使被判決賠款，也可能無法執(zhí)行，但是，中國B公司已經(jīng)成長為體面的上市公司了，如果為了幾千歐元的債務(wù)而違法，那將是得不償失的。而且，要注意，德國法院關(guān)于中國B公司的民事責(zé)任的判決將在所有歐盟成員國內(nèi)都是有效的。

情況緊急，中方代理律師馬上根據(jù)德國A公司提供的對(duì)比文件，對(duì)中國B公司的專利進(jìn)行了評(píng)估。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，中國B公司專利的權(quán)利要求保護(hù)范圍過大，雖然有個(gè)別從屬權(quán)利要求有新穎性，但創(chuàng)造性卻不足……

由于中國B公司沒有接受德國A公司的苛刻條件，2008年，德國A公司向德國某法院提出該實(shí)用新型專利的無效請(qǐng)求；2009年，德國該法院判決該專利的權(quán)利要求全部無效，而且，專利權(quán)人需要補(bǔ)充專利無效請(qǐng)求方（德國A公司）4000多歐元及逾期利息……

從這個(gè)案件可以看出，中國的無效制度和德國存在很大的不同：由于中國的專利無效是由專利局復(fù)審委審理，僅裁決專利性問題，而不可能讓勝訴方得到賠償，因此，中國目前的專利制度使得專利權(quán)人花費(fèi)較少的代價(jià)就可以獲得實(shí)用新型專利權(quán)，而他人需要花較大的代價(jià)和時(shí)間才可以鏟除一個(gè)不應(yīng)該存在的專利。而德國的專利無效是由法院審理，不僅裁決專利性問題，勝訴方還可以得到賠償。這樣，專利權(quán)人就要審慎考慮其所獲得的專利保護(hù)范圍，否則，過猶不及，專利權(quán)人很有可能會(huì)為其不恰當(dāng)?shù)膶＠Ｗo(hù)范圍而付出代價(jià)。

當(dāng)專利權(quán)人需要主動(dòng)出擊的時(shí)候，例如，專利權(quán)人打算依據(jù)其已經(jīng)授權(quán)的德國實(shí)用新型進(jìn)行維權(quán)，則更需要充分考慮授權(quán)的權(quán)利要求是否具有穩(wěn)定性。因此，在專利權(quán)人正式提起侵權(quán)訴訟之前，最好請(qǐng)求德國專利局針對(duì)該實(shí)用新型進(jìn)行專利檢索，根據(jù)專利權(quán)人的檢索請(qǐng)求，德國專利局會(huì)進(jìn)行檢索，并將檢索報(bào)告轉(zhuǎn)達(dá)給專利權(quán)人；并且，公眾也可以查詢到該檢索報(bào)告以及其中所引用的對(duì)比文獻(xiàn)。

三、亡羊補(bǔ)牢--德國實(shí)用新型范圍過大的補(bǔ)救

當(dāng)然，如果授權(quán)的實(shí)用新型的保護(hù)范圍不恰當(dāng)，申請(qǐng)人也并不是束手無策，有可能利用修改程序和分出（branch off）程序來彌補(bǔ)。

根據(jù)德國的法律，對(duì)于已經(jīng)授權(quán)的實(shí)用新型專利，專利權(quán)人隨時(shí)都可以再提交新的權(quán)利要求書，但權(quán)利要求的修改，必須在原權(quán)利要求的保護(hù)范圍內(nèi)；相應(yīng)的說明書和附圖可不再提交。新提交的權(quán)利要求書，同樣不經(jīng)實(shí)質(zhì)審查，經(jīng)注冊(cè)即可授權(quán)。

在德國，對(duì)于已經(jīng)授權(quán)的實(shí)用新型，新的權(quán)利要求書的提交具有比較復(fù)雜的法律含義：由于原實(shí)用新型已經(jīng)授權(quán)，除非有法院做出的無效決定，或者主動(dòng)作出了全部或部分撤回，否則實(shí)用新型的主題（subject matter）是不能再改變的，因此，新提交的權(quán)利要求書實(shí)際上不改變已經(jīng)授權(quán)的實(shí)用新型的主題。反而，新提交的權(quán)利要求書，可以說是實(shí)用新型專利權(quán)人向公眾作出的一個(gè)法律約束聲明，聲明不主張和不保護(hù)超出新的權(quán)利要求范圍之外的權(quán)利。

可以這樣理解：在德國，一件實(shí)用新型專利授權(quán)后，如果專利權(quán)人后來提交了一套新的權(quán)利要求，在這種情況下，如果有第三方對(duì)該實(shí)用新型提無效，該實(shí)用新型保護(hù)范圍中超出新的權(quán)利要求范圍的部分首先會(huì)被自動(dòng)無效。這時(shí)，實(shí)用新型專利權(quán)人將喪失超出新的權(quán)利要求范圍的部分的權(quán)利，即使是新的權(quán)利要求還在等待授權(quán)中，也是如此。

應(yīng)該注意的是，由于新的權(quán)利要求的提交，就是意味著專利權(quán)人聲明不主張和不保護(hù)超出新的權(quán)利要求范圍之外的權(quán)利，所以，即使專利權(quán)人新提交的權(quán)利要求沒有或?qū)⒉荒鼙坏聡鴮＠纸邮?，如由于增加了新的主題或超出原實(shí)用新型的保護(hù)范圍而被拒絕，這種約束也是存在的。

因此，在專利權(quán)的維權(quán)過程中，如果專利權(quán)人認(rèn)為原實(shí)用新型權(quán)利要求的保護(hù)范圍太大，可以根據(jù)原說明書，權(quán)利要求書和說明書附圖，結(jié)合該實(shí)用新型在其他國家或地區(qū)的同族專利申請(qǐng)的審查意見及引用的對(duì)比文件，綜合考慮侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征，進(jìn)一步對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改，縮小實(shí)用新型的保護(hù)范圍，以盡量爭取用于維權(quán)的實(shí)用新型專利不會(huì)被無效。這樣，既保住了專利權(quán)，又避免了為他人提起的專利無效的勝訴買單，還可以加強(qiáng)權(quán)利要求對(duì)涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品的針對(duì)性。

另外，根據(jù)德國的法律，對(duì)于一項(xiàng)發(fā)明專利申請(qǐng)，申請(qǐng)人可從發(fā)明專利申請(qǐng)中分出一件或若干實(shí)用新型專利申請(qǐng)。即，在德國發(fā)明專利申請(qǐng)被授權(quán)以前，可以從該發(fā)明申請(qǐng)中分出一件或若干實(shí)用新型專利申請(qǐng)，該實(shí)用新型專利申請(qǐng)享有在先的申請(qǐng)日，并且不影響原發(fā)明專利申請(qǐng)的繼續(xù)審理。

這樣，申請(qǐng)人在提交一件德國發(fā)明專利申請(qǐng)后，不必急于使之授權(quán)。當(dāng)在市場上發(fā)現(xiàn)涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品時(shí)，申請(qǐng)人可以迅速地分出一件或若干實(shí)用新型專利申請(qǐng)，并且在1-3個(gè)月內(nèi)迅速地獲得實(shí)用新型專利權(quán)，而且還可以借機(jī)修改權(quán)利要求，使獲得的實(shí)用新型專利權(quán)可以更有效地打擊侵權(quán)者。

四、入鄉(xiāng)隨俗—善用德國實(shí)用新型專利制度

中國申請(qǐng)人在德國利用實(shí)用新型進(jìn)行專利布局時(shí)，不能簡單地采用中國式思維，而是要充分認(rèn)識(shí)到德國實(shí)用新型制度與中國實(shí)用新型制度的不同之處，以獲得保護(hù)范圍適當(dāng)?shù)姆€(wěn)定可靠的授權(quán)實(shí)用新型為目的，并靈活運(yùn)用德國實(shí)用新型的修改程序和分出程序，產(chǎn)生高價(jià)值專利。

注：鑒于微信文章閱讀體驗(yàn)，參考文獻(xiàn)沒有顯示。

來源：IPRdaily 作者：鄭小粵 ?張利洲 ? 廣州華進(jìn)聯(lián)合專利商標(biāo)代理有限公司編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

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