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過猶不及----談德國(guó)實(shí)用新型申請(qǐng)中的常見誤區(qū)

產(chǎn)業(yè)
IPRdaily10年前
過猶不及----談德國(guó)實(shí)用新型申請(qǐng)中的常見誤區(qū)
過猶不及----談德國(guó)實(shí)用新型申請(qǐng)中的常見誤區(qū)

 

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創(chuàng)新|創(chuàng)業(yè)|連接IP變革者

 

文 / 鄭小粵 ?張利洲 ?廣州華進(jìn)聯(lián)合專利商標(biāo)代理有限公司

 

本文系作者鄭小粵 張利洲授權(quán)IPRdaily發(fā)表,并經(jīng)IPRdaily編輯,轉(zhuǎn)載須征得作者同意,并注明文章出處(微信:IPRdaily)

 

【小D導(dǎo)讀】
對(duì)于需要在德國(guó)進(jìn)行專利布局的中國(guó)申請(qǐng)人,申請(qǐng)德國(guó)實(shí)用新型是一種費(fèi)用低、效率高的專利保護(hù)措施。中國(guó)申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到德國(guó)實(shí)用新型制度與中國(guó)實(shí)用新型制度的不同之處,以獲得保護(hù)范圍適當(dāng)且穩(wěn)定可靠的授權(quán)實(shí)用新型為目的,并靈活運(yùn)用德國(guó)實(shí)用新型的修改程序和分出程序,產(chǎn)生高價(jià)值專利。

 

一、多快好省--德國(guó)實(shí)用新型的特點(diǎn)

 

據(jù)統(tǒng)計(jì),中國(guó)申請(qǐng)人的向外專利申請(qǐng)日趨增多,其中,德國(guó)是中國(guó)申請(qǐng)人在對(duì)外專利布局中比較重視的地區(qū)。

 

德國(guó)的專利類型包括發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)。其中,實(shí)用新型專利采用注冊(cè)制。實(shí)用新型專利申請(qǐng)?zhí)峤缓?,無需經(jīng)歷實(shí)質(zhì)審查程序,1~3月即可獲得實(shí)用新型專利權(quán)。德國(guó)實(shí)用新型的保護(hù)期自申請(qǐng)日開始計(jì)算,最長(zhǎng)為十年。

 

授權(quán)的實(shí)用新型的執(zhí)行效力和授權(quán)的發(fā)明專利是相同的,權(quán)利人可以依據(jù)授權(quán)的實(shí)用新型請(qǐng)求制止侵權(quán)、損害賠償、銷毀侵權(quán)產(chǎn)品等;在適合的情形下,權(quán)利人還可以請(qǐng)求臨時(shí)禁令,甚至追究刑事責(zé)任。

 

因此,對(duì)于需要在德國(guó)尋求專利保護(hù)的申請(qǐng)人,申請(qǐng)德國(guó)實(shí)用新型往往是一種費(fèi)用低、效率高的專利保護(hù)措施。

 

二、過猶不及--德國(guó)實(shí)用新型的保護(hù)范圍

 

由于中國(guó)的專利制度主要借鑒了德國(guó),因此,中國(guó)申請(qǐng)人往往會(huì)采用在中國(guó)申請(qǐng)專利的策略去處理在德國(guó)的專利申請(qǐng),并因而陷入一些誤區(qū)。其中比較常見的錯(cuò)誤就是,盲目追求授權(quán)結(jié)果,不重視申請(qǐng)前的專利檢索和專利性評(píng)估,因此導(dǎo)致授權(quán)的德國(guó)實(shí)用新型的保護(hù)范圍過大。

 

中國(guó)和德國(guó)的實(shí)用新型申請(qǐng)都是僅采用形式審查,因此,有很多授權(quán)的德國(guó)實(shí)用新型,其部分甚至全部權(quán)利要求是沒有專利性的。這個(gè)問題可以通過專利無效等后續(xù)程序獲得解決。根據(jù)中國(guó)的經(jīng)驗(yàn),如果有人提出無效請(qǐng)求,即使被告的實(shí)用新型的部分甚至全部權(quán)利要求被認(rèn)定為沒有專利性,最多也就是失去專利權(quán)而已,但是在德國(guó)卻并非如此。

 

筆者就了解到這樣一個(gè)案例:2007年,中方代理律師接到德國(guó)某律師所轉(zhuǎn)來的一封律師函,律師函中宣稱,德國(guó)律所受其德國(guó)客戶德國(guó)A公司委托,正在監(jiān)控某家電產(chǎn)品的專利狀況,注意到中國(guó)B公司的某個(gè)德國(guó)實(shí)用新型專利剛剛獲得授權(quán)和公布。德國(guó)律所律師認(rèn)為,中國(guó)B公司的該專利不具備新穎性和創(chuàng)造性,不符合授予專利的條件。該德國(guó)律所律師還同時(shí)提供了若干對(duì)比文件和他們的分析意見。德國(guó)律所律師要求中國(guó)B公司同意授權(quán)其客戶德國(guó)A公司免費(fèi)使用該專利,否則,他們將針對(duì)該專利提出無效請(qǐng)求。

 

根據(jù)這份律師函,中方代理律師判斷:中國(guó)B公司剛授權(quán)的該德國(guó)實(shí)用新型專利在德國(guó)可能被德國(guó)A公司侵權(quán)了!

 

一般來說,很多重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)的公司會(huì)主動(dòng)監(jiān)視行業(yè)中的專利授權(quán)情況,如果發(fā)現(xiàn)自己的產(chǎn)品可能落入他人的專利保護(hù)范圍之內(nèi),這些公司往往會(huì)主動(dòng)針對(duì)有威脅的專利提出無效請(qǐng)求。

 

中方代理律師將有關(guān)信息轉(zhuǎn)達(dá)給中國(guó)B公司后,中國(guó)B公司表示,這個(gè)專利所涉及的技術(shù)方案目前處于暫停狀態(tài),最終產(chǎn)品并未完成,市場(chǎng)價(jià)值也還沒有明確。因此,中國(guó)B公司不想在應(yīng)訴上過多花費(fèi)。但如果可能的話,還是希望保住專利。

 

根據(jù)中國(guó)的經(jīng)驗(yàn),即使德國(guó)A公司真的提出無效請(qǐng)求,中國(guó)B公司輸了的話,最多也就是失去專利權(quán)而已。這樣,按照中國(guó)B公司不花錢多受益的原則,至少有兩種可能:一是采取“死豬不怕開水燙”的態(tài)度,不同意免費(fèi)許可,如果德國(guó)A公司提出無效,也不去應(yīng)訴,任由法院裁決。這樣,中國(guó)B公司可能會(huì)丟掉專利權(quán)。二是采取“入鄉(xiāng)隨俗”的態(tài)度,按照德國(guó)A公司的思路,在勝訴把握不大的情況下,同意給德國(guó)A公司免費(fèi)許可,避免德國(guó)A公司提出無效請(qǐng)求。這樣,中國(guó)B公司可以暫時(shí)保住專利權(quán),但并不能防止其他人再次請(qǐng)求本專利無效。

 

經(jīng)過權(quán)衡,中國(guó)B公司選擇了第一種方案。中方代理律師給對(duì)方的回復(fù)如下:

 

1. 我方認(rèn)為,我方專利具有專利性;

 

2. 我方不同意給對(duì)方免費(fèi)許可;

 

3.我方愿意與對(duì)方談判,在支付合理的使用費(fèi)的基礎(chǔ)上給予對(duì)方許可。

 

本以為,此事就不了了之了。沒想到,緊接著德國(guó)A公司給中方代理律師發(fā)出了最后通牒:限定中國(guó)B公司在×年×月×日前回復(fù),否則,就針對(duì)中國(guó)B公司實(shí)用新型專利正式提出無效請(qǐng)求。

 

感覺事態(tài)嚴(yán)重,中方代理律師立即向在德國(guó)的合作律師討教。讓中方代理律師始料不及的是,德國(guó)律師告知,根據(jù)德國(guó)法律,如果中國(guó)B公司專利被無效,中國(guó)B公司作為敗訴方,需要支付專利無效的費(fèi)用,包括律師費(fèi),估計(jì)至少為2000EUR。如果沒有勝訴的把握,又要避免承擔(dān)無效訴訟的費(fèi)用,就只好答應(yīng)給德國(guó)A公司免費(fèi)使用該專利了。雖然中國(guó)B公司在德國(guó)沒有營(yíng)業(yè)場(chǎng)所,即使被判決賠款,也可能無法執(zhí)行,但是,中國(guó)B公司已經(jīng)成長(zhǎng)為體面的上市公司了,如果為了幾千歐元的債務(wù)而違法,那將是得不償失的。而且,要注意,德國(guó)法院關(guān)于中國(guó)B公司的民事責(zé)任的判決將在所有歐盟成員國(guó)內(nèi)都是有效的。

 

情況緊急,中方代理律師馬上根據(jù)德國(guó)A公司提供的對(duì)比文件,對(duì)中國(guó)B公司的專利進(jìn)行了評(píng)估。結(jié)果發(fā)現(xiàn),中國(guó)B公司專利的權(quán)利要求保護(hù)范圍過大,雖然有個(gè)別從屬權(quán)利要求有新穎性,但創(chuàng)造性卻不足……

 

由于中國(guó)B公司沒有接受德國(guó)A公司的苛刻條件,2008年,德國(guó)A公司向德國(guó)某法院提出該實(shí)用新型專利的無效請(qǐng)求;2009年,德國(guó)該法院判決該專利的權(quán)利要求全部無效,而且,專利權(quán)人需要補(bǔ)充專利無效請(qǐng)求方(德國(guó)A公司)4000多歐元及逾期利息……

 

從這個(gè)案件可以看出,中國(guó)的無效制度和德國(guó)存在很大的不同:由于中國(guó)的專利無效是由專利局復(fù)審委審理,僅裁決專利性問題,而不可能讓勝訴方得到賠償,因此,中國(guó)目前的專利制度使得專利權(quán)人花費(fèi)較少的代價(jià)就可以獲得實(shí)用新型專利權(quán),而他人需要花較大的代價(jià)和時(shí)間才可以鏟除一個(gè)不應(yīng)該存在的專利。而德國(guó)的專利無效是由法院審理,不僅裁決專利性問題,勝訴方還可以得到賠償。這樣,專利權(quán)人就要審慎考慮其所獲得的專利保護(hù)范圍,否則,過猶不及,專利權(quán)人很有可能會(huì)為其不恰當(dāng)?shù)膶@Wo(hù)范圍而付出代價(jià)。

 

當(dāng)專利權(quán)人需要主動(dòng)出擊的時(shí)候,例如,專利權(quán)人打算依據(jù)其已經(jīng)授權(quán)的德國(guó)實(shí)用新型進(jìn)行維權(quán),則更需要充分考慮授權(quán)的權(quán)利要求是否具有穩(wěn)定性。因此,在專利權(quán)人正式提起侵權(quán)訴訟之前,最好請(qǐng)求德國(guó)專利局針對(duì)該實(shí)用新型進(jìn)行專利檢索,根據(jù)專利權(quán)人的檢索請(qǐng)求,德國(guó)專利局會(huì)進(jìn)行檢索,并將檢索報(bào)告轉(zhuǎn)達(dá)給專利權(quán)人;并且,公眾也可以查詢到該檢索報(bào)告以及其中所引用的對(duì)比文獻(xiàn)。

 

三、亡羊補(bǔ)牢--德國(guó)實(shí)用新型范圍過大的補(bǔ)救

 

當(dāng)然,如果授權(quán)的實(shí)用新型的保護(hù)范圍不恰當(dāng),申請(qǐng)人也并不是束手無策,有可能利用修改程序和分出(branch off)程序來彌補(bǔ)。

 

根據(jù)德國(guó)的法律,對(duì)于已經(jīng)授權(quán)的實(shí)用新型專利,專利權(quán)人隨時(shí)都可以再提交新的權(quán)利要求書,但權(quán)利要求的修改,必須在原權(quán)利要求的保護(hù)范圍內(nèi);相應(yīng)的說明書和附圖可不再提交。新提交的權(quán)利要求書,同樣不經(jīng)實(shí)質(zhì)審查,經(jīng)注冊(cè)即可授權(quán)。

 

在德國(guó),對(duì)于已經(jīng)授權(quán)的實(shí)用新型,新的權(quán)利要求書的提交具有比較復(fù)雜的法律含義:由于原實(shí)用新型已經(jīng)授權(quán),除非有法院做出的無效決定,或者主動(dòng)作出了全部或部分撤回,否則實(shí)用新型的主題(subject matter)是不能再改變的,因此,新提交的權(quán)利要求書實(shí)際上不改變已經(jīng)授權(quán)的實(shí)用新型的主題。反而,新提交的權(quán)利要求書,可以說是實(shí)用新型專利權(quán)人向公眾作出的一個(gè)法律約束聲明,聲明不主張和不保護(hù)超出新的權(quán)利要求范圍之外的權(quán)利。

 

可以這樣理解:在德國(guó),一件實(shí)用新型專利授權(quán)后,如果專利權(quán)人后來提交了一套新的權(quán)利要求,在這種情況下,如果有第三方對(duì)該實(shí)用新型提無效,該實(shí)用新型保護(hù)范圍中超出新的權(quán)利要求范圍的部分首先會(huì)被自動(dòng)無效。這時(shí),實(shí)用新型專利權(quán)人將喪失超出新的權(quán)利要求范圍的部分的權(quán)利,即使是新的權(quán)利要求還在等待授權(quán)中,也是如此。

 

應(yīng)該注意的是,由于新的權(quán)利要求的提交,就是意味著專利權(quán)人聲明不主張和不保護(hù)超出新的權(quán)利要求范圍之外的權(quán)利,所以,即使專利權(quán)人新提交的權(quán)利要求沒有或?qū)⒉荒鼙坏聡?guó)專利局接受,如由于增加了新的主題或超出原實(shí)用新型的保護(hù)范圍而被拒絕,這種約束也是存在的。

 

因此,在專利權(quán)的維權(quán)過程中,如果專利權(quán)人認(rèn)為原實(shí)用新型權(quán)利要求的保護(hù)范圍太大,可以根據(jù)原說明書,權(quán)利要求書和說明書附圖,結(jié)合該實(shí)用新型在其他國(guó)家或地區(qū)的同族專利申請(qǐng)的審查意見及引用的對(duì)比文件,綜合考慮侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征,進(jìn)一步對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改,縮小實(shí)用新型的保護(hù)范圍,以盡量爭(zhēng)取用于維權(quán)的實(shí)用新型專利不會(huì)被無效。這樣,既保住了專利權(quán),又避免了為他人提起的專利無效的勝訴買單,還可以加強(qiáng)權(quán)利要求對(duì)涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品的針對(duì)性。

 

另外,根據(jù)德國(guó)的法律,對(duì)于一項(xiàng)發(fā)明專利申請(qǐng),申請(qǐng)人可從發(fā)明專利申請(qǐng)中分出一件或若干實(shí)用新型專利申請(qǐng)。即,在德國(guó)發(fā)明專利申請(qǐng)被授權(quán)以前,可以從該發(fā)明申請(qǐng)中分出一件或若干實(shí)用新型專利申請(qǐng),該實(shí)用新型專利申請(qǐng)享有在先的申請(qǐng)日,并且不影響原發(fā)明專利申請(qǐng)的繼續(xù)審理。

 

這樣,申請(qǐng)人在提交一件德國(guó)發(fā)明專利申請(qǐng)后,不必急于使之授權(quán)。當(dāng)在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品時(shí),申請(qǐng)人可以迅速地分出一件或若干實(shí)用新型專利申請(qǐng),并且在1-3個(gè)月內(nèi)迅速地獲得實(shí)用新型專利權(quán),而且還可以借機(jī)修改權(quán)利要求,使獲得的實(shí)用新型專利權(quán)可以更有效地打擊侵權(quán)者。

 

四、入鄉(xiāng)隨俗—善用德國(guó)實(shí)用新型專利制度

 

中國(guó)申請(qǐng)人在德國(guó)利用實(shí)用新型進(jìn)行專利布局時(shí),不能簡(jiǎn)單地采用中國(guó)式思維,而是要充分認(rèn)識(shí)到德國(guó)實(shí)用新型制度與中國(guó)實(shí)用新型制度的不同之處,以獲得保護(hù)范圍適當(dāng)?shù)姆€(wěn)定可靠的授權(quán)實(shí)用新型為目的,并靈活運(yùn)用德國(guó)實(shí)用新型的修改程序和分出程序,產(chǎn)生高價(jià)值專利。

 

注:鑒于微信文章閱讀體驗(yàn),參考文獻(xiàn)沒有顯示。

 

 

來源:IPRdaily 作者:鄭小粵 ?張利洲 ? 廣州華進(jìn)聯(lián)合專利商標(biāo)代理有限公司 編輯:IPRdaily 趙珍 -------------

 

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本文來自于iprdaily,永久保存地址為http://globalwellnesspartner.com/article_8948.html,發(fā)布時(shí)間為2015-06-11 11:08:10。

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