過猶不及----談德國實(shí)用新型申請中的常見誤區(qū)

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文 / 鄭小粵 ?張利洲 ?廣州華進(jìn)聯(lián)合專利商標(biāo)代理有限公司

本文系作者鄭小粵張利洲授權(quán)IPRdaily發(fā)表，并經(jīng)IPRdaily編輯，轉(zhuǎn)載須征得作者同意，并注明文章出處（微信：IPRdaily）

【小D導(dǎo)讀】

對于需要在德國進(jìn)行專利布局的中國申請人，申請德國實(shí)用新型是一種費(fèi)用低、效率高的專利保護(hù)措施。中國申請人應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識到德國實(shí)用新型制度與中國實(shí)用新型制度的不同之處，以獲得保護(hù)范圍適當(dāng)且穩(wěn)定可靠的授權(quán)實(shí)用新型為目的，并靈活運(yùn)用德國實(shí)用新型的修改程序和分出程序，產(chǎn)生高價值專利。

一、多快好省--德國實(shí)用新型的特點(diǎn)

據(jù)統(tǒng)計，中國申請人的向外專利申請日趨增多，其中，德國是中國申請人在對外專利布局中比較重視的地區(qū)。

德國的專利類型包括發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計。其中，實(shí)用新型專利采用注冊制。實(shí)用新型專利申請?zhí)峤缓?，無需經(jīng)歷實(shí)質(zhì)審查程序，1~3月即可獲得實(shí)用新型專利權(quán)。德國實(shí)用新型的保護(hù)期自申請日開始計算，最長為十年。

授權(quán)的實(shí)用新型的執(zhí)行效力和授權(quán)的發(fā)明專利是相同的，權(quán)利人可以依據(jù)授權(quán)的實(shí)用新型請求制止侵權(quán)、損害賠償、銷毀侵權(quán)產(chǎn)品等；在適合的情形下，權(quán)利人還可以請求臨時禁令，甚至追究刑事責(zé)任。

因此，對于需要在德國尋求專利保護(hù)的申請人，申請德國實(shí)用新型往往是一種費(fèi)用低、效率高的專利保護(hù)措施。

二、過猶不及--德國實(shí)用新型的保護(hù)范圍

由于中國的專利制度主要借鑒了德國，因此，中國申請人往往會采用在中國申請專利的策略去處理在德國的專利申請，并因而陷入一些誤區(qū)。其中比較常見的錯誤就是，盲目追求授權(quán)結(jié)果，不重視申請前的專利檢索和專利性評估，因此導(dǎo)致授權(quán)的德國實(shí)用新型的保護(hù)范圍過大。

中國和德國的實(shí)用新型申請都是僅采用形式審查，因此，有很多授權(quán)的德國實(shí)用新型，其部分甚至全部權(quán)利要求是沒有專利性的。這個問題可以通過專利無效等后續(xù)程序獲得解決。根據(jù)中國的經(jīng)驗(yàn)，如果有人提出無效請求，即使被告的實(shí)用新型的部分甚至全部權(quán)利要求被認(rèn)定為沒有專利性，最多也就是失去專利權(quán)而已，但是在德國卻并非如此。

筆者就了解到這樣一個案例：2007年，中方代理律師接到德國某律師所轉(zhuǎn)來的一封律師函，律師函中宣稱，德國律所受其德國客戶德國A公司委托，正在監(jiān)控某家電產(chǎn)品的專利狀況，注意到中國B公司的某個德國實(shí)用新型專利剛剛獲得授權(quán)和公布。德國律所律師認(rèn)為，中國B公司的該專利不具備新穎性和創(chuàng)造性，不符合授予專利的條件。該德國律所律師還同時提供了若干對比文件和他們的分析意見。德國律所律師要求中國B公司同意授權(quán)其客戶德國A公司免費(fèi)使用該專利，否則，他們將針對該專利提出無效請求。

根據(jù)這份律師函，中方代理律師判斷：中國B公司剛授權(quán)的該德國實(shí)用新型專利在德國可能被德國A公司侵權(quán)了！

一般來說，很多重視知識產(chǎn)權(quán)的公司會主動監(jiān)視行業(yè)中的專利授權(quán)情況，如果發(fā)現(xiàn)自己的產(chǎn)品可能落入他人的專利保護(hù)范圍之內(nèi)，這些公司往往會主動針對有威脅的專利提出無效請求。

中方代理律師將有關(guān)信息轉(zhuǎn)達(dá)給中國B公司后，中國B公司表示，這個專利所涉及的技術(shù)方案目前處于暫停狀態(tài)，最終產(chǎn)品并未完成，市場價值也還沒有明確。因此，中國B公司不想在應(yīng)訴上過多花費(fèi)。但如果可能的話，還是希望保住專利。

根據(jù)中國的經(jīng)驗(yàn)，即使德國A公司真的提出無效請求，中國B公司輸了的話，最多也就是失去專利權(quán)而已。這樣，按照中國B公司不花錢多受益的原則，至少有兩種可能：一是采取“死豬不怕開水燙”的態(tài)度，不同意免費(fèi)許可，如果德國A公司提出無效，也不去應(yīng)訴，任由法院裁決。這樣，中國B公司可能會丟掉專利權(quán)。二是采取“入鄉(xiāng)隨俗”的態(tài)度，按照德國A公司的思路，在勝訴把握不大的情況下，同意給德國A公司免費(fèi)許可，避免德國A公司提出無效請求。這樣，中國B公司可以暫時保住專利權(quán)，但并不能防止其他人再次請求本專利無效。

經(jīng)過權(quán)衡，中國B公司選擇了第一種方案。中方代理律師給對方的回復(fù)如下：

1. 我方認(rèn)為，我方專利具有專利性；

2. 我方不同意給對方免費(fèi)許可；

3.我方愿意與對方談判，在支付合理的使用費(fèi)的基礎(chǔ)上給予對方許可。

本以為，此事就不了了之了。沒想到，緊接著德國A公司給中方代理律師發(fā)出了最后通牒：限定中國B公司在×年×月×日前回復(fù)，否則，就針對中國B公司實(shí)用新型專利正式提出無效請求。

感覺事態(tài)嚴(yán)重，中方代理律師立即向在德國的合作律師討教。讓中方代理律師始料不及的是，德國律師告知，根據(jù)德國法律，如果中國B公司專利被無效，中國B公司作為敗訴方，需要支付專利無效的費(fèi)用，包括律師費(fèi)，估計至少為2000EUR。如果沒有勝訴的把握，又要避免承擔(dān)無效訴訟的費(fèi)用，就只好答應(yīng)給德國A公司免費(fèi)使用該專利了。雖然中國B公司在德國沒有營業(yè)場所，即使被判決賠款，也可能無法執(zhí)行，但是，中國B公司已經(jīng)成長為體面的上市公司了，如果為了幾千歐元的債務(wù)而違法，那將是得不償失的。而且，要注意，德國法院關(guān)于中國B公司的民事責(zé)任的判決將在所有歐盟成員國內(nèi)都是有效的。

情況緊急，中方代理律師馬上根據(jù)德國A公司提供的對比文件，對中國B公司的專利進(jìn)行了評估。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，中國B公司專利的權(quán)利要求保護(hù)范圍過大，雖然有個別從屬權(quán)利要求有新穎性，但創(chuàng)造性卻不足……

由于中國B公司沒有接受德國A公司的苛刻條件，2008年，德國A公司向德國某法院提出該實(shí)用新型專利的無效請求；2009年，德國該法院判決該專利的權(quán)利要求全部無效，而且，專利權(quán)人需要補(bǔ)充專利無效請求方（德國A公司）4000多歐元及逾期利息……

從這個案件可以看出，中國的無效制度和德國存在很大的不同：由于中國的專利無效是由專利局復(fù)審委審理，僅裁決專利性問題，而不可能讓勝訴方得到賠償，因此，中國目前的專利制度使得專利權(quán)人花費(fèi)較少的代價就可以獲得實(shí)用新型專利權(quán)，而他人需要花較大的代價和時間才可以鏟除一個不應(yīng)該存在的專利。而德國的專利無效是由法院審理，不僅裁決專利性問題，勝訴方還可以得到賠償。這樣，專利權(quán)人就要審慎考慮其所獲得的專利保護(hù)范圍，否則，過猶不及，專利權(quán)人很有可能會為其不恰當(dāng)?shù)膶＠Ｗo(hù)范圍而付出代價。

當(dāng)專利權(quán)人需要主動出擊的時候，例如，專利權(quán)人打算依據(jù)其已經(jīng)授權(quán)的德國實(shí)用新型進(jìn)行維權(quán)，則更需要充分考慮授權(quán)的權(quán)利要求是否具有穩(wěn)定性。因此，在專利權(quán)人正式提起侵權(quán)訴訟之前，最好請求德國專利局針對該實(shí)用新型進(jìn)行專利檢索，根據(jù)專利權(quán)人的檢索請求，德國專利局會進(jìn)行檢索，并將檢索報告轉(zhuǎn)達(dá)給專利權(quán)人；并且，公眾也可以查詢到該檢索報告以及其中所引用的對比文獻(xiàn)。

三、亡羊補(bǔ)牢--德國實(shí)用新型范圍過大的補(bǔ)救

當(dāng)然，如果授權(quán)的實(shí)用新型的保護(hù)范圍不恰當(dāng)，申請人也并不是束手無策，有可能利用修改程序和分出（branch off）程序來彌補(bǔ)。

根據(jù)德國的法律，對于已經(jīng)授權(quán)的實(shí)用新型專利，專利權(quán)人隨時都可以再提交新的權(quán)利要求書，但權(quán)利要求的修改，必須在原權(quán)利要求的保護(hù)范圍內(nèi)；相應(yīng)的說明書和附圖可不再提交。新提交的權(quán)利要求書，同樣不經(jīng)實(shí)質(zhì)審查，經(jīng)注冊即可授權(quán)。

在德國，對于已經(jīng)授權(quán)的實(shí)用新型，新的權(quán)利要求書的提交具有比較復(fù)雜的法律含義：由于原實(shí)用新型已經(jīng)授權(quán)，除非有法院做出的無效決定，或者主動作出了全部或部分撤回，否則實(shí)用新型的主題（subject matter）是不能再改變的，因此，新提交的權(quán)利要求書實(shí)際上不改變已經(jīng)授權(quán)的實(shí)用新型的主題。反而，新提交的權(quán)利要求書，可以說是實(shí)用新型專利權(quán)人向公眾作出的一個法律約束聲明，聲明不主張和不保護(hù)超出新的權(quán)利要求范圍之外的權(quán)利。

可以這樣理解：在德國，一件實(shí)用新型專利授權(quán)后，如果專利權(quán)人后來提交了一套新的權(quán)利要求，在這種情況下，如果有第三方對該實(shí)用新型提無效，該實(shí)用新型保護(hù)范圍中超出新的權(quán)利要求范圍的部分首先會被自動無效。這時，實(shí)用新型專利權(quán)人將喪失超出新的權(quán)利要求范圍的部分的權(quán)利，即使是新的權(quán)利要求還在等待授權(quán)中，也是如此。

應(yīng)該注意的是，由于新的權(quán)利要求的提交，就是意味著專利權(quán)人聲明不主張和不保護(hù)超出新的權(quán)利要求范圍之外的權(quán)利，所以，即使專利權(quán)人新提交的權(quán)利要求沒有或?qū)⒉荒鼙坏聡鴮＠纸邮埽缬捎谠黾恿诵碌闹黝}或超出原實(shí)用新型的保護(hù)范圍而被拒絕，這種約束也是存在的。

因此，在專利權(quán)的維權(quán)過程中，如果專利權(quán)人認(rèn)為原實(shí)用新型權(quán)利要求的保護(hù)范圍太大，可以根據(jù)原說明書，權(quán)利要求書和說明書附圖，結(jié)合該實(shí)用新型在其他國家或地區(qū)的同族專利申請的審查意見及引用的對比文件，綜合考慮侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征，進(jìn)一步對權(quán)利要求進(jìn)行修改，縮小實(shí)用新型的保護(hù)范圍，以盡量爭取用于維權(quán)的實(shí)用新型專利不會被無效。這樣，既保住了專利權(quán)，又避免了為他人提起的專利無效的勝訴買單，還可以加強(qiáng)權(quán)利要求對涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品的針對性。

另外，根據(jù)德國的法律，對于一項(xiàng)發(fā)明專利申請，申請人可從發(fā)明專利申請中分出一件或若干實(shí)用新型專利申請。即，在德國發(fā)明專利申請被授權(quán)以前，可以從該發(fā)明申請中分出一件或若干實(shí)用新型專利申請，該實(shí)用新型專利申請享有在先的申請日，并且不影響原發(fā)明專利申請的繼續(xù)審理。

這樣，申請人在提交一件德國發(fā)明專利申請后，不必急于使之授權(quán)。當(dāng)在市場上發(fā)現(xiàn)涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品時，申請人可以迅速地分出一件或若干實(shí)用新型專利申請，并且在1-3個月內(nèi)迅速地獲得實(shí)用新型專利權(quán)，而且還可以借機(jī)修改權(quán)利要求，使獲得的實(shí)用新型專利權(quán)可以更有效地打擊侵權(quán)者。

四、入鄉(xiāng)隨俗—善用德國實(shí)用新型專利制度

中國申請人在德國利用實(shí)用新型進(jìn)行專利布局時，不能簡單地采用中國式思維，而是要充分認(rèn)識到德國實(shí)用新型制度與中國實(shí)用新型制度的不同之處，以獲得保護(hù)范圍適當(dāng)?shù)姆€(wěn)定可靠的授權(quán)實(shí)用新型為目的，并靈活運(yùn)用德國實(shí)用新型的修改程序和分出程序，產(chǎn)生高價值專利。

注：鑒于微信文章閱讀體驗(yàn)，參考文獻(xiàn)沒有顯示。

來源：IPRdaily 作者：鄭小粵 ?張利洲 ? 廣州華進(jìn)聯(lián)合專利商標(biāo)代理有限公司編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

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