論方法和材料特征在實(shí)用新型專利中的適用

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作者：陳明濤田君露（蘭臺(tái)知識(shí)產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)）

《專利法實(shí)施細(xì)則》第二條規(guī)定，專利法所稱實(shí)用新型，是指對(duì)產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案。實(shí)用新型專利的保護(hù)客體必須是能夠帶來(lái)某種有益效果的形狀、構(gòu)造或其結(jié)合的新的技術(shù)方案。

可見，實(shí)用新型專利的保護(hù)客體只包括產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或其結(jié)合，而不包括方法或材料特征，即實(shí)用新型專利既不保護(hù)方法或材料特征的改進(jìn)，也不保護(hù)由新方法或新材料制造的產(chǎn)品。

然而，在當(dāng)前的司法實(shí)踐中，由于實(shí)用新型專利的形式審查性，撰寫人水平不高，技術(shù)方案本身屬性等因素，導(dǎo)致很多實(shí)用新型混入方法或材料等非形狀、構(gòu)造技術(shù)特征。在此情況下，應(yīng)如何理解此類非形狀、構(gòu)造技術(shù)特征，特別是在專利確權(quán)、保護(hù)階段如何考慮，就值得我們探討。

一、審查階段不考慮方法或材料特征本身的改進(jìn)

我國(guó)對(duì)實(shí)用新型專利申請(qǐng)實(shí)行初步審查制度，在初步審查中不考慮方法特征和材料特征。對(duì)此，審查指南分別進(jìn)行了限制。其第一部分第二章6.1規(guī)定：“一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造可能既包括對(duì)產(chǎn)品形狀、構(gòu)造的改進(jìn)，也包括對(duì)生產(chǎn)該產(chǎn)品的專用方法、工藝或構(gòu)成該產(chǎn)品的材料本身等方面的改進(jìn)。但是實(shí)用新型專利僅保護(hù)針對(duì)產(chǎn)品形狀、構(gòu)造提出的改進(jìn)技術(shù)方案。應(yīng)當(dāng)注意的是：（１）權(quán)利要求中可以使用已知方法的名稱限定產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造，但不得包含方法的步驟、工藝條件等。例如，以焊接、鉚接等已知方法名稱限定各部件連接關(guān)系的，不屬于對(duì)方法本身提出的改進(jìn)。（２）如果權(quán)利要求中既包含形狀、構(gòu)造特征，又包含對(duì)方法本身提出的改進(jìn)，例如含有對(duì)產(chǎn)品制造方法、使用方法或計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行限定的技術(shù)特征，則不屬于實(shí)用新型專利保護(hù)的客體。例如，一種木質(zhì)牙簽，主體形狀為圓柱形，端部為圓錐形，其特征在于：木質(zhì)牙簽加工成形后，浸泡于醫(yī)用殺菌劑中５～２０分鐘，然后取出晾干。由于該權(quán)利要求包含了對(duì)方法本身提出的改進(jìn)，因而不屬于實(shí)用新型專利保護(hù)的客體。

對(duì)于材料特征，《審查指南》6.2.2規(guī)定，（１）權(quán)利要求中可以包含已知材料的名稱，即可以將現(xiàn)有技術(shù)中的已知材料應(yīng)用于具有形狀、構(gòu)造的產(chǎn)品上，例如復(fù)合木地板、塑料杯、記憶合金制成的心臟導(dǎo)管支架等，不屬于對(duì)材料本身提出的改進(jìn)。（２）如果權(quán)利要求中既包含形狀、構(gòu)造特征，又包含對(duì)材料本身提出的改進(jìn)，則不屬于實(shí)用新型專利保護(hù)的客體。例如，一種菱形藥片，其特征在于，該藥片是由２０％的Ａ組分、４０％的Ｂ組分及４０％的Ｃ組分構(gòu)成的。由于該權(quán)利要求包含了對(duì)材料本身提出的改進(jìn)，因而不屬于實(shí)用新型專利保護(hù)的客體。

審查指南之所以做這樣的制度安排，是由實(shí)用新型專利內(nèi)在性質(zhì)決定，旨在對(duì)較小的技術(shù)發(fā)明創(chuàng)造給予短期、簡(jiǎn)單、便宜的保護(hù)，減輕專利審核負(fù)擔(dān)。因此，易于從外觀直觀觀察就變得尤其重要，而那些材料、方法特征則耗費(fèi)大量的審核時(shí)間，放在發(fā)明專利審查更為合適。

在這里，需要指出的是，審查指南并不是一概排除非形狀、構(gòu)造特征，而是將其限定為“已知方法”和“已知材料”，并排除了方法及材料本身的改進(jìn)，但是對(duì)于方法及材料特征引起形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合的改進(jìn)則予以保護(hù)。

二、無(wú)效程序中不考慮方法與材料特征

在實(shí)用新型專利授權(quán)后的無(wú)效宣告程序中，需對(duì)該專利創(chuàng)造性進(jìn)行審查，同樣要將方法與材料特征排除在外。如果在評(píng)價(jià)實(shí)用新型專利創(chuàng)造性時(shí)考慮方法或材料特征，那么便會(huì)產(chǎn)生這樣的現(xiàn)象：在評(píng)價(jià)實(shí)用新型創(chuàng)造性過程中，既要審查形狀或構(gòu)造特征，又要評(píng)價(jià)方法或材料特征，這樣便增加了區(qū)別技術(shù)特征的數(shù)量，使實(shí)用新型更容易獲得創(chuàng)造性，從某種意義上激勵(lì)了申請(qǐng)人添加方法與材料特征，這顯然是不合理的。

實(shí)際上，在相關(guān)審查案件，法院對(duì)此也進(jìn)行了認(rèn)可。如在原告金龍公司訴被告專利復(fù)審委員會(huì)、第三人王復(fù)生實(shí)用新型專利無(wú)效行政糾紛案中，北京市第一中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，“實(shí)用新型只保護(hù)對(duì)產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的技術(shù)方案。如果一項(xiàng)技術(shù)方案中的非形狀、構(gòu)造技術(shù)特征導(dǎo)致該產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合產(chǎn)生變化，則只應(yīng)當(dāng)考慮該技術(shù)特征所導(dǎo)致的產(chǎn)品形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合的變化，而不應(yīng)考慮該非形狀、構(gòu)造技術(shù)特征本身?！北景钢校版i閂和鎖盒均為金屬材料，在潮濕環(huán)境下接觸后容易生銹”這一問題，本案專利提出的技術(shù)方案是“在支架內(nèi)嵌入塑料襯套，有一根鎖閂穿過支架和襯套”。在上述技術(shù)方案中，“塑料”顯然不屬于形狀、構(gòu)造技術(shù)特征，而只有“在支架內(nèi)嵌入襯套，有一根鎖閂穿過支架和襯套”才是形狀、構(gòu)造方面的技術(shù)特征。而不對(duì)“襯套”的材料屬性作出明確的限定，則本案專利的發(fā)明目的就不能實(shí)現(xiàn)。由此，與現(xiàn)有技術(shù)相比不具有創(chuàng)造性?！?/p>

由此可見，在專利無(wú)效程序中，應(yīng)當(dāng)將方法與材料特征排除在外。

三、保護(hù)范圍應(yīng)把方法與材料特征考慮在內(nèi)

既然專利審查與無(wú)效程序中方法與材料特征不予考慮，在專利侵權(quán)糾紛中，如果考慮方法與材料特征，是否會(huì)產(chǎn)生對(duì)專利權(quán)人不公平的結(jié)果呢？實(shí)際上，法律不同情權(quán)利人的錯(cuò)誤撰寫。正如專利侵權(quán)中，多余指定原則的取消、捐獻(xiàn)原則的建立，就是要求專利權(quán)人對(duì)自己的保護(hù)范圍有著審慎義務(wù)，防止私權(quán)利不當(dāng)?shù)臄U(kuò)張，使公眾使用技術(shù)產(chǎn)生不確定的預(yù)期。

北京市高級(jí)人民法院關(guān)于印發(fā)《北京市高級(jí)人民法院專利侵權(quán)判定指南》的通知，第20條就規(guī)定，實(shí)用新型專利權(quán)利要求中包含非形狀、非構(gòu)造技術(shù)特征的，該技術(shù)特征用于限定專利權(quán)的保護(hù)范圍，并按照該技術(shù)特征的字面含義進(jìn)行解釋。非形狀、非構(gòu)造技術(shù)特征，是指實(shí)用新型專利權(quán)利要求中記載的不屬于產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合等的技術(shù)特征，如用途、制造工藝、使用方法、材料成分（組分、配比）等。

如在“藥浸柳枝接骨外固定架”實(shí)用新型專利侵權(quán)一案中，權(quán)利要求為:“一種藥浸柳枝接骨外固定架,其特征在于用藥浸草柳枝經(jīng)緯方向編織成一調(diào)固定架，在固定架的兩側(cè)至少置有一封搭扣?！倍豢厍謾?quán)產(chǎn)品是未經(jīng)藥浸處理的。審理該案的法院認(rèn)為，涉案實(shí)用新型專利是由“藥浸”處理的柳枝條編織成的接骨外固定架，“藥浸”是非形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合方面的技術(shù)特征,該技術(shù)特征不曾引起涉案實(shí)用新型專利在形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合方面發(fā)生變化。但“藥浸”仍是涉案實(shí)用新型專利的一種必要技術(shù)特征，并與其他技術(shù)特征一起共同構(gòu)成了涉案實(shí)用新型專利技術(shù)方案，共同限定了專利權(quán)的保護(hù)范圍。

在專利審查階段與無(wú)效程序中不考慮方法或材料特征，而在專利侵權(quán)糾紛中予以考慮，是對(duì)專利撰寫提出了較高要求。當(dāng)前，我們專利代理水平整體不高，一些代理人并沒有很好的理解實(shí)用新型專利中方法與材料等非形狀、構(gòu)造技術(shù)特征，由此導(dǎo)致錯(cuò)誤的代理思路。某些代理人甚至故意以實(shí)用新型繞過實(shí)質(zhì)審查，表面取得授權(quán)，以獲取當(dāng)事人代理費(fèi)為唯一目的。這樣的代理思路或許能產(chǎn)生短期利益，但是長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，在后續(xù)的程序中可能產(chǎn)生一系列的問題與麻煩，理應(yīng)引起業(yè)內(nèi)的反思。

來(lái)源：蘭臺(tái)知識(shí)產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)

作者：陳明濤田君露

編輯；IPRdaily王夢(mèng)婷