實(shí)用新型專利不是“垃圾”！因?yàn)槟悴]有發(fā)現(xiàn)它有這些好...

IPR Daily，全球影響力的知識(shí)產(chǎn)權(quán)新媒體

426.cn，60萬知識(shí)產(chǎn)權(quán)人的上網(wǎng)首頁

來源：IPRDaily

作者：李強(qiáng) 張積峰， 廈門多諾知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司

投稿標(biāo)題：實(shí)用新型專利真的應(yīng)該被拋棄嗎？

近些年，實(shí)用新型專利在企業(yè)中的認(rèn)可度越來越低，正逐漸成為企業(yè)眼中棄兒，甚至成為所謂的“垃圾”專利。本文在深入研究的基礎(chǔ)上，希望可以引導(dǎo)企業(yè)能正確理解和認(rèn)識(shí)我國的實(shí)用新型專利制度，并結(jié)合企業(yè)自身的特點(diǎn)，制定與其向相應(yīng)的實(shí)用新型申請(qǐng)戰(zhàn)略。

筆者近日走訪一家企業(yè)，在了解其產(chǎn)品的創(chuàng)新點(diǎn)并經(jīng)過檢索分析后，建議該企業(yè)申請(qǐng)實(shí)用新型專利?？稍撈髽I(yè)的負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)用新型專利嗤之以鼻，認(rèn)為實(shí)用新型專利根本算不上真正的專利，是拿來湊數(shù)的“垃圾專利”，堅(jiān)持他們企業(yè)要申請(qǐng)就申請(qǐng)發(fā)明專利，要么就不申請(qǐng)。聯(lián)想到之前遇到過很多類似的情況，筆者認(rèn)為有必要讓企業(yè)能正確認(rèn)識(shí)實(shí)用新型專利及其對(duì)企業(yè)的必要性和重要性。

其實(shí)，實(shí)用新型專利作為我國專利法規(guī)定的三大專利類型之一，一直都占據(jù)著重要地位。但是近些年，從各種公開的報(bào)道和輿論來看，實(shí)用新型專利的社會(huì)認(rèn)可度越來越低。比如，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局最新在2016年1月14日上午舉行新聞發(fā)布會(huì)上，著重介紹了2015年我國發(fā)明專利授權(quán)量等有關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)實(shí)用新型的專利申請(qǐng)情況鮮有提及。且在此次發(fā)布會(huì)上，還特意指明，發(fā)明專利申請(qǐng)占比的不斷提高，表明我國創(chuàng)新能力不斷提升。而到地方各級(jí)政府部門，近些年正在逐步取消對(duì)實(shí)用新型的專利資助和政策扶持是個(gè)不爭的事實(shí)，且在高新技術(shù)企業(yè)以及科技項(xiàng)目的認(rèn)定上，都在逐步降低實(shí)用新型的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。

公眾不認(rèn)可實(shí)用新型專利的原因是多方面的，其中最重要原因在于實(shí)用新型專利本身的特點(diǎn)，因我國實(shí)行的是實(shí)用新型專利的初審制度，造成有些申請(qǐng)人將簡單模仿甚至抄襲現(xiàn)有技術(shù)的方案，以及在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上稍作改動(dòng)或?qū)ζ溥M(jìn)行

簡單組合的方案，拿來申請(qǐng)實(shí)用新型專利。這樣的實(shí)用新型專利與社會(huì)公眾心目中的發(fā)明創(chuàng)造相去甚遠(yuǎn)。公眾看到一些對(duì)公知公用技術(shù)的小改進(jìn)也能被授予專利權(quán)，自然會(huì)認(rèn)為實(shí)用新型專利制度不是在鼓勵(lì)創(chuàng)新，也就對(duì)我國的實(shí)用新型專利制度產(chǎn)生了質(zhì)疑。

但是筆者認(rèn)為企業(yè)其實(shí)并沒有真正正確認(rèn)識(shí)和了解實(shí)用新型，觀念上存在片面性。本文在深入研究實(shí)用新型專利的基礎(chǔ)上，希望可以引導(dǎo)企業(yè)能正確理解和認(rèn)識(shí)我國的實(shí)用新型專利制度，并結(jié)合企業(yè)自身的情況，制定與其向相應(yīng)的實(shí)用新型申請(qǐng)戰(zhàn)略規(guī)劃。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全球有85個(gè)國家和地區(qū)在專利制度中實(shí)施實(shí)用新型，但每個(gè)國家對(duì)實(shí)用新型定義略有不同，比如意大利、巴西、菲律賓、中國等稱之為實(shí)用新型專利，澳大利亞稱之為創(chuàng)新專利或者小專利（Petty Patent）,馬來西亞稱之為實(shí)用創(chuàng)作，法國稱之為實(shí)用證書，比利時(shí)、荷蘭、中國香港地區(qū)等稱之為短期專利（Short Term Patent）。

各個(gè)國家和地區(qū)對(duì)實(shí)用新型的保護(hù)客體也存在差別，比如在中國、日本、韓國、意大利、俄羅斯、巴西等國家保護(hù)的有形產(chǎn)品；而在法國、奧地利等國家實(shí)用新型保護(hù)產(chǎn)品和方法，其定義和國內(nèi)的發(fā)明基本相同。

實(shí)用新型專利在各個(gè)國家的審查制度也不相同，比如韓國和馬來西亞，是需要實(shí)質(zhì)審查的，其審查程序和程度和國內(nèi)發(fā)明基本相同；而在德國只是進(jìn)行形式審查；而在澳大利亞是實(shí)行登記制，然后再根據(jù)申請(qǐng)人的意愿選擇是否請(qǐng)求審查。

就保護(hù)期限而言，世界上各個(gè)國家基本都規(guī)定在10年左右，只有極個(gè)別國家規(guī)定不同，比如澳大利亞為8年，馬來西亞和巴西為10年以上。

由以上信息可以看出，各個(gè)國家的實(shí)用新型專利制度雖然略有區(qū)別，但其實(shí)質(zhì)上均是對(duì)發(fā)明專利的補(bǔ)充，是對(duì)小發(fā)明小改進(jìn)的一種知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度。

我國實(shí)用新型專利由于不進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，授權(quán)時(shí)間相對(duì)較快，因此自從1984年中國頒布專利法以來，我國實(shí)用新型專利申請(qǐng)和授權(quán)數(shù)量激增。

1997年，中國實(shí)用新型專利申請(qǐng)量突破5萬件，首次居世界第一。

2010年，中國實(shí)用新型申請(qǐng)量占全世界申請(qǐng)總量的83%。

2006年至2014 年，我國有效實(shí)用新型專利總量從292,323 件快速增長到2,291,326 件，保持了29.4%的年均增長率。

根據(jù)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)計(jì)年報(bào)（2014年）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，有效實(shí)用新型專利2,291,326 件，同比2013年增長18.3%，占總量的比重達(dá)到49.4%，較2013年提高3.2 個(gè)百分點(diǎn)；而發(fā)明和外觀專利占總量的比重分別為25.8%和24.9%。

由此可見，目前我國的實(shí)用新型專利處于一個(gè)良性穩(wěn)定的發(fā)展階段，但是增加率相比于前些年略有下降，這也客觀反映了公眾對(duì)實(shí)用新型專利的重視和認(rèn)可程度正在降低。

從保護(hù)客體的角度出發(fā)，實(shí)用新型是最接近發(fā)明的專利類型，表1詳細(xì)列舉了我國實(shí)用新型專利和發(fā)明專利的區(qū)別及相同點(diǎn)。

表1 中國實(shí)用新型和發(fā)明的區(qū)別及相同點(diǎn)

由表1可以看出，中國的實(shí)用新型和發(fā)明有相同點(diǎn)（比如都可以保護(hù)產(chǎn)品，都要求有創(chuàng)造性和新穎性，在法定的保護(hù)期限內(nèi)都受法律保護(hù)），也有不同點(diǎn)（比如涉及方法類的創(chuàng)新點(diǎn)無法使用新型專利保護(hù)，兩者對(duì)創(chuàng)造性的要求以及保護(hù)期限也不同），而其中兩者最大的區(qū)別在于審查制度的不同。發(fā)明是要求對(duì)其進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查的，而實(shí)用新型則僅要求是初步審查。

我國實(shí)用新型專利制度的立法目的在于作為發(fā)明專利制度的重要補(bǔ)充，旨在保護(hù)那些創(chuàng)造性高度達(dá)不到發(fā)明專利要求、但對(duì)技術(shù)進(jìn)步起到促進(jìn)作用的改進(jìn)型的發(fā)明創(chuàng)造。設(shè)立實(shí)用新型專利制度的深層次原因是因?yàn)槲覈鳛榘l(fā)展中國家，目前總體創(chuàng)新能力仍然較低，原創(chuàng)性的發(fā)明創(chuàng)造不多，絕大多數(shù)發(fā)明創(chuàng)造都是在已有技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)的小發(fā)明。這些改進(jìn)型發(fā)明的原創(chuàng)性高度雖然不高，但有些卻具有很大的市場(chǎng)價(jià)值，且也屬于發(fā)明者的智力勞動(dòng)成果，理應(yīng)得到相應(yīng)的法律保護(hù)，而設(shè)立實(shí)用新型專利制度正好契合了這種需求。

因此國家設(shè)立實(shí)用新型專利制度的目的并不是有些企業(yè)錯(cuò)誤理解的為了提高我國的專利數(shù)量，其真正的目的和意義在于鼓勵(lì)和保護(hù)我國企業(yè)的改進(jìn)型的發(fā)明創(chuàng)造，提高我國企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)。

根據(jù)專利法第四十條的規(guī)定，專利局受理和審查實(shí)用新型專利申請(qǐng)，經(jīng)初步審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，作出授予實(shí)用新型專利權(quán)的決定，發(fā)給相應(yīng)的專利證書，同時(shí)予以登記和公告。

而在專利審查指南中，進(jìn)一步明確說明了實(shí)用新型專利申請(qǐng)初步審查的范圍，具體審查內(nèi)容如下：

（１）申請(qǐng)文件的形式審查：審查提交的申請(qǐng)文件是否齊全，內(nèi)容是否符合格式要求，遞交流程是否滿足法定的時(shí)限要求等；

（２）申請(qǐng)文件的明顯實(shí)質(zhì)性缺陷審查：審查申請(qǐng)文件的內(nèi)容是否符合專利法的法定要求，比如是否是違反法律或者是否是專利法規(guī)定的不屬于授權(quán)客體的發(fā)明創(chuàng)造；是否具有新穎性和實(shí)用性；是否存在單一性、優(yōu)先權(quán)等問題；

（３）其他文件的形式審查：審查優(yōu)先權(quán)文件是否符合法定要求，一些恢復(fù)權(quán)利的時(shí)限要求，委托書、費(fèi)用減緩要求等流程文件是否符合要求；

（４）有關(guān)費(fèi)用的審查，審查是否正常按時(shí)繳納相應(yīng)的費(fèi)用。

從上述的審查內(nèi)容看，實(shí)用新型初步審查除了是格式、時(shí)限、費(fèi)用等審查，還包括了技術(shù)方案內(nèi)容的審查，比如實(shí)用新型公開的技術(shù)方案必須滿足專利法第二十二條第二款或第四款的規(guī)定，即需要滿足新穎性和實(shí)用性的要求。

指南規(guī)定，審查實(shí)用新型新穎性時(shí)，審查員可以根據(jù)未經(jīng)其檢索獲得的有關(guān)

現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請(qǐng)的信息判斷實(shí)用新型是否明顯不具備新穎性，也可以根據(jù)檢索獲得的對(duì)比文件或者其他途徑獲得的信息判斷實(shí)用新型是否明顯不具備新穎性。

審查實(shí)用性時(shí)需要審查所申請(qǐng)的產(chǎn)品必須能夠在產(chǎn)業(yè)中制造和應(yīng)用，而且該產(chǎn)品能夠產(chǎn)生積極、有益的效果。

雖然審查指南并未詳細(xì)闡述和說明關(guān)于實(shí)用新型的創(chuàng)造性審查標(biāo)準(zhǔn)，但是根據(jù)專利法第二十二條第三款規(guī)定，對(duì)實(shí)用新型的創(chuàng)造性也有相關(guān)的要求，即與現(xiàn)有技術(shù)相比，該實(shí)用新型具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步。而在審查指南中也詳細(xì)說明了發(fā)明專利和實(shí)用新型專利兩者在創(chuàng)造性判斷標(biāo)準(zhǔn)上的不同，主要體現(xiàn)在現(xiàn)有技術(shù)中是否存在“技術(shù)啟示”，這種區(qū)別體現(xiàn)在下述兩個(gè)方面：

（１）現(xiàn)有技術(shù)的領(lǐng)域

對(duì)于發(fā)明專利而言，不僅要考慮該發(fā)明專利所屬的技術(shù)領(lǐng)域，還要考慮其相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域，對(duì)于實(shí)用新型專利而言，一般著重于考慮該實(shí)用新型專利所屬的技術(shù)領(lǐng)域。但是現(xiàn)有技術(shù)中給出明確的啟示，例如現(xiàn)有技術(shù)中有明確的記載，促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員到相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ矣嘘P(guān)技術(shù)手段的，可以考慮其相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域。

（２）現(xiàn)有技術(shù)的數(shù)量

對(duì)于發(fā)明專利而言，可以引用一項(xiàng)、兩項(xiàng)或者多項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)評(píng)價(jià)其創(chuàng)造性，對(duì)于實(shí)用新型專利而言，一般情況下可以引用一項(xiàng)或者兩項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)評(píng)價(jià)其創(chuàng)造性，對(duì)于由現(xiàn)有技術(shù)通過“簡單的迭加”而成的實(shí)用新型專利，可以根據(jù)情況引用多項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)評(píng)價(jià)其創(chuàng)造性。

由此可見，實(shí)用新型專利并不是有些人認(rèn)為的只是進(jìn)行形式審查，不審查技術(shù)方案的內(nèi)容，實(shí)際上對(duì)技術(shù)方案的新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性都有審查要求的。且筆者在工作中也接到過很多關(guān)于實(shí)用新型專利不滿足三性要求的審查意見，而且有的審查意見還給出了兩篇左右的專利文件進(jìn)行對(duì)比。

實(shí)用新型的審查機(jī)制并不是為了刻意要放開審查標(biāo)準(zhǔn)，這種審查機(jī)制的形成更多的是從立法目的和意義出發(fā)，即為了能實(shí)現(xiàn)快速授權(quán)，以幫助企業(yè)更快的在市場(chǎng)布局和保護(hù)自己改進(jìn)型的創(chuàng)新產(chǎn)品。因這些改進(jìn)型的創(chuàng)新產(chǎn)品的技術(shù)難度一般都不大，一旦出現(xiàn)在市場(chǎng)上，很容易被模仿和抄襲。而如果企業(yè)申請(qǐng)發(fā)明專利，一方面是不一定滿足發(fā)明專利對(duì)創(chuàng)造性的要求，另一方面由于發(fā)明專利需要進(jìn)行

實(shí)質(zhì)審查，審查周期較長，一般需要兩年左右。這么長的審查周期，造成企業(yè)改進(jìn)型的創(chuàng)新產(chǎn)品在市場(chǎng)上無法得到法律保護(hù)，造成市場(chǎng)混亂和企業(yè)維權(quán)的困難。

根據(jù)專利法第四十二條的規(guī)定，實(shí)用新型專利權(quán)的期限為十年，均自申請(qǐng)日起計(jì)算。第十一條的規(guī)定，實(shí)用新型專利權(quán)被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品。第六十條的規(guī)定，未經(jīng)專利權(quán)人許可，實(shí)施其專利，即侵犯其專利權(quán)。

由上述法律規(guī)定可以看出，雖然對(duì)于發(fā)明和實(shí)用新型的審查制度不同，但是在侵權(quán)法律保護(hù)方面是一視同仁的，并沒有區(qū)分是發(fā)明專利還是實(shí)用新型專利，兩者的法律地位是完全一樣的。

至于企業(yè)經(jīng)常誤解的在侵權(quán)保護(hù)時(shí)發(fā)明專利比實(shí)用新型專利的法律地位更高，原因并不在于兩者在法律地位上的區(qū)別，而在于兩者在權(quán)利穩(wěn)定性的區(qū)別。由于實(shí)用新型專利沒有實(shí)質(zhì)審查，因此在侵權(quán)糾紛處理時(shí)，一般需要做實(shí)用新型專利權(quán)的評(píng)價(jià)報(bào)告，用來進(jìn)一步確定其權(quán)利要求的穩(wěn)定性。實(shí)用新型專利權(quán)的評(píng)價(jià)報(bào)告做出后，兩者在侵權(quán)界定和法律保護(hù)上，并無任何區(qū)別。

實(shí)用新型專利制度的積極作用，正在于它有利于商品的改進(jìn)和市場(chǎng)競(jìng)爭，一種產(chǎn)品上的小改進(jìn)算不上什么大的發(fā)明，但它所帶來的經(jīng)濟(jì)收益有時(shí)候卻不可低估，例如日本東芝公司在第二次世界大戰(zhàn)后，就靠一項(xiàng)電暖爐的小發(fā)明而恢復(fù)了元?dú)猓蝗毡救怆姍C(jī)公司，也是靠發(fā)明了一種結(jié)構(gòu)簡單的用于減輕家庭主婦家務(wù)勞動(dòng)的電被褥烘干機(jī)，大受用戶歡迎而使該公司得以擺脫經(jīng)濟(jì)困境，生意日益興旺。由此可見，企業(yè)完全可以借助實(shí)用新型專利，獲取產(chǎn)品的保護(hù)和相當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)效益。

且實(shí)用新型由于其審查制度以及保護(hù)客體的限制，反而更適合保護(hù)企業(yè)的產(chǎn)品，尤其是在專利侵權(quán)界定時(shí)，產(chǎn)品往往比方法工藝的發(fā)明專利更容易發(fā)現(xiàn)，且在侵權(quán)界定時(shí)更容易比對(duì)確定。比如，以筆者工作的地區(qū)廈門為例，廈門知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2015年公布的專利行政處罰中，80%以上都是對(duì)實(shí)用新型的專利糾紛處罰。

而且據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國在專利許可和質(zhì)押方面，實(shí)用新型專利權(quán)質(zhì)押占比54.7%，發(fā)明為41.4%，實(shí)用新型專利實(shí)施許可合同占比54.9%，發(fā)明為29.0%。

由此可見，實(shí)用新型專利對(duì)企業(yè)的作用和地位都不低于發(fā)明專利，且在有些方面比發(fā)明專利帶來的作用更積極更快速有效。

無論是從立法的目的和意義、審查制度以及法律保護(hù)上來看，實(shí)用新型專利本身并沒有錯(cuò)，錯(cuò)的是企業(yè)對(duì)它的錯(cuò)誤理解和運(yùn)用上。

而作為企業(yè)來說，只有正確認(rèn)識(shí)實(shí)用新型專利，才有可能有的放矢的去規(guī)劃和布局企業(yè)的實(shí)用新型專利戰(zhàn)略，在保護(hù)自己的改進(jìn)型產(chǎn)品的同時(shí)，獲取相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

從企業(yè)角度出發(fā)，現(xiàn)階段的實(shí)用新型是與發(fā)明專利配合使用的，即發(fā)明是“戰(zhàn)略”，而實(shí)用新型是配合“戰(zhàn)略”的具體“戰(zhàn)術(shù)”。企業(yè)應(yīng)該在充分了解實(shí)用新型特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，針對(duì)性的制定申請(qǐng)新型專利的戰(zhàn)略。

表2列舉了一些實(shí)用新型專利的一些特點(diǎn)。

表2 實(shí)用新型專利的特點(diǎn)

且實(shí)用新型專利還有一些其他的特點(diǎn)，比如有時(shí)候，實(shí)用新型專利比發(fā)明專利的法律穩(wěn)定性更強(qiáng)，因?yàn)閷?shí)用新型對(duì)創(chuàng)造性要求較低，同樣的發(fā)明創(chuàng)造，若是實(shí)用新型專利的話可能不能被無效，而若是發(fā)明專利的話則有可能被無效。

表3是本文列舉了一些企業(yè)實(shí)用新型專利的申請(qǐng)戰(zhàn)略。

表3 企業(yè)實(shí)用新型專利申請(qǐng)戰(zhàn)略

由表3可以看出，無論企業(yè)發(fā)展到多大規(guī)模，實(shí)用新型專利的申請(qǐng)都有其必要性，以中國有效專利年度報(bào)告2014年統(tǒng)計(jì)為例，國內(nèi)企業(yè)有效實(shí)用新型專利

量前十位不乏有格力電器，比亞迪以及美的等大型企業(yè)。

因此企業(yè)是否申請(qǐng)，以及如何申請(qǐng)實(shí)用新型專利，完全取決于企業(yè)的自身的特點(diǎn)，但是所有戰(zhàn)略制定都是以正確理解實(shí)用新型專利為前提的基礎(chǔ)上。

根據(jù)我國專利法第九條的規(guī)定，同一申請(qǐng)人同日對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既可以申請(qǐng)實(shí)用新型專利又可以申請(qǐng)發(fā)明專利，這就更進(jìn)一步增加了企業(yè)申請(qǐng)實(shí)用新型專利時(shí)的靈活性。

比如在企業(yè)對(duì)產(chǎn)品做出一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造，對(duì)其創(chuàng)造性的程度不能很好的把握時(shí)，可以選擇將發(fā)明創(chuàng)造同日申請(qǐng)發(fā)明和實(shí)用新型專利。一般實(shí)用新型會(huì)先獲得授權(quán)，再進(jìn)行發(fā)明專利的實(shí)質(zhì)審查。若該發(fā)明創(chuàng)造不滿足發(fā)明專利的創(chuàng)造性要求，則發(fā)明人至少可以獲得實(shí)用新型的專利授權(quán)；若該發(fā)明創(chuàng)造滿足發(fā)明專利的創(chuàng)造性要求，則只需要申請(qǐng)人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)，即可以授予發(fā)明專利權(quán)。

因此，發(fā)明和實(shí)用新型專利同日申請(qǐng)可以作為企業(yè)申請(qǐng)實(shí)用新型專利的一種有效補(bǔ)充方式而進(jìn)行選擇。

來源：IPRdaily

作者：李強(qiáng)、張積峰 廈門多諾知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司

編輯：IPRdaily 王夢(mèng)婷

“文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表IPRdaily立場(chǎng)”，本文系作者李強(qiáng)、張積峰授權(quán)IPRdaily發(fā)表，并經(jīng)IPRdaily編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)作者同意，并附上出處（IPRdaily）及本文鏈接。