從一件國(guó)際發(fā)明專利被無(wú)效案，談專利文書的撰寫

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原標(biāo)題：從一則國(guó)際發(fā)明專利被無(wú)效案談專利文書的撰寫 

——常州市恒成塑料機(jī)械有限公司訴國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)、第三人溫德莫勒及霍爾希爾公司發(fā)明專利確權(quán)案

關(guān)鍵詞：民事、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專利、專利確權(quán)、無(wú)效宣告、必要技術(shù)特征

相關(guān)法條：《專利法》第26條第4款、第22條第3款，《專利法實(shí)施細(xì)則》第20條第1款、《行政訴訟法》第54條第1項(xiàng)。     

涉案專利涉及名稱為“制作叉形底袋的裝置”的發(fā)明專利，申請(qǐng)日為1996年1月25日，申請(qǐng)?zhí)枮?6104312.1，優(yōu)先權(quán)日為1995年1月25日（德國(guó)優(yōu)先權(quán)），授權(quán)公告日為2002年5月1日，專利權(quán)人為溫德莫勒及霍爾希爾公司。專利復(fù)審委員會(huì)宣告專利權(quán)部分無(wú)效（第20677號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定書），北京市第一中級(jí)人民法院維持復(fù)審委無(wú)效決定，北京市高級(jí)人民法院撤銷一審行政判決和復(fù)審委的無(wú)效審查決定。

無(wú)效請(qǐng)求人（一審原告、二審上訴人）恒成公司主要提出三點(diǎn)無(wú)效理由：

無(wú)效理由一、本專利“權(quán)利要求5不符合專利法第26條第4款的規(guī)定，未清楚、簡(jiǎn)要地限定要求專利保護(hù)的范圍”；

無(wú)效理由二、本專利“權(quán)利要求1不符合專利法實(shí)施細(xì)則第20條第2款之規(guī)定，缺少必要技術(shù)特征”；

無(wú)效理由三、本專利“權(quán)利要求1-10不符合專利法第22條第3款的規(guī)定，不具備創(chuàng)造性”。 

一審法院，（2013）一中知行初字第2680號(hào)，裁判認(rèn)為：

關(guān)于無(wú)效理由一：授權(quán)的權(quán)利要求5中“如比”僅是打字錯(cuò)誤，并且該瑕疵對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言并沒(méi)有造成權(quán)利要求5限定的范圍不清楚的問(wèn)題，權(quán)利要求5不清楚的無(wú)效宣告理由不能成立。

關(guān)于無(wú)效理由二：獨(dú)立權(quán)利要求所必須記載的必要技術(shù)特征，是針對(duì)發(fā)明創(chuàng)造所要解決的技術(shù)問(wèn)題而言的，并非針對(duì)規(guī)?；?、商業(yè)化生產(chǎn)等現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)目的而言的；而預(yù)先標(biāo)出袋底中央線僅是本發(fā)明中一個(gè)優(yōu)選的技術(shù)方案，在未設(shè)置標(biāo)刻裝置標(biāo)出袋底中央線的前提下，雖然在工業(yè)化生產(chǎn)中不具有經(jīng)濟(jì)性，但并不導(dǎo)致本專利權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案絕對(duì)不可實(shí)施。

關(guān)于無(wú)效理由三：本專利權(quán)利要求1相對(duì)于證據(jù)材料的區(qū)別技術(shù)特征帶來(lái)了技術(shù)方案構(gòu)思上的明顯差異，且現(xiàn)亦無(wú)任何證據(jù)表明該區(qū)別屬于公知常識(shí)。 

二審法院，（2014）高行終字第1271號(hào)，裁判認(rèn)為： 

關(guān)于無(wú)效理由一：《專利法實(shí)施細(xì)則》第二十條第一款規(guī)定：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)說(shuō)明發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)特征，清楚、簡(jiǎn)要地表述請(qǐng)求保護(hù)的范圍?！薄霸摶搴驮谲浌芏蔚妮斔头较蛏衔挥诨迩懊娴某尚螇侯^是按照高度分級(jí)設(shè)置”是否清楚。

首先，對(duì)于“該滑板和在軟管段輸送方向上位于滑板前面的成形壓頭是按照高度分級(jí)設(shè)置”，專利復(fù)審委員會(huì)的解釋為“滑板的寬度與包角的大小是相關(guān)的，包角大小與壓頭的大小是相關(guān)的，因此滑板的寬度與壓頭的大小是分級(jí)設(shè)置的”。

但是，本專利權(quán)利要求5中所限定的是“滑板與壓頭按高度分級(jí)設(shè)置”，并不是限定“滑板的寬度與壓頭的大小”之間的關(guān)系。專利復(fù)審委員會(huì)的理解，無(wú)事實(shí)依據(jù)。

其次，專利復(fù)審委員會(huì)所解釋的“滑板的寬度與壓頭的大小”之間的關(guān)系，與本專利權(quán)利要求5所限定的“軟管段與其拉開(kāi)的底部可以毫無(wú)阻礙地在這些構(gòu)件下方通過(guò)輸送”并無(wú)關(guān)聯(lián)，表明專利復(fù)審委員會(huì)的理解是錯(cuò)誤的。

再者，在二審訴訟程序中，專利權(quán)人只是復(fù)述說(shuō)明書中與權(quán)利要求書相同的表述，并沒(méi)有具體說(shuō)明“該滑板和在軟管段輸送方向上位于滑板前面的成形壓頭是按照高度分級(jí)安置”的含義。

綜上，即結(jié)合本專利說(shuō)明書，“該滑板和在軟管段輸送方向上位于滑板前面的成形壓頭是按照高度分級(jí)安置”對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，仍然是不清楚的。 

關(guān)于無(wú)效理由二：《專利法實(shí)施細(xì)則》第二十一條第二款規(guī)定：“獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征?！?/span>

在本專利權(quán)利要求1沒(méi)有限定“壓痕板”或“樣板”的情況下，加工對(duì)象是否會(huì)在加工過(guò)程中形成兩個(gè)對(duì)稱的壓角進(jìn)而形成十字形的底袋，可能會(huì)受到加工對(duì)象軟管段的軟硬程度及其與滑板的摩擦力大小的影響，在本專利權(quán)利要求1沒(méi)有限定上述特征的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員有合理理由懷疑本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案無(wú)法將袋底部拉開(kāi)成一個(gè)底正方形，更無(wú)從進(jìn)行后續(xù)的袋底折疊操作。

因此，在本案現(xiàn)有證據(jù)基礎(chǔ)上，本權(quán)利要求1缺少實(shí)現(xiàn)其發(fā)明目的的必要技術(shù)特征，不符合《專利法實(shí)施細(xì)則》第二十一條第二款的規(guī)定。

在本專利權(quán)利要求1不符合《專利法實(shí)施細(xì)則》第二十一條第二款的規(guī)定的基礎(chǔ)上，專利復(fù)審委員會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)恒成公司的無(wú)效請(qǐng)求對(duì)本專利其他相關(guān)權(quán)利要求是否符合《專利法實(shí)施細(xì)則》第二十一條第二款的規(guī)定進(jìn)行審查。

關(guān)于無(wú)效理由三：《專利法》第二十二條第三款規(guī)定：“創(chuàng)造性，是指同申請(qǐng)日以前已有的技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，該實(shí)用新型有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步?！?/span>

本專利權(quán)利要求1所要求保護(hù)的技術(shù)方案與證據(jù)1公開(kāi)的內(nèi)容相比，區(qū)別特征屬于本領(lǐng)域中的慣用技術(shù)手段，本權(quán)利要求1相對(duì)于證據(jù)1在整體上對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是顯而易見(jiàn)的，不具備創(chuàng)造性。

專利復(fù)審委員會(huì)和一審法院認(rèn)為本專利符合《專利法》第二十二條第三款的規(guī)定，結(jié)論錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以糾正。在本專利權(quán)利要求1相對(duì)于證據(jù)1不具備創(chuàng)造性的基礎(chǔ)上，專利復(fù)審委員會(huì)應(yīng)當(dāng)在此基礎(chǔ)上根據(jù)恒成公司的無(wú)效請(qǐng)求對(duì)本專利其他權(quán)利要求相對(duì)于證據(jù)1及其他證據(jù)的結(jié)合是否具備創(chuàng)造性進(jìn)行認(rèn)定。 

專利無(wú)效過(guò)程中，關(guān)于創(chuàng)新性問(wèn)題是一個(gè)最普遍最基礎(chǔ)的問(wèn)題。本文對(duì)此不予探討。但是，我認(rèn)為，另外兩個(gè)無(wú)效理由所引發(fā)本判決對(duì)專利文書的撰寫指出的問(wèn)題卻是值得專利代理人和申請(qǐng)人重視的。

眾所周知，缺少必要技術(shù)特征，很難用證據(jù)來(lái)證明。

本專利在庭審過(guò)程中，代理律師首先從相關(guān)技術(shù)近百年的工藝常識(shí)開(kāi)始陳述以達(dá)到消除法官的技術(shù)盲點(diǎn)，然后再進(jìn)一步根據(jù)無(wú)效程序時(shí)提供的公知技術(shù)證據(jù)證明作為“限定底部折疊界限裝置”，是實(shí)現(xiàn)本專利發(fā)明目的的必要技術(shù)特征。

最后，代理律師使用一個(gè)普通的信封作為道具把本專利的復(fù)雜工藝用最抽象最簡(jiǎn)單的方式當(dāng)庭演示，以便增強(qiáng)法官的感性認(rèn)識(shí)。這可能是造成案情翻轉(zhuǎn)的原因之一。

但是，從專利撰寫的角度來(lái)講，本專利首先要存在這一致命缺陷，才可能被發(fā)現(xiàn)、被無(wú)效。因此，本專利之所以存在這一致命缺陷，就是因?yàn)閷＠珜懼袑?duì)發(fā)明目的和技術(shù)效果的描述出現(xiàn)重大瑕疵。

常規(guī)意義上來(lái)講，一項(xiàng)專利的權(quán)利要求1保護(hù)范圍最大，其所實(shí)現(xiàn)的發(fā)明目的也通常是該發(fā)明創(chuàng)造最基本的功能，絕非最佳。因此，在撰寫過(guò)程中，對(duì)發(fā)明目的和技術(shù)效果也應(yīng)該分層次描述，每一個(gè)技術(shù)特征或者每一項(xiàng)從屬權(quán)利要求對(duì)應(yīng)的功能和效果都要分別描述，且要不惜筆墨的詳細(xì)闡述。

如果任意夸大有益效果，極可能留下被無(wú)效的隱患。本專利文書還有“不清楚”的缺陷，事實(shí)上有兩層關(guān)系在里面：

第一層關(guān)系，若仔細(xì)分析本專利的優(yōu)先權(quán)文件（德文同族專利），實(shí)際上進(jìn)入中國(guó)時(shí)存在翻譯缺陷。也就是說(shuō)，一份國(guó)際專利申請(qǐng)，從一種語(yǔ)言翻譯到另一種語(yǔ)言時(shí)，稍有不慎，可能后患無(wú)窮。

第二層關(guān)系，誠(chéng)如本專利的判決書所述，并非專利說(shuō)明書對(duì)權(quán)利要求中的文字進(jìn)行了簡(jiǎn)單重復(fù)就是“支持”、就是“清楚”，撰寫時(shí)，說(shuō)明書應(yīng)該對(duì)權(quán)利要求書所概括的技術(shù)方案給予“真正的支持”，權(quán)利要求書所概括的技術(shù)方案與專利說(shuō)明書是兩個(gè)概念。

有時(shí)雖然有非常好的技術(shù)方案，但是，如果專利申請(qǐng)文件沒(méi)有寫好，不論是否被授權(quán)，最終也可能會(huì)因不符合專利法的相關(guān)規(guī)定而被宣告無(wú)效。

因此，當(dāng)事人不但應(yīng)當(dāng)重視技術(shù)創(chuàng)新，在申請(qǐng)專利時(shí)更要高度關(guān)注專利申請(qǐng)文件的撰寫。殘酷的事實(shí)一次次驗(yàn)證過(guò)無(wú)數(shù)好的技術(shù)方案因?yàn)樽珜懙氖д`而最終無(wú)法獲得保護(hù)。

究其原因，是因?yàn)閷＠硎且环N對(duì)專業(yè)性要求很強(qiáng)的職業(yè)。專利代理不是一種中介，而是一種新的創(chuàng)新性勞動(dòng)。在“黑代理”橫行、代理機(jī)構(gòu)相互壓價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)、甚至出現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)免費(fèi)代理的時(shí)代，對(duì)于專利申請(qǐng)人來(lái)說(shuō)，是僅僅希望獲得形式上的授權(quán)（俗稱“垃圾專利”），還是希望技術(shù)創(chuàng)新獲得真正的法律保護(hù)，成為真正有價(jià)值的基礎(chǔ)專利、核心專利，那么第一關(guān)也是最重要的一關(guān)就是要好好選擇專利代理人。

來(lái)源：知識(shí)所

作者：張?zhí)K沛    南京知識(shí)律師事務(wù)所  管理合伙人

編輯：IPRdaily趙珍    校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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